Une protection partielle par le droit de la propriété industrielle

par le droit de la propriété immatérielle

1. Une protection partielle par le droit de la propriété industrielle

290. Le droit de la propriété industrielle a nécessairement une place de choix s’agis-sant de la protection concurrentielle du réseau. De façon fort classique, la marque est l’outil phare de ce dispositif (a). Toutefois, la relative plasticité du droit de la propriété industrielle a permis à certains franchiseurs fort imaginatifs de tenter de protéger par son truchement des éléments aussi insolites que les locaux des établissements franchi-sés (b). De façon plus étonnante, le savoir-faire dans son ensemble reste en dehors du champ d’application de cette protection (c).

a. La protection de certains signes distinctifs par le droit des marques

291. L’un des principaux signes distinctifs mis à disposition du franchisé par le franchiseur n’est autre que la marque. Aussi, celle-ci fait-elle l’objet d’une protection spécifique qui, au-delà des règles du droit commun précédemment étudiées, limitera considérablement la liberté de l’ancien franchisé. Toutefois, le droit des marques, qui organise une protection « maximaliste » (a-1), semble avoir un champ d’application plus large que celui que l’on lui prête habituellement (a-2).

a-1. L’extension du champ d’application⁶⁰⁸

de la protection organisée par le droit des marques

292. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale », avant de fournir une liste non exhaustive des éléments susceptibles de revêtir cette qualification. Le franchiseur, dont l’essentiel de la valeur du fonds de commerce provient des signes distinctifs qu’il possède aura un intérêt majeur à étendre autant que possible la protection ainsi oﬀerte par le droit de la propriété industrielle, ce afin de se constituer un monopole et d’échapper ainsi aux contraintes de la protection par l’action en concurrence déloyale. Dès lors, il semble légitime de s’interroger sur le sens qu’il convient de donner aux termes de l’article L. 711-1.

608 Nous ne traiterons pas, dans le cadre de cette étude, des conditions d’obtention du droit privatif que représente la marque, mais uniquement des éléments susceptibles de faire l’objet d’un tel droit. Il convient ici de distinguer « le droit et l’objet sur lequel il porte ou est susceptible de porter, c’est-à-dire ici le signe. Il est certain, en eﬀet, que tout signe répondant à la définition légale [de l’article 711-1] n’est pas une marque au sens juridique du terme. » (J. Passa, Droit de la propriété industrielle, 2e éd., Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 33)

L’ambition de ces développements n’est pas de procéder à une étude exhaustive du droit des marques, mais uniquement de tenter de démontrer l’impact de l’élargissement progressif du champ d’application de ce droit sur le fondement et les justifications des restrictions contractuelles de concurrence. Il semble en eﬀet, comme nous l’annoncions pour introduire notre problématique, que plus la protection légale du franchiseur est importante, moins celui-ci paraît fondé à imposer une restriction post-contractuelle de concurrence, au nom de la préservation d’intérêts déjà protégés d’autre part par la loi.

293. Le terme de marque renvoie, selon le sens commun, à une « figure que les mar-chands ou ouvriers mettent à leurs marchandises ou ouvrages »⁶⁰⁹. Cette hypothèse est prévue par le a) de l’article L. 711-1 alinéa 2, lequel vise « les dénominations sous toutes formes telles que : mots, assemblages de mots, noms paronymiques et géographiques, pseu-donymes, lettres, chiﬀres, sigles », ainsi que par le c) du même texte vise quant à lui les signes figuratifs dont il donne une liste indicative, recoupant principalement les formes et dessins. Toutefois, la définition juridique de la marque, plus encore depuis l’inter-vention de la loi du 4 janvier 1991⁶¹⁰, déborde largement cette hypothèse classique.

Les éléments de ralliement de clientèle, propriété du franchiseur, susceptibles de faire l’objet d’un droit privatif par le truchement du droit des marques sont extrêmement divers.

294. Large champ d’application. Le législateur n’a en eﬀet fixé comme seule limite que l’exigence de « représentation graphique »⁶¹¹. Dans un arrêt célèbre, la Cour de justice des communautés européennes a pu préciser que cette limite était commandée par le bon fonctionnement du système d’enregistrement des marques, qui suppose que le signe choisi puisse être représenté visuellement⁶¹². Cette représentation peut cepen-dant intervenir par des procédés relativement divers et la jurisprudence européenne admet notamment qu’elle intervienne « au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective »⁶¹³. Sont donc admis à bénéficier de la protection du droit des marques une couleur⁶¹⁴, une combinaison de couleurs⁶¹⁵, ou encore un signe sonore⁶¹⁶.

295. La question de la protection d’une odeur a même été posée au juge communau-taire. Alors que le droit international semble relativement défavorable à une telle pro-tection⁶¹⁷, la juridiction communautaire quant à elle, ne l’exclut pas par principe. Elle se trouve toutefois largement encadrée par la jurisprudence de la Cour de justice des

609 E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Tome 6, Encyclopedia Britannica Inc., 1994, v.

« Rupture ».

610 Un auteur note ainsi que : « A l’opposé du texte de 1964 qui n’acceptait que les signes ‘matériels’, la rédaction actuelle traduit une tendance à l’élargissement de l’éventail des signaux admis (son, nuance de couleur, image de synthèse, hologramme et, pourquoi pas… parfum) pourvu qu’ils soient distinctifs » (V.

Astic et J. Larrieu, « Des rugissements aux odeurs : l’évolution des marques commerciales », D., 1998, p. 389).

611 Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

612 « Cette représentation graphique doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu’il puisse être identifié avec exactitude.

Une telle interprétation est commandée par le bon fonctionnement du système de l’enregistrement des marques. » (CJCE, 12 décembre 2002, Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt, n° C-273/00).

613 Ibid., n° 55.

614 CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV c/ Benelux-Merkenbureau, n° C-104/01 : Rec. CJCE, 2003, I, p. 3793, Propr. industr., 2003, comm. 69, note Mandel.

615 CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH, n° C-49/02.

616 CJCE, 27 novembre 2003, Shield Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex, n° C-283/01 ; v. également I. Meunier-Cœur, « Jingle in the jungle », Propr. industr., 2008, no 2, alerte 17.

617 Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994, art. 2§1, b.

communautés européennes. Celle-ci estime en eﬀet logiquement que la description écrite d’une odeur n’est pas suﬃsamment précise pour en permettre l’identification⁶¹⁸. Quant à la représentation de l’odeur par une formule chimique, elle ne serait pas intel-ligible par le commun des mortels et ne remplirait donc pas les conditions posées par la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1998⁶¹⁹. Il ne paraît cependant pas évident que la représentation d’une phrase musicale sous forme de partition, voire d’un son sous forme de sonagramme soit plus facilement intelligible pour le commun des mortels qu’une formule chimique.

296. Il est certain qu’il y a, dans ces exemples, autant d’éléments susceptibles de constituer des signes distinctifs du réseau, et donc de faire partie de l’achalandage du franchiseur⁶²⁰, lequel jouira – à supposer qu’il ait pris la peine de les déposer – d’un monopole légal sur ces signes, dont la protection sera alors relativement aisée en dehors de toute stipulation restrictive de concurrence.

a-2. Les modalités de la protection organisée par le droit des marques

297. La protection du droit issu de la marque est organisée en droit français par les articles L. 713-3 à L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions organisent une protection systématique de la marque, qui diﬀère largement de la pro-tection des signes distinctifs organisée par le droit de la concurrence déloyale. En eﬀet, le droit de la propriété industrielle permettra souvent de sanctionner l’usage de la marque par l’ex-franchisé en l’absence de tout risque de confusion⁶²¹. Parmi l’ensemble des cas d’infractions légaux au droit de marque, tous ne sont pas susceptibles de proté-ger le réseau de l’usage des signes distinctifs par un ancien franchisé indélicat. L’incri-mination de la détention ou de la mise en vente d’un produit contrefait a, à cet égard, peu d’intérêt. Le franchisé évincé du réseau n’a a priori aucune raison de devenir un contrefacteur peu scrupuleux.

298. En revanche, il est fort probable que le franchisé, désireux de poursuivre son activité ou une activité similaire, sera tenté de continuer à user directement ou indi-rectement la marque du franchiseur sur laquelle il a bâti sa clientèle. Cette attitude est susceptible d’être constitutive des faits prévus par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. L’hypothèse la plus évidente est celle du franchisé rechignant à ôter l’enseigne portant la marque son ancien franchiseur. Au-delà de l’action en concurrence déloyale, le franchiseur bénéficiera alors de l’action en contrefaçon pour faire cesser ce trouble manifeste. Toutefois, en pareille hypothèse, il a été démontré

618 Y. Picod, « L’obligation de non-concurrence de plein droit dans les contrats n’emportant pas transfert de clientèle », JCP E, 1994, I, 349.

619 Ibid.

620 Prenant l’exemple d’une franchise de distribution, on peut s’interroger sur ce qu’il reste du savoir-faire du franchiseur, si on ôte le « packaging » des produits, l’organisation du magasin, son ambiance sonore et éventuellement olfactive.

621 Le tiulaire de la marque disposant à cet égard d’un véritable droit privatif.

que le droit des obligations oﬀrait déjà une protection relativement satisfaisante au franchiseur⁶²².

299. « Anciennement X… », « Spécialiste Y… ». L’intérêt de l’action en contre-façon pourrait être plus important lorsque l’ancien franchiseur sera tenté d’utiliser la marque de façon détournée. La question a principalement été posée en matière de concession automobile, mais le raisonnement semble parfaitement transposable au contrat de franchise, notamment s’agissant des franchises de distribution. Fort de l’expérience acquise au sein du réseau, il n’est pas rare que l’ancien distributeur tente de se prévaloir de sa renommée par l’insertion de mentions telles que : « anciennement X », « spécialiste Y »⁶²³, ou toute autre formule équivalente. Il ne semble pas évident que de telles mentions soient systématiquement susceptibles d’être constitutives de concurrence déloyale⁶²⁴. Certaines décisions relèvent par exemple que l’ancien conces-sionnaire insiste sur le fait qu’il n’intervient qu’en tant que réparateur motoriste, et non en tant que concessionnaire de ladite marque pour exclure toute condamnation au titre de la concurrence déloyale⁶²⁵. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où l’utilisation de la marque est faite dans le dessein d’insinuer l’appartenance au réseau qu’elle sera sanctionnée sur le terrain du droit commun⁶²⁶. La protection par le droit des marques devrait en revanche exclure toute recherche de faute pour se focaliser sur le seul usage indu d’un signe protégé. Sans doute pour des raisons essentiellement pratiques et éco-nomiques, la jurisprudence semble toutefois réticente à suivre cette voie⁶²⁷ et considère que le droit des marques ne peut justifier l’interdiction de l’usage de la marque pour signaler les services oﬀerts par l’ancien membre du réseau⁶²⁸. Il semblerait logique que, là où l’action en concurrence déloyale s’intéresse à la finalité de l’usage indirect de la marque (y a-t-il ou non risque de confusion ?), le droit des marques s’intéresse aux modalités de l’usage de cette marque. En eﬀet, la mention de la marque par l’ancien membre du réseau soucieux de valoriser ses compétences peut par exemple se faire sans utiliser la typographie ou le logo propre à celui-ci. En somme, si l’intensité de

622 V. infra, n° 471 et s.

623 Ce sera tout particulièrement le cas en matière de franchise de distribution, l’intérêt pour de l’insertion de telles mentions pour le franchisé étant directement proportionnel à la renommée de la marque anciennement distribuée.

624 Il ne paraît pas certain que, si elles sont utilisées de manière loyale, c’est-à-dire comme n’entretenant aucune ambiguïté sur la non-appartenance au réseau, ces mentions puissent être considérées, per se, comme constitutives d’actes de concurrence déloyale.

625 Cass. Com., 17 décembre 1991, D., 1992, somm., p. 38, obs. Ferrier.

626 La jurisprudence retient assez fréquemment cette hypothèse : Cass. Com., 29 juin 1993, n° 91-21.764, D., 1995, somm., p. 210, obs. Picod, Contrats, conc., consom., 1993, comm. 193, note Leveneur, Cass.

Com., 15 décembre 1998, Barret c/ Angel’s Motos, n° 96-21.675 : Inédit, PIBD, 1998, III, p. 130 ou encore Cass. Com., 23 novembre 1999, Sté Auto 80 c/ SARL Auto 76, n° 97-20.462, PIBD, 2000, III, p. 177, LPA, 2000, n° 226, p. 11, note Fraudin et Mathey.

627 Certaines décisions considèrent néanmoins que l’usage de la marque complexe est illicite (T.G.I.

Paris, 22 janvier 2008, PIBD, 2008, III, p. 285).

628 V. en ce sens Cass. Com., 25 avril 1983, BMW France c/ Automobiles Louis-Gérard Benoit, n° 82-11.050 : Bull. civ. IV, 1983, n° 123, JCP G, 1983, II, 20090 ou CJCE, 23 février 1999, Bayerische Motorenwerke AG c/ BMW Nederland BV, n° C-63/97, PIBD, 1999, III, p. 221.

la protection oﬀerte par le droit des marques est généralement plus importante que celle de l’action en concurrence déloyale, celle-ci ne permet toutefois pas d’assurer une protection totale de l’ensemble des signes distinctifs du réseau. Elle ne protège pas le savoir-faire en tant que tel, bien qu’elle soit susceptible de couvrir les émanations les plus diverses de celui-ci. Le cas des bâtiments et locaux est à cet égard édifiant.

b. Le spectre de la protection des bâtiments et des locaux

300. Néanmoins, la formidable plasticité du droit des marques en fait un outil redoutable de protection du réseau à l’issue des relations contractuelles. L’exigence de représentation graphique, telle que formulée par l’article L. 711-1 ne semble en eﬀet pas faire obstacle, a priori, à la protection du plan des locaux des magasins franchisés, pour peu que ce dernier soit un tant soit peu original⁶²⁹. On perçoit sans diﬃculté l’intérêt majeur d’une telle protection pour le franchiseur, mais on ne peut s’empêcher, dans le même temps, d’imaginer les conséquences désastreuses qu’elle engendre pour l’ancien franchisé, titulaire d’un bail commercial sur un local protégé par le droit des marques.

301. Tentatives de protection des locaux du franchisé. C’est une célèbre enseigne spécialisée dans les grillades qui s’est, à notre connaissance, aventurée la première dans cette voie, tentant de déposer la forme – il est vrai caractéristique – de « ses » restau-rants. Alors qu’un litige l’opposait à un tiers au réseau, la Cour de cassation refuse fort heureusement la possibilité pour un bâtiment d’être constitutif d’une marque susceptible de désigner les services d’une entreprise⁶³⁰. La solution est probablement fort heureuse, plus encore si l’on déplace les conséquences des relations entre un fran-chiseur et ses concurrents à celles entre ce même franfran-chiseur et ses anciens franchisés.

La situation d’un ancien franchisé titulaire d’un bail sur un local protégé par le droit des marques pourrait en eﬀet être cocasse… Doit-on conclure que le bail emporte droit d’usage de la marque, ou au contraire que le franchisé ne saurait poursuivre son activité, et donc concurrencer le franchiseur, dans des locaux ainsi protégés ?

302. Cette question a été posée en jurisprudence, non point par le truchement du droit des marques, mais par celui des dessins et modèles. La question de principe demeure cependant identique. Un franchiseur de salons de coiﬀure avait en eﬀet cru bon de déposer l’organisation intérieure des salons de son réseau. Fort de cette pro-tection, le franchiseur attaquait systématiquement les franchisés ayant quitté le réseau, estimant que la poursuite de leur activité dans lesdits locaux était constitutive de

629 Sur cette question, v. P. Le Tourneau et M. Zoïa, « Franchisage - Franchisage dans le domaine des services - Le franchiseur et le franchisé », Fascicule n° 1050, in J.-Cl. Contrats - Distribution, 2008, n° 34 et D. Bastian, « De la marque constituée par la forme d’un bâtiment », in Hommage à Henri Desbois, Dalloz, 1974, 104 et s.

La jurisprudence encore nuancée sur ce point comme en témoigne l’arrêt Cass. Com., 11 janvier 2000, SA Séphora c/ SARL Patchouli Hérouville, n° 97-19.604 : Inédit, D., 2001, p. 468, obs.

Durrande, lequel n’exclut pas, par principe l’agencement d’un magasin du champ d’application du droit des marques, tout en constatant que le conditions ne sont pas, en l’espèce, remplies.

630 Cass. Com., 29 février 1972, D., 1972, p. 397, RTD com., 1972, p. 695, obs. Chavanne.

contrefaçon des modèles, lesquels se rapportaient principalement aux agencements, aux étalages, aux articles et aux installations des salons de coiﬀure. Saisie de cette ques-tion, la Cour d’appel de Lyon déboutera systématiquement le franchiseur pour une question de fait, estimant que la preuve de la similitude entre la marque et l’organi-sation du salon de l’ancien franchisé n’était pas établie⁶³¹. Il est donc loin d’être exclu que dans d’autres circonstances, une telle action puisse être admise. Une telle solution, sans doute pertinente du point de vue du droit de la propriété industrielle, ne peut cependant que faire frémir lorsque la question est abordée du point de vue du droit de la concurrence.

303. On objectera que les éléments protégés étaient ici probablement plus des meubles que des immeubles et que, par conséquent, le franchisé avait la possibilité de renoncer à leur utilisation de façon relativement aisée. Il en irait diﬀéremment si l’agencement intérieur protégé ne pouvait être modifié qu’au prix de coûteux travaux, voire de la destruction partielle ou totale du bâtiment. Le franchisé serait alors, de fait, privé de son droit au bail et donc, de la possibilité d’exercer toute activité concurrente dans des locaux qu’il loue pourtant en son nom, pour lesquels il a payé un droit d’en-trée et consenti par la suite d’importants frais d’aménagement. Il ne s’agit, ni plus ni moins, que d’une restriction de concurrence caractérisée, une clause d’enseigne légale, mais qui échappe pourtant au contrôle prétorien traditionnel de ces dernières.

c. L’absence de brevetabilité du savoir-faire

304. La possibilité d’une protection du savoir-faire par un brevet est en vérité faci-lement tranchée. Il suﬃt de se référer à la définition que donne le règfaci-lement européen d’exemption du 20 avril 2010 pour constater que le savoir-faire est « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées »⁶³². Les éléments du savoir-faire ne sauraient donc être protégés par un brevet. L’explication traditionnellement fournie est de prime abord fort séduisante : les notions de brevet et de savoir-faire s’excluraient mutuellement dans la mesure où la protection par brevet implique la divulgation de la technique concernée alors que la protection en tant que savoir-faire suppose que l’information ait été gardée secrète.

305. Contradiction avec le caractère secret du savoir-faire. Toutefois, à y regar-der de plus près, le règlement exige que seul le savoir-faire, en tant qu’ensemble, soit secret⁶³³. Ceci n’implique toutefois pas nécessairement que l’ensemble de ses consti-tuants soit, pris isolément, secret ; dès lors que l’assemblage demeure substantiel et

631 C.A. Lyon, 13 février 2003, SARL Formaholt c/ SARL Indy, JurisData n° 2003-218257, C.A. Lyon, 30 janvier 2003, SARL Formaholt c/ SARL Lyon Sud Développement, JurisData n° 2003-223024.

632 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, art. 1, g.

633 « Aux fins du présent règlement, on entend par : […] g) ‘savoir-faire’, un ensemble secret » (Règlement (UE) n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées).

secret. Le savoir-faire peut parfaitement être secret, bien que chacune de ses compo-santes ne le soit pas⁶³⁴. Dès lors, rien ne semble s’opposer à ce que certaines informa-tions, partie intégrante du savoir-faire, fassent l’objet, à titre isolé, d’un brevet⁶³⁵. Ce sera tout particulièrement le cas en matière de franchise industrielle où le savoir-faire transmis par le franchiseur portera nécessairement sur des méthodes de fabrication et comprendra donc, fort probablement, des informations brevetées. Il nous semble artificiel d’aﬃrmer que ces informations, en raison de leur publicité, ne font pas partie intégrante du savoir-faire. Bien au contraire, elles en sont le cœur⁶³⁶.

Dans le document CONTRAT DE FRANCHISE ET DROIT DE LA CONCURRENCE (Page 166-172)