Les découvertes 1. Notions générales

93. L’article 52 al. 2litt.a CBE exclut de la notion d’invention les décou-vertes. Selon K. Troller : « La découverte décrit la nature ; l’invention s’en sert pour obtenir un résultat.²²⁰» Il définit la découverte comme une étude des forces de la nature et de leurs propriétés, communiquée sous forme de résultat, mais qui ne crée rien de nouveau²²¹. L’invention et la découverte sont toutefois souvent réalisées de pair²²². L’Office européen des brevets (ci-après OEB) indique dans ses directives que la simple découverte, par exemple de la propriété nouvelle d’un matériau connu ou d’un objet connu, n’est pas breve-table, car il n’y a aucun effet technique²²³.

217 Bertschinger,op. cit., § 4 n° 4.28, p. 100 ; Pedrazzini, op. cit., n° 4.2.3.2, p. 37 ; Perret / Aegerter,FJS 520, op. cit., p. 5 ; A. Troller,op. cit., vol. I, § 12, p. 151 ; K. Troller,Manuel du droit suisse,op. cit., vol. I, § 11 n° 5, p. 64.

218 Blumer, Fritz, Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, Cologne / Berlin / Bonn / Munich 1998, (ci-après Blumer,Formulierung), p. 74, pour la Conven-tion de Munich.

219 Petranker,op. cit., p. 36.

220 K. Troller,Manuel du droit suisse,op. cit., vol. I, § 11 n° 2, p. 60 ; Troller, Kamen, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^eéd., Bâle 2006, (ci-après K. Troller, Précis du droit suisse), § 10 n° 2, p. 40 ; cf. aussi Message du CF, FF 2006, p. 41 et ss.

221 K. Troller,Manuel du droit suisse,op. cit., vol. I, § 11 n° 2, p. 60.

222 K. Troller,Manuel du droit suisse,op. cit., vol. I, § 11 n° 2, p. 60.

223 Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, version 2005, disponible sur Internet (dernière visite 26.08.2005) [www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/pdf_2005/guidelines_

2005_f.pdf ], (ci-après Directives OEB), partie C chapitre IV, § 2.3.1, IV-2.

94. Constitue par ailleurs une découverte non brevetable, le simple fait de trouver une substance qui existe déjà dans la nature²²⁴. Pedrazzini dis-tingue néanmoins entre la simple découverte d’une substance préexistante dans la nature et d’autres règles telles que par exemple sa fabrication de ma-nière artificielle (synthèse) ou son isolation²²⁵. Pour Scheuchzer, il est pos-sible de revendiquer la propriété d’une substance de synthèse, soit la recons-titution d’un « […] produit de la nature qui a été isolé, défini et enfin proposé à la reproduction, recette à l’appui »²²⁶.

95. Comme Perret le fait remarquer, trois hypothèses relatives aux dé-couvertes peuvent être distinguées. Dans la première, l’inventeur a réalisé pour la première fois la synthèse, autrement dit la fabrication artificielle, d’un produit préexistant dans la nature et de composition connue²²⁷. Ce cas doit être analysé par rapport aux conditions de nouveauté et d’activité in-ventive²²⁸, qui seront examinées ci-dessous. Dans la deuxième, le produit n’existe pas dans la nature, plus précisément il s’agit d’une modification, par exemple génétique, qui n’a pas d’équivalent dans la nature²²⁹. Perret cite le cas du célèbre brevet admis par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire

«Chakrabarty», qui portait sur une bactérie génétiquement modifiée, de ma-nière à détruire les hydrocarbures²³⁰. Cette hypothèse concerne également la question de la nouveauté et, partant, n’est pas pertinente à ce stade²³¹.

96. En revanche, le problème de l’exclusion des découvertes se pose pour la troisième hypothèse, dans laquelle le produit existe dans la nature, mais n’est pas connu²³². Dans ce cas, « […] l’inventeur a réussi à l’isoler, identi-fiant ainsi pour la première fois ses propriétés principales », nous enseigne Perret²³³. Il nous rappelle que, si l’on envisage l’invention dans sa phase dynamique, il s’agit d’un procédé, autrement dit d’une règle technique. Par conséquent, on doit s’attacher à cette caractéristique plutôt qu’à la substance elle-même²³⁴. Perret donne comme exemple l’arrêt «Antamanid», dans lequel

224 Directives OEB, op. cit., partie C chapitre IV, § 2.3.1, IV-2 ; Pedrazzini,op. cit., n° 4.2.3.1, p. 34 ; Directives en matière de brevets, op. cit., § 10., p. 70.

225 Pedrazzini,op. cit., n° 4.2.3.1, p. 34, 35.

226 Scheuchzer,L’invention brevetable en 2002,op. cit., p. 4.

227 Perret, François, « La brevetabilité des inventions biotechnologiques : le cas du virus HIV-2 », RSPI 1991, (ci-après Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques), p. 371.

228 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

229 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371, 359.

230 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 369 ; Diamond c/ Chakra-barty, Cour suprême des Etats-Unis (ci-après S. C. USA) du 16 juin 1980, (ci-après arrêt «Chakra-barty»), 206 USPQ 193.

231 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

232 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

233 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

234 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

Section 1 – L’objet de la protection

Chapitre 2 – La protection du parfum par le droit des brevets d’invention

la Cour des brevets allemande (ci-après BPatG) a admis la brevetabilité d’une substance naturelle inconnue provenant d’un champignon²³⁵.

97. Le BPatG a en effet considéré que la mise à disposition de la collecti-vité de l’antamanide, substance chimique inconnue auparavant, ainsi que de ses propriétés particulières, constitue une règle technique («Lehre zum tech-nischen Handeln»)²³⁶. Perret observe que le BPatG a cependant souligné un point essentiel, à savoir que la seule découverte de l’antamanide n’était pas suffisante pour constituer une invention, mais que celle-ci a été réalisée par l’indication d’une application pratique²³⁷. En effet, cette substance est un ex-cellent antidote contre l’amanite verte, un champignon vénéneux, ce que l’in-venteur a révélé en déterminant pour la première fois les propriétés caracté-ristiques de l’antamanide²³⁸. Par ailleurs, le BPatG constate que les substances naturelles doivent être traitées de la même manière que les autres substances chimiques²³⁹. En d’autres termes, seule importe l’application pratique, la règle technique dont la divulgation par l’inventeur enrichit l’état de la technique.

98. Il s’ensuit qu’on ne saurait opposer l’invention à la découverte²⁴⁰. Franzosi a eu le mérite de reconnaître que la découverte est l’élément consti-tutif initial de l’invention, le second étant la construction²⁴¹. La construction est une combinaison pratique des propriétés mises en évidence par la découverte, plus précisément, elle détermine l’application industrielle de l’invention²⁴².

235 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371, 372 ; arrêt de la Cour allemande des brevets (ci-après BPatG) du 28 juillet 1977, (ci-après arrêt «Antamanid»), GRUR 1978/4, p. 238 et ss.

236 Arrêt «Antamanid», GRUR 1978, p. 238, 239 ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnolo-giques,op. cit., p. 371, 372.

237 Arrêt «Antamanid», GRUR 1978, p. 238, 239, 240 ; Perret,La brevetabilité des inventions bio-technologiques,op. cit., p. 371, 372 ; Bergmans,op. cit., p. 71, 72.

238 Arrêt «Antamanid», GRUR 1978, p. 238, 239 ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnolo-giques,op. cit., p. 371, 372.

239 Arrêt «Antamanid», GRUR 1978/4, p. 238, 240 ; Bergmans, op. cit., p. 71 ; cf. également Utermann, Note sous l’arrêt «Antamanid», GRUR 1978/4, p. 240.

240 Franzosi, Mario, L’invenzione, Milan 1965, p. 128 ; Perret,L’autonomie du régime,op. cit., p. 60 ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 370 ; Perret, François, « La protection des inventions relevant du domaine biotechnologique au regard du projet de modi-fication de la loi fédérale sur les brevets d’invention », SJ 2002 II (ci-après Perret,Modification LBI), p. 238, 239 ; Bertschinger,op. cit., § 4 n° 4.21, p. 97, § 4 n° 4.23, p. 98 ; Marbach, Imma-terialgüterrecht,op. cit., n° 20, p. 7 ; A. Troller,op. cit., vol. I, § 12, p. 155 et ss ; K. Troller, Ma-nuel du droit suisse,op. cit., vol. I, § 11 n° 2, p. 60 ; K. Troller, Précis du droit suisse,op. cit.,

§ 10 n° 2, p. 39, 40 ; Spoendlin, Kaspar, « Erfindung und Entdeckung », in : Rehbinder / Larese, Kernprobleme des Patentrechts, Berne 1988, (ci-après Spoendlin,Erfindung), p. 35 et ss, 42, 43 ; pour le droit européen Burnier,op. cit., p. 163, 164.

241 Franzosi, op. cit., p. 150 et ss ; Perret, La brevetabilité des inventions biotechnologiques, op. cit., p. 370 ; Perret,Modification LBI,op. cit., p. 239 note 25.

242 Franzosi, op. cit., p. 150 et ss ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques, op. cit., p. 370 ; Perret,L’autonomie du régime,op. cit., p. 62.

Le Tribunal fédéral a du reste déjà jugé dans ce sens en 1937 : « Chaque in-vention suppose une découverte et, en outre, l’utilisation de cette découverte pour des fins pratiques²⁴³. » Il a également condamné la dichotomie entre in-vention et découverte en matière pharmaceutique dans l’arrêt «Park Davis»²⁴⁴, qui sera commenté ci-dessous. Notons encore une jurisprudence plus récente, dans laquelle il a affirmé qu’une découverte, la reconnaissance des lois de la nature, n’est susceptible d’être brevetable qu’à partir du moment où il est possible de mettre ces lois au service d’une activité technique²⁴⁵.

99. Dans le même sens, les Directives de l’OEB précisent que si la propriété découverte fait l’objet d’une utilisation pratique, elle peut devenir une inven-tion brevetable²⁴⁶. La découverte d’une substance préexistante dans la nature peut ainsi constituer une invention au sens du droit des brevets, si l’inventeur est capable de démontrer que ladite substance produit un effet technique²⁴⁷. L’OEB donne comme exemple la découverte dans la nature d’une substance qui a un effet antibiotique, par exemple un micro-organisme. Il ajoute, dans une telle hypothèse, que le micro-organisme lui-même peut constituer un des aspects de l’invention et, partant, être brevetable²⁴⁸. Par ailleurs, l’OEB cite la découverte d’un gène qui existe à l’état naturel. Celui-ci est susceptible d’être brevetable à condition de révéler un effet technique. A titre d’exemple, ce dernier peut être avéré par la production d’un polypeptide ou encore par une utilisation dans le domaine de la thérapie génique²⁴⁹.

100. Bergmans fait encore remarquer que la simple découverte ne sa-tisfait pas au critère de l’« exécutabilité » de l’invention qui, comme déjà re-levé, découle en premier lieu de la condition d’application ou utilisation in-dustrielle²⁵⁰. Si l’on reprend l’exemple, cité par Perret, de la 110^e pyramide d’Egypte mise à jour par un archéologue genevois, il est évident que cette découverte ne peut être suivie d’aucune application industrielle²⁵¹.

101. En matière de chimie, Grubb considère ainsi qu’un nouveau produit chimique, dont l’intérêt n’est que théorique, ne satisfait pas à la condition

243 Svibeisa AG c/ Schinken AG, du 30 juin 1937, (ci-après arrêt «Svibeisa»), JdT 1938 I 71, 77.

244 Lamar SA c/ Park Davis & Company et consorts, du 28 novembre 1967, (ci-après arrêt «Park Davis»), ATF 93 II 504 et ss ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 369.

245 Arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 1996, (ci-après arrêt «Hochdruckkraftwerk»), sic ! 1997/1, p. 77 ; K. Troller, Précis du droit suisse,op. cit., § 10 n° 2, p. 40.

246 Directives OEB, op. cit., partie C chapitre IV, § 2.3.1, IV-2 ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 368.

247 Directives OEB, op. cit., partie C chapitre IV, § 2.3.1, IV-2.

248 Directives OEB, op. cit., partie C chapitre IV, § 2.3.1, IV-2.

249 Directives OEB, op. cit., partie C chapitre IV, § 2.3.1, IV-2.

250 Bergmans,op. cit., p. 229 ; Perret,Modification LBI,op. cit., p. 239, 240.

251 Perret,Modification LBI,op. cit., p. 239.

Section 1 – L’objet de la protection

Chapitre 2 – La protection du parfum par le droit des brevets d’invention

d’application industrielle²⁵². Cette condition s’applique également aux pro-duits chimiques intermédiaires qui sont des propro-duits dont le seul usage est celui d’intermédiaire dans la préparation du produit (ou du mélange) final²⁵³. Selon Grubb, si le produit final satisfait à la condition d’application indus-trielle, il en va de même du produit intermédiaire. Cette règle est applicable non seulement lorsque le produit intermédiaire est le précurseur du produit final, mais également lorsqu’il intervient à un stade plus reculé de la réaction chimique²⁵⁴. Il est donc possible de breveter des produits chimiques intermé-diaires²⁵⁵. Qu’en est-il dans le domaine de la parfumerie ?

2.3.2. La découverte dans le domaine de la parfumerie

102. Dans le premier chapitre nous avons distingué entre deux sources de matières premières dont dispose le compositeur de parfums : les produits naturels et les produits de synthèse²⁵⁶. A propos des produits naturels, nous avons distingué entre ceux qui proviennent de la distillation (huiles essen-tielles, eaux aromatiques) et les solvants volatils (essences concrètes, essences absolues et résinoïdes, ainsi que les infusions d’origine animale)²⁵⁷.

103. En ce qui concerne les produits synthétiques, on rappellera qu’il en existe trois catégories : les produits artificiels qui n’existent pas dans la na-ture, les isolats qui sont des substituts isolés de produits naturels et les pro-duits de remplacement, qui tendent à être le plus proche possible de l’odeur naturelle²⁵⁸. Par ailleurs, nous avons observé que la technique du Head Space, qui permet de capter l’odeur de certaines fleurs vivantes comme le muguet, constitue une nouvelle catégorie à mi-chemin entre la synthèse et la nature²⁵⁹. Grâce à cette technique, le chimiste reproduit l’odeur par synthèse.

104. Lors de l’analyse de la découverte dans le domaine de la parfumerie, on distinguera selon deux catégories principales qui sont, d’une part, le jus du parfum (2.3.2.1) et, d’autre part, les produits odorants (2.3.2.2). Pour ces derniers, on fera l’examen des produits artificiels (2.3.2.2.1), des produits de remplacement de produits naturels (2.3.2.2.2) et d’une dernière catégorie qui comprend les produits naturels, les isolats de produits naturels et les pro-duits provenant de la technique Head Space précitée (2.3.2.2.3).

252 Grubb, Philip W., Patents in chemistry and biotechnology, Oxford 1986, p. 129.

253 Grubb,op. cit., p. 129.

254 Grubb,op. cit., p. 129.

255 Grubb,op. cit., p. 129 ; Blum / Pedrazzini,op. cit., vol. III, ad art. 51, n° 10, p. 196 et s ; Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 375.

256 Roudnitska,op. cit., p. 39.

257 Roudnitska,op. cit., p. 39, 41.

258 Barbet et al., op. cit., p. 26, 27 ; Roudnitska,op. cit., p. 39, 41.

259 Barbet et al., op. cit., p. 27.

2.3.2.1. Le jus du parfum

105. Le jus du parfum constitue un mélange chimique final. Envisagé dans sa phase dynamique, l’invention en tant que règle est la recette ou la for-mule chimique, autrement dit une composition créée par l’homme. Dans une expertise judiciaire, reproduite par Pedrazzini, l’expert cite, à titre d’applica-tion pratique pour un produit chimique, la satisfacd’applica-tion d’un besoin humain, comme par exemple des parfums²⁶⁰. Le critère de l’application industrielle ne fait en effet aucun doute. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une découverte qui serait exclue de la brevetabilité.

106. Pour le jus du parfum, il n’existe aucun mélange équivalent dans la nature, ce qui constitue la deuxième hypothèse de Perret²⁶¹. Dans le cas d’une formule chimique pour un mélange, constitué d’une combinaison d’un ou de plusieurs produits naturels ou synthétiques, il en va de même.

2.3.2.2. Les produits odorants 2.3.2.2.1. Les produits artificiels

107. A l’instar du jus du parfum, la formule chimique des produits ar-tificiels est entièrement créée par l’homme. Les produits arar-tificiels relèvent également de la deuxième hypothèse mise en évidence par Perret, soit de produits pour lesquels il n’existe pas d’équivalent dans la nature²⁶². Par consé-quent, il ne s’agit pas de découvertes. L’application industrielle des produits artificiels, en tant que produits intermédiaires, découle de celle du jus du parfum, le produit final.

2.3.2.2.2. Les produits de remplacement de produits naturels

108. Les produits de remplacement sont des substances chimiques créées artificiellement (synthèse) sur la base de produits naturels. Dans ce cas, l’in-venteur a réalisé pour la première fois la synthèse d’un produit préexistant dans la nature et de composition connue. Il s’agit de la première hypothèse précitée de Perret²⁶³. Comme déjà mentionné, l’analyse ne doit pas être faite en relation avec l’exclusion des découvertes, mais avec la nouveauté et l’ac-tivité inventive²⁶⁴. Les produits de remplacement peuvent être qualifiés de produits chimiques intermédiaires dans la fabrication du jus du parfum, le mélange final. Ils peuvent donc bénéficier du fait que ce dernier satisfait à la condition d’application industrielle.

260 Pedrazzini,op. cit., n° 4.2.3.1, p. 34, 35.

261 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371, 359.

262 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371, 359.

263 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

264 Perret,La brevetabilité des inventions biotechnologiques,op. cit., p. 371.

Section 1 – L’objet de la protection

Chapitre 2 – La protection du parfum par le droit des brevets d’invention

2.3.2.2.3. Les produits naturels et les isolats de produits naturels

109. Indépendamment de son origine végétale ou animale, force est de constater que la simple découverte d’un produit naturel, par hypothèse en-core inconnu, ne saurait constituer une invention²⁶⁵. De même, les isolats font partie de la troisième hypothèse de Perret, dans laquelle le produit existe dans la nature, mais n’est pas connu²⁶⁶. A notre avis, la technique du Head Space doit également être classée dans cette catégorie, car le produit en tant que substance et la formule chimique sont inconnus, avant que l’odeur ne soit captée sur le végétal vivant et synthétisée par le chimiste. Dans cette troisième hypothèse, l’inventeur a isolé un produit odorant à partir d’une matière première naturelle.

110. En déterminant les propriétés odorantes d’un produit naturel ou d’un isolat, l’inventeur indique son utilité pratique en matière de parfumerie : il fait une invention au sens de la règle technique. Par exemple, à une concen-tration donnée, un tel produit peut, seul ou en combinaison avec d’autres produits, constituer une invention. Une concentration particulière d’un pro-duit odorant peut en effet avoir un effet olfactif extraordinaire. A l’instar des produits de remplacement, les produits naturels, les isolats et les molécules issues de la technique du Head Space sont des produits intermédiaires, dont l’application industrielle peut être déduite du mélange final qui est le jus du parfum.

111. Gardons cependant à l’esprit que le constat qu’une découverte est suivie d’une application pratique, qu’elle est susceptible d’application indus-trielle, ne résout pas la question de sa brevetabilité au regard des autres condi-tions, en particulier de la nouveauté et de la non-évidence²⁶⁷. Avant d’exami-ner ces dernières, il reste à analyser l’exclusion des créations esthétiques et, ainsi, à conclure sur la section consacrée à l’appartenance au domaine de la technique.

2.4. Les créations esthétiques