Como já escrito acima, passamos a entender Trade Secrets, como segredo de negócio e, neste ponto, veremos a diferença entre segredos de negócio e know how. Em uma de suas definições, o segredo de negócio pode ser entendido como aquele conjunto de conhecimentos ou informações acerca de determinado negócio, processo ou comercio, cujos fatos ou circunstancias não são óbvias. Ou seja, que não são de conhecimento público. Ou ainda, fatos estes que só são de conhecimento de um grupo limitado de pessoas, e estes fatos têm que ser de interesse legítimo da sociedade em questão.
Enquanto que podemos entender o know-how, termo inglês ou melhor uma diminuição da expressão de origem norte-americana, “know how do it”,20 que traduzido significa “forma de fazer” ou “arte de fabricação” e ainda, ser entendido como um conjunto de conhecimentos, informações, ou atividades que são desenvolvidas por pessoas ou por uma empresa, para a fabricação de um produto ou artefato, desde que estas atividades tenham sido adquiridas através de experiência e pesquisas, tornando difícil para que outros possam reproduzir. De qualquer forma, a tecnologia a que nos referimos no know-how é obrigatoriamente não patenteada.
Portanto podemos entender que, enquanto o segredo de negócio tem por característica básica o sigilo, tem que ser secreto, o know-how não tem necessariamente esta obrigação, de ter que ser segredo, pelo fato de que, a divulgação do know-how, não vai fazer diferença, pois o mesmo, não deixa de ser considerado por isso.
Temos em muitos dos casos, porém, a difusão dos conceitos que tornam as figuras de segredo e know how muito parecidas. Logo a seguir, veremos que, apesar de parecidas, cada uma tem a sua especificidade.
Podemos ainda ter mais uma definição de trade secret, como aquele conjunto de informações que podem ou não ser incorporadas a um suporte físico. Por não ser de conhecimento dos concorrentes, representa uma grande vantagem competitiva aos que o usam. E esta definição também poderá ser aplicada ao know-how, trazendo com isto, por vezes, uma confusão das
20 ZAITZ, Daniela. Direito x Know-How Uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais
43 figuras.
Confusão esta que vemos não só nos EUA, como também na América Latina. Sobre isso, Jorge Kors, trata o segredo industrial indistintamente em sua obra, com relação à denominação know-how, como veremos abaixo em um trecho de seu livro:
“A expressão “Segredo Industrial” é utilizada habitualmente como sinônimo de “Know How”, tanto no direito anglo-saxão, quanto no direito continental e, para fins práticos, estes termos serão empregados indistintamente neste livro, evitando sofisticados procedimentos de distinção que não tem relevância. Consiste na manutenção em segredo de conhecimento técnico – um saber fazer- do qual pode derivar-se um novo produto, a melhoria de um já conhecido ou do processo de sua elaboração. Proteger essa informação pode resultar em proveito económico.”21
Já no Restatement of Torts, seção 757. pg. 5; vamos ver uma elaboração mais detalhada pela doutrina e legislação americana, e aceita pela jurisprudência de vários estados, do que venha a ser aplicável ao Trade secret;22
“A trade secret may consist of any formula, pattern or device or compilation of information which is used in one business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process for manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or a list of costumers.”
“(...) If know-how is to be considered licensable property, it should be virtually synonymous with the term trade secret.” 23
Chegamos à conclusão de que se estivermos nos referindo a trade secret, estaremos falando de uma parte do segredo de negócio, o que acaba englobando o Know-how, por este ser mais amplo, desde quando entendemos este, como a maneira de se fazer determinada coisa ou processo.
Apesar de parecerem iguais, e em muitos países como por exemplo nos EUA não haver
21 KORS, Jorge Alberto, Los Secretos Industriales Y el Know How. Ed. Buenos Ayres: La Ley, 2007 22 BARBOSA; Denis Borges, 2002, Do segredo Industrial.
44 diferenciação,24 ambos parecem tratar da mesma matéria. A diferença que podemos citar é a de que o trade secret, está ligado a informações secretas, e o know-how como podemos ver, não só está ligado a uma informação que pode ser secreta ou não, como também está ligado, a um saber fazer, além do que, este por vezes não exige a obrigatoriedade de que seja um segredo. Pois lida com: ” um conhecimento ou técnica que pode ou não estar sob a tutela de um segredo. ”25
Um detalhe que se deve esclarecer e que, por vezes, traz uma certa confusão, é que o know- how não é tão protegido como um segredo de empresa. Por isso devemos ter uma maneira apropriada de o proteger, que seja através de instrumentos de acordos, ou ainda, em forma de contratos de confidencialidade para que, com isto, fique garantida a exclusividade ao utilizar- se esta forma de conhecimento.
O que vemos é que não há uma só definição de know-how, nem nacional e nem internacionalmente falando, o que podemos observar, no entanto, é que quando temos um know-how, temos ali também um segredo de negócio, o que não acontece no inverso. Quando temos um segredo de negócio, não temos, necessariamente um know-how e esta é a maior distinção que podemos fazer sobre estas duas matérias.