Objectifs et origine des pratiques de transmission

Os atos atentatórios ao valor patrimonial da marca podem ser considerados como violações específicas aos direitos de propriedade industrial assegurados legalmente ou, de modo mais amplo, enquadrados nas regras de responsabilidade civil, especialmente naquelas atinentes à repressão ao enriquecimento ilícito ou sem causa, como também nas regras de repressão à concorrência desleal, a qual é baseada nos princípios da própria responsabilidade civil e no princípio constitucional que assegura a livre concorrência. A base disso encontra-se no art. 209 da lei n° 9.279/96, combinado com o art. 159 do CC.499

Segundo LYRIO, o maior dano que sofre aquele que tem sua marca violada não está na perda patrimonial sofrida por efeito direito e imediato da conduta do agente, mas, sim, no descrédito perante o público e no seu enfraquecimento social.500

GREBLER entende que algumas das condutas contempladas na lei n.° 9.279/96 como crimes de concorrência desleal não se submetem estritamente ao conceito de propriedade industrial, mas, sim, ao de atividade econômica. Assim também agiu o ADPIC.501

Na própria lei n.° 9.279/96 estão previstos os crimes contra os sinais marcários,502 tendo esta lei revogado os artigos do Código Penal (CP) que previam os crimes nesta

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área. Em todos os casos citados, a pena é sempre de detenção, podendo ser de multa também; as penas podem ser aumentadas no caso de o agente ser sócio, empregado ou licenciado do titular da marca, ou quando se tratar de marca de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.504 Além disso, a má-fé é evidente nestes crimes.

498 Art. 241 e 242 da lei n° 9.279/96.

499 GUSMÃO, Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. Op. cit., p. 49; e LEONARDOS, A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Op. cit., p. 32. -500 LYRIO, Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. Op. cit., p. 50.

501 GREBLER, A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. Op. cit., p. 116.

502 Nos art. 189 e 190 da lei n° 9.279/96, prevêem-se os crimes contra as marcas e, no art. 191, os crimes praticados por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda. Já os art. 192 a 194 prevêem- se os crimes contra as indicações geográficas e, no art. 195, os crimes de concorrência desleal.

503 Art. 244 da lei n° 9.279/96 e art. 192 a 196, do decreto-lei n° 2.848/40. 504 Art. 196 da lei n° 9.279/96.

A ação para promoção desses crimes será privada, mediante queixa-crime,505 sendo regulada pelo disposto no Código de Processo Penal (CPP), com as alterações constantes da lei n° 9.279/96.506

Poderá ser matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade do registro de marca. Absolvido, porém, o réu, não haverá nulidade do registro da marca, que só poderá ser buscado em ação própria. O processo poderá andar em segredo de justiça para defesa dos interesses de qualquer das partes.507

Além das situações enquadráveis como crimes, a parte prejudicada poderá intentar ação civil para reparação de danos na forma do CPC, tanto na violação de direitos de propriedade industrial, como nos de concorrência desleal. Para tanto, poderá haver busca e apreensão de produtos e medidas liminares para evitar prejuízo maior.508

LYRIO entende possível, para a defesa das marcas, as seguintes medidas: a) cominatória; b) cautelar; c) interdito proibitório (ação possessória).509

Das decisões previstas nesta lei caberá recurso no prazo de sessenta dias, o qual será recebido no efeito suspensivo e devolutivo, sendo que a parte também terá sessenta dias para apresentar contra-razões. Existem casos em que não caberá recurso, como no arquivamento definitivo de registro.510

O art. 225 da lei n° 9.279/96 dispõe que prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Quanto a isso, surgiu a súmula 143 do STJ, que entende prescrever em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso da marca comercial. Existia a súmula 142 do STJ, que estipulava que a prescrição era de vinte anos para exigir a abstenção do uso da marca comercial, porém esta foi cancelada, conforme publicação do Diário da Justiça da União (DJU) de 10.06.1999.

Quanto aos crimes de concorrência desleal, pode-se dizer que são fatores que se assemelham aos crimes contra a ordem econômica previstos na lei n° 8.884/94. Sendo, porém, atos praticados contra as marcas, serão regulados pela legislação de propriedade intelectual e não por aquela lei.511

505 Exceto o caso do art. 191 da lei n° 9.279/96. 506 Art. 199 e 200 da lei n° 9.279/96.

507 Art. 205 e 206 da lei n° 9.279/96. 508 Art. 207 a 210 da lei n° 9.279/96.

509 LYRIO, Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. Op. cit, p. 48. 510 Art. 212, caput e §§ Io, 2o, parte final, e art. 213, ambos da lei n° 9.279/96 .

A lei n° 9.279/96 não previu, salvo o art. 198, a questão da busca e apreensão de produtos na alfândega quando da entrada dos produtos contrafeitos. Ao contrário, o ADPIC abordou de forma exaustiva o tema, de forma que se deve aplicar este último diploma legal. Quanto a isso, afirma LEONARDOS que as omissões da lei n° 9.279/96 geram profunda insegurança jurídica e impedem providências concretas nos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, a começar pela definição de quem é a autoridade competente, para isso, pois há uma subdivisão de tarefas entre a Polícia Federal, os fiscais da Receita Federal e as autoridades portuárias.512

A pirataria de marca pode se dar pela imitação com pequenas alterações, pela a reprodução total, ou, ainda, fazendo-se passar por licenciado ou coligado do verdadeiro titular. Desde logo, deve-se reproduzir a parte mais importante dessa marca. Atualmente, a pirataria mais comum é a reprodução ou imitação de marcas famosas, como nome de domínio, onde o intemauta logra acessar um site na internet. Apesar de não existir ainda no Brasil penalização quanto a esta questão, podem-se enquadrar tais fatos como crimes de concorrência desleal, o que requer uma similaridade de atividades, salvo os sinais notórios. Tal ato ilícito deve, assim, por enquanto, ser passível apenas de penalização na esfera cível.513

Referente aos nomes de domínio, portanto, a discussão está em aberto, de forma que apesar de não haver ainda regulação específica sobre o tema, os nossos tribunais já vêm se manifestando e o nosso legislador já estuda a possibilidade de vir a prever tais fatos.

Não há proibição de fazer publicidade na venda de produtos com marca alheia, mas esta publicidade deve referir-se a anunciar nada mais que a venda dos produtos existentes no negócio, não podendo haver dano à marca e devendo ser esta usada tal como o é por seu titular.514

OTAMENDI, sob o mesmo prisma, afirma que fazer referência a uma marca alheia na publicidade da marca própria para comparar suas características ou para indicar que é similar ao produto ou serviço distinguido com a marca alheia pode não ser usurpação de marca, quando se conhece que seu titular é outro e não se trata de denegri-la ou

512 LEONARDOS, TRIPs - questões controvertidas na área de marcas. Op. cit., p. 82.

513 LEONARDOS, Taxionomia moderna das marcas. Op. cit., p. 43; PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do registro de marcas alheias na internet. Revista dos Tribunais/Fase. Civ., v. 753, ano 87, jul. 1998, p. 66-67. 514 OTAMENDI, Derecho de marcas, p. 282-283.

desacreditá-la. Afirma, ainda, o mesmo autor, de que existem os que se dedicam a comprar e reformar produtos para venda, os quais não poderão usar a mesma marca do fabricante. Em outros casos, o fabricante de um produto indica em sua embalagem, ou na publicidade, que na sua fabricação utilizou-se da marca X. Este uso deve ser bastante claro quanto a informar somente a existência desse produto no conteúdo, ou seja, o uso deve ser secundário e não aparecer como se fosse a marca do produto.515

O delito do art. 190, n, da lei n° 9.279/96 não se trata de copiar ou imitar uma marca, mas de usar marcas verdadeiras em recipientes de outra marca, não interessando o meio para a aquisição do recipiente, e, sim, que a marca indicada no recipiente utilizado não corresponda ao produto que nele se contém. Também comete este delito quem vende o produto nessas condições.516 É direito do consumidor saber que bem está adquirindo, além de ter a identificação clara e precisa da origem do produto ou serviço, para que não haja erro no momento da escolha.517

Segundo BENJÓ, caso houvesse o consentimento do reaproveitamento desses recipientes, haveria injustificável vantagem financeira daqueles que não assumissem os elevados custos do negócio, além de se valerem do prestígio de marcas de outrem, com prejuízo à imagem da marca utilizada, de forma que poderiam ser acionados, independentemente da existência de culpa, para responder por danos causados a terceiros, conforme prevê o art. 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para quem defende a permissão, porém, a base é a teoria da exaustão do direito de marca.518

O art. 209 da lei ii° 9.279/96 prevê a formulação de pedido de perdas e danos pelo uso indevido da marca e tutela liminar pelo juiz para abstenção de uso. Assim, a ação cominatória, prevista no art. 287 do CPC nada mais é do que uma ação ordinária de perdas e danos, com previsão de concessão liminar prévia de abstenção de uso sob pena de incidência de multa cominatória. Cabe frisar, porém, que a pena pecuniária é apenas no caso de descumprimento da sentença.519

515 OTAMENDI, Derecho de marcas, p. 285-286-290-293-294.

516 BENJÓ, Roberto. O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, 2000, v. 118, p. 120.

517 Art. 6o, m e 31 do Código de Defesa do Consumidor (lei n° 8.078, de 11/09/1990). 518 BENJÓ, O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. Op. cit., p. 122.

Quanto às cautelares, mostram-se como meios eficazes para sanar o problema de forma imediata. Já a cognição exauriente trata-se da ação anulatória de registro, cabendo o uso do mandado de segurança contra o ato de registro praticado pelo INPI, porque o que se impugna é o ato de registro praticado por ente da administração pública.520

Verifica-se, por fim, que a proteção às marcas em nosso país surge praticamente com a era pré-republicana, desenvolvendo-se de acordo com os acontecimentos internacionais, onde já se reconheciam anteriormente tais direitos, em vista do comércio mundial ser uma realidade inexorável.

A atual lei brasileira de regulação das marcas representou um avanço indiscutível no tratamento desta matéria, sendo sua aprovação decorrência da nova realidade mundial após a aprovação da criação da OMC, tendo o Brasil se obrigado, através do acordo ADPIC, a garantir a eficácia destes direitos. Assim, esta nova lei visou atender aos compromissos assumidos pelo Brasil em âmbito mundial e colocar o país num patamar de competição comercial e industrial com os principais atores do comércio mundial.

O presente capítulo trata da análise dos principais institutos e princípios, objeto das demandas no STF, STJ, TRF 4a Região e TJRGS em casos envolvendo o tema das marcas, no sentido de verificar a dimensão dada pelos nossos julgadores na análise de cada acórdão, se apenas nacional ou também isolada, ou conjuntamente com as normas nacionais, uma dimensão internacional, com aplicação dos acordos e tratados assinados pelo Brasil.

3.1 Principais institutos