La définition du bon pot et par extension du bon potier

O ADPIC deu liberdade aos Estados-membros para legislarem sobre a exaustão dos direitos de propriedade intelectual, o que fez o nosso legislador nacional, muito timidamente, na lei n° 9.279/96, art.130, e, especificamente, no art. 132, EI, mas apenas quanto ao mercado interno 455

Segundo AMARAL, exaustão dos direitos de marca ou importação paralela não é contrafação, contrabando ou concorrência desleal; é importação lícita e regular, com produtos legítimos e pagamento de impostos. A objeção refere-se ao fato de essa venda no Brasil estar sendo feita contra a vontade do titular do direito de propriedade industrial ou com violação à exclusividade do direito sobre a marca. A vantagem da importação paralela é que o produto é mais barato; a desvantagem é que o produto poderá não ter a mesma natureza, a mesma qualidade, nem contará com a garantia e a assistência técnica original.456

451 GUERRA; FABRIS; GUERRA, Validade e manutenção do direito sobre as marcas. Op. cit., p. 102. 452 Eduardo Grebler entende que a marca de certificação pode ser licenciada. GREBLER, EDUARDO. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 111, jul./set. 1998, p. 114.

453 Art. 211 da lei n° 9.279/96. Assim, os contratos de franquias serão registrados no INPI, para que produzam efeitos perante terceiros.

454 Art. 136,1, 137, 138, 140, caput e § Io, e 141 da lei n° 9.279/96.

455 A lei n° 5.772/71 nada previa sobre importações paralelas, para tentar combatê-las era necessário aduzir fundamentos legais relativos à violação de marcas, concorrência desleal, má-fé, etc.

456 AMARAL, Luiz Henrique do. A exaustão de direitos e a importação paralela na nova lei de propriedade industrial: a evolução judicial. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, XIX, 1999, São Paulo. Revista da ABPI, São Paulo, p. 126.

Apesar de o fundamento da ilicitude da importação paralela ser a violação do direito de exclusividade do titular, alguns aspectos concorrenciais e de direito do consumidor457 estão profundamente correlacionados com este tema, além de ilícitos de ordem tributária, como contrabando e subfaturamento, ou atos predatórios da concorrência, como dumping. 458

Quanto à exaustão de direitos, devem-se salientar dois fatores importantes: o primeiro refere-se à questão dos blocos econômicos entre países, que visam à eliminação das barreiras à circulação de mercadorias e serviços; o segundo, à compatibilidade necessária da tutela jurídica da propriedade industrial com o princípio da livre concorrência.459

Segundo FEKETE, por razões econômicas, políticas e conjunturais diversas, o preço de um produto pode variar muito de um país para outro. Contudo, há necessidade de se verificar se a importação do produto mais barato não atinge os direitos do licenciado exclusivo no país importador ou os do titular de um direito de propriedade industrial.460

A maioria das nações não estabeleceu uma definição legal das importações paralelas, tampouco os principais tratados internacionais, como a CUP e o ADPIC, apesar de o comércio exterior em geral e as importações paralelas estarem intimamente ligadas à repressão ao abuso do poder econômico. A conceituação, geralmente, é encontrada na doutrina e na jurisprudência.

FEKETE salienta que, enquanto as importações paralelas são o fato, a exaustão ou esgotamento de direitos é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo. Uma vez colocado o produto no comércio, o direito de propriedade industrial ou intelectual “esgotou-se”, de forma que não poderá mais ser invocado pelo titular para impedir as vendas subseqüentes. Salienta, ainda, que o sistema do esgotamento pode alcançar três âmbitos territoriais: interno ou nacional, regional e internacional. No primeiro, a exaustão opera dentro do

457 Art. 12 e 13,1, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

458 FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 82-83.

459 O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em matéria de marcas, assinado em 1995, em Assunção, determinou expressamente a adoção, pelos países-membros, do princípio da exaustão ou esgotamento de direitos, no seu art. 13. Referidos países não podem desrespeitar, porém, os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida.

460 FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 77.

território de um país, não podendo o titular impedir qualquer importação paralela de produtos que nele ingressem após a venda já ter sido realizada. O segundo se dá após a venda já ter sido realizada no território de qualquer país pertencente ao mesmo mercado unificado, como o Mercosul, por exemplo461 No terceiro, a venda é realizada em qualquer país não pertencente ao mesmo bloco regional de comércio do país importador, o qual não poderá mais impedir as vendas subseqüentes a qualquer país.462

O art. 140, caput, da lei n° 9.279/96 estabelece que o contrato de licença será averbado no INPI para que produza efeitos com relação a terceiros. Mas, se o contrato de licença for celebrado com um fabricante estrangeiro, as partes não o averbarão no INPI brasileiro, de forma que suas cláusulas não serão necessariamente conhecidas pelo importador local.

Salienta BASTOS que:

O c o n c e i t o d e E x a u s t ã o d e D i r e it o s n a p r o p r ie d a d e in d u s t r ia l, d e u m a f o r m a s im p lif ic a d a , se g u e o p r in c íp io q u e o s d ir e it o s d o t i t u l a r e s tã o r e s t r i t o s à e s f e r a p r o d u tiv a , e , p o r t a n to , s e e s g o ta m n o â m b it o c o m e r c ia l a p a r t i r d a p r im e ir a a lie n a ç ã o .463

Ao conceder uma distribuição exclusiva ou licenciamento exclusivo, deve o titular preservar essa proteção territorial, sendo que a notificação prévia ao importador paralelo é fundamental para que se possa demonstrar a oposição do titular à importação, pois os direitos lesados são, de um lado, os do titular e, de outro, os do licenciado ou distribuidor exclusivo.464

Na lei n° 9.279/96, a importação paralela não consentida configura um ilícito civil, não penal. Os remédios processuais de que dispõe o titular para agir em juízo no sentido de impedir a importação são: ações cautelares reguladas pelo Código de Processo Civil

461 Segundo Fekete, a lei n° 9.279/96 não está harmonizada com o Protocolo de marcas do Mercosul, por não prever ainda a exaustão regional. Afirma este autor, porém, que no Cone Sul as importações paralelas são bastantes freqüentes, com o comércio na região de Miami e na zona franca de Manaus. FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 79 e 101.

462 FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit, p. 77-78.

463 BASTOS, Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos, p. 101.

464 AMARAL, A exaustão de direitos e a importação paralela na nova lei de propriedade industrial: a evolução judicial. Op. cit., p. 120-121.

(CPC), pedido liminar previsto no art. 209, § Io, da lei n° 9.279/96, requerido na própria ação principal, e as ações cíveis ordinárias com pedido cominatório e/ou indenizatório (art. 159 do CC e 208 a 210 da lei n° 9.279/96). A apreensão alfandegária prevista no art. 198 da lei n° 9.279/96 não é cabível, visto não se tratar de falsificação.465

A legitimidade ativa é do titular da marca, podendo o licenciado ser seu litisconsorte. Isoladamente, o licenciado pode agir, se previsto contratualmente, ou com autorização expressa do titular, posterior à concessão da licença. Por outro lado, sendo omisso o contrato, pode-se entender que ele ainda tem direito, pois, como locatário de um bem, tem o direito de defendê-lo. Legitimados passivamente são o importador e os comerciantes que vendam.466

No sistema brasileiro, portanto, a condição essencial para a caracterização da ilicitude da importação paralela é a ausência de consentimento da venda dos produtos no Brasil por parte do titular da marca.467 Isso se deve ao fator proteção, tanto dos direitos do titular da marca como do consumidor do produto.