Formes techniquement nécessaires

Le Tribunal fédéral a défini la notion de formes techniquement nécessai-res dans ses arrêts «Lego» et «Smarties/M&M’s». Une forme est consi-dérée comme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 let. b LPM lors-qu’elle correspond à la seule possibilité de réaliser un produit ou un emballage doté de fonctions et aptitudes voulues. Une forme est égale-ment techniqueégale-ment nécessaire s’il existe une autre possibilité, mais que celle-ci implique une exécution moins commode, moins résistante ou plus onéreuse¹⁰⁸: on ne peut alors pas raisonnablement attendre des concurrents qu’ils renoncent à la forme la plus évidente et adéquate¹⁰⁹. L’existence d’alternatives (raisonnables) s’examine selon une apprécia-tion objective et, si nécessaire, sur la base d’une expertise technique, car il s’agit d’une question de fait¹¹⁰. Il existe donc une différence fonda-mentale entre le droit suisse et la règlementation de l’UE. En effet, l’ap-plication de la disposition analogue de la Directive sur les marques (art. 3

106 Voir STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER,supran. 28,adart. 2 LPM, p. 183, N° 262.

107 Message LPM,supran. 3, p. 20.

108 ATF 129 III 514 c. 2.4.2 et 3.2.1 s., JdT 2003 I 372Lego (3D). Dans un arrêt sub-séquent, le TF a précisé que seuls les coûts de production devaient être pris en comp-te; il ne faut prendre en considération ni des coûts supplémentaires, comme ceux liés à la mise sur le marché et la distribution des produits, ni des marges de bénéfices in-férieures; cf. TF, arrêt du 3.7.2012, 4A_20/2012, c. 3.2, sic! 2012, p. 811Lego (3D).

109 ATF 131 III 121, c. 3.1, sic! 2005, p. 369Smarties (3D)/M&M’s (3D)et la jurispru-dence citée ;TF, arrêt du 26.6.2012, 4A_36/2012, c. 2.3, sic! 2012, p. 627Capsule de café (3D).

110 Cf. STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER,supran. 28,adart. 2 LPM, p. 185, N° 271.

[1] [e] [ii]) et de l’art. 7 (1) (ii) RMUE ne dépend pas de la possibilité de produire le même effet technique avec d’autres formes¹¹¹.

Dans l’arrêt «Capsule de café» du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a pré-cisé que l’exclusion de la protection à titre de marque des formes de pro-duits ou d’emballages techniquement nécessaires vise à éviter qu’une in-vention tombée dans le domaine public après l’expiration de la durée de monopole conférée par la loi fédérale sur les brevets d’invention ne puisse pas être réalisée par un concurrent¹¹². Il a également relevé que la forme différente ne peut être considérée comme une forme alternative que si elle n’entre pas dans le champ de protection de la forme déposée en tant que marque, question qui doit être examinée en fonction de la perception des destinataires du produit concerné¹¹³.

Plusieurs questions sont encore ouvertes. D’abord, le Tribunal fédéral n’a pas indiqué le nombre d’autres possibilités équivalentes qui doivent exi-ster pour réaliser le produit ou l’emballage doté de fonctions et aptitudes voulues. Selon une partie de la doctrine, un nombre restreint ne suffit pas¹¹⁴. Il ne s’est ensuite pas exprimé sur la question de savoir ce qu’il faut entendre concrètement par «fonctions et aptitudes voulues» d’un produit ou d’un emballage¹¹⁵. Enfin, la définition du produit de référence ne fait pas l’unanimité. Dans son arrêt «Lego», le Tribunal fédéral ne s’est pas basé, pour examiner la nécessité technique, sur le produit pour lequel la marque était enregistrée (briques de jeu)¹¹⁶. Il a pris un produit de référence plus étroit, à savoir les briques de jeu qui peuvent être assemblées grâce à leur système d’imbrication, sans toutefois devoir être compatibles avec les bri-ques «Lego» enregistrées comme marbri-ques tridimensionnelles¹¹⁷. Cet arrêt

111 Lire HACKER,supran. 94,ad§ 3 MarkenG, p. 114 s., N° 128 ss et la jurisprudence ci-tée.

112 TF, arrêt du 26.6.2012, 4A_36/2012, c. 2.3, sic! 2012, p. 627Capsule de café (3D).

113 Ibid.

114 NOTH,supran. 42,adart. 2 let. b LPM, p. 224, N° 45 et la doctrine citée.

115 Pour le droit allemand, voir HACKER,supran. 94,ad§ 3 MarkenG, p. 113 s., N° 126 s.

et les références citées.

116 Contrairement à ce qu’il a fait pour examiner si la forme de la brique «Lego» consti-tue la nature même du produit; voirsupra, p. 24, n. 85.

117 ATF 129 III 514 c. 3.2.3, JdT 2003 I 372Lego (3D).TF, arrêt du 7.7.2004, 4C.86/2004, c. 2.1.1Lego (3D): «Die technische Notwendigkeit, beim Zusammenbau der Spiel-bausteine eine Klemm- oder Stabilisierungswirkung zu erreichen, bezieht sich offen-kundig allein auf den Zusammenbau der Spielbausteine untereinander, nicht auf sol-che anderer Art bzw. auf anders geformte oder technisch anders zusammenbaubare Spielbausteine. Das Bundesgericht ist entgegen der Ansicht des Handelsgerichts in

a fait l’objet de critiques¹¹⁸. Dans un arrêt ultérieur concernant la forme d’une capsule de café, les juges de Mon-Repos ont toutefois confirmé l’ar-rêt de l’instance cantonale selon lequel les formes pouvaient être considé-rées comme des alternatives uniquement lorsqu’elles sont compatibles avec le système préexistant d’un tiers¹¹⁹. La question ne semble donc pas être définitivement tranchée.

Formes techniquement nécessaires:

TF, sic! 2012, p. 811, pour des briques de jeu (Spiel-bausteine)

Forme qui n’est pas techniquement nécessaire en raison des alternatives:

TF, sic! 2004, p. 676, en particulier pour des cataly-seurs chimiques

Dans une affaire qui portait sur la représentation en trois dimensions d’un stylo à bille, le TAF a considéré, contrairement à l’IPI, que le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 let. b LPM peut s’appliquer lorsque la pro-tection à titre de marque est revendiquée pour des services¹²⁰. Il a estimé que la forme reproduite ci-dessous était «techniquement nécessaire» en relation avec la fourniture de services d’impression d’instruments d’ écri-ture et de distribution de supports de publicité. Le Tribunal fédéral n’a, pour sa part, pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce cas de figure.

TAF, sic! 2011, 34, en particulier pour des services d’impression d’instruments d’écriture et des services de distribution de supports de publicité

keiner Weise–auch nicht sinngemäss–davon ausgegangen, dass die von der Ge-suchsgegnerin gewählte Alternativform mit den LEGO-Bausteinen zusammenbau-bar sein soll».

118 MARBACH,supran. 85, p. 162, N° 52: «(…) Diese Sichtweise erlaubt es, über eine Formmarke das gesamte Geschäft mit Ergänzungs- und Ersatzbedarf auf ewige Zei-ten zu monopolisieren, was problematisch sein kann». Lire aussi NOTH,supran. 43, adart. 2 let. b LPM, p. 224, N° 46 et la doctrine citée; STÄDELI/BRAUCHBARB IRKHÄU-SER,supran. 28,adart. 2 LPM, p. 185 s., N° 272.

119 TF, arrêt du 28.6.2011, 4A_178/2011, c. 2.2, sic! 2011, p. 589Capsule de café (3D).

On précisera toutefois que cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un pouvoir de cogni-tion limité (examen limité à l’arbitraire selon l’art. 9 de la Constitucogni-tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999).

120 TAF, arrêt du 8.6.2010, B-5456/2009, c. 5, sic! 2011, p. 34Stylo à bille (3D).