Conference Proceedings
Reference
Marques 3D et autres marques non-traditionnelles = 3D trademarks and other non-traditional trademarks
DE WERRA, Jacques (Ed.)
DE WERRA, Jacques (Ed.). Marques 3D et autres marques non-traditionnelles = 3D trademarks and other non-traditional trademarks. Genève : Schulthess, 2019, 189 p.
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:133927
Marques 3D et autres
marques non-traditionnelles 3D Trademarks and other Non-Traditional Trademarks
Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg, Marcus Höpperger, Philipp von Kapff, Julia Belagorudsky, Olivia Dhordain, Guillaume Fournier, Irene Calboli, Martin Senftleben
www.pi-ip.ch
12
Marques 3D et autres marques non-traditionnelles 3D Trademarks and other Non-Traditional TrademarksJacques de Werra (éd.)
www.schulthess.com
ISBN 978-3-7255-8730-8
Cet ouvrage constitue le douzième volume de la collection p®opriété intelle© tuelle – intelle tual p operty (www.pi-ip.ch) éditée à la Faculté de droit de l’Université de Genève (par le Prof. Jacques de Werra). Il rassemble les contributions (identi- fiées ci-dessous) qui ont été rédigées à l’occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle (www.jdpi.ch) organisée le 14 février 2019 à l’Université de Genève sur le thème « Marques 3D et autres marques non-traditionnelles/3D Trademarks and other Non-Traditional Trademarks ».
This book is the twelveth volume in the series p®opriété intelle©tuelle – intelle tual p operty (www.pi-ip.ch), which is ed- ited at the Law School of the University of Geneva (by Prof.
Jacques de Werra). It collects the papers (listed below), which have been written for the intellectual property law conference («Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle», www.jdpi.
ch) organized on February 14, 2019, at the University of Ge- neva on the topic «Marques 3D et autres marques non-tra- ditionnelles/3D Trademarks and other Non-Traditional Trademarks».
Enregistrement des marques non-traditionnelles en Suisse, bi- lan et perspectives (Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg); International Developments on Non-traditional Trademarks (Marcus Höpperger); The curious cases of uncon- ventional trade mark (Philipp von Kapff); Protection of Non- Traditional Trademarks under US Law (Julia Belagorudsky);
Why Non-Traditional Trademarks Matter to the Luxury Industry (Olivia Dhordain); Marques non traditionnelles, le- çons de la pratique judiciaire – Do’s and Don’ts (Guillaume Fournier); Non-Traditional Trademarks As Means to Protect Product Designs and Aesthetic Product Features: What is the Impact of Creativity and Innovation? (Irene Calboli), Non- Traditional Marks, Freedom of Competition and Freedom of Expression – Giving Equal Weight to Fundamental Interests in the Fields of Commerce and Culture (Martin Senftleben).
3D Trademarks and other Non-Traditional
Trademarks
www.pi-ip.ch
Marques 3D et autres
marques non-traditionnelles 3D Trademarks and other
Non-Traditional Trademarks
Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg, Marcus Höpperger, Philipp von Kapff, Julia Belagorudsky, Olivia Dhordain, Guillaume Fournier, Irene Calboli, Martin Senftleben
Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 14 février 2019
ISBN 978-3-7255-8730-8
© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2019 www.schulthess.com
Diffusion en France : Lextenso Éditions, 70, rue du Gouverneur Général Éboué, 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, www.lextenso-editions.com
Diffusion et distribution en Belgique et au Luxembourg : Patrimoine SPRL, Avenue Milcamps 119, B-1030 Bruxelles ; téléphone et télécopieur : +32 (0)2 736 68 47 ; courriel : patrimoine@telenet.be Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou méca- nique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d’enregistrement sont strictement in- terdites sans l’autorisation expresse et écrite de l’éditeur.
Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek : La Deutsche Nationalbiblio thek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie ; les données biblio graphiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.d-nb.de.
Avant-propos
Cet ouvrage constitue le douzième volume de la collection p®opriété in- telle©tuelle–intelle©tual p®operty(www.pi-ip.ch) de la Faculté de droit de l’Université de Genève. Il rassemble les contributions qui ont été rédi- gées à l’occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle (www.jdpi.ch) organisée le 14 février 2019 sur le thème «Marques 3D et autres marques non-traditionnelles/3D Trademarks and other Non- Traditional Trademarks».
Les marques tridimensionnelles (3D) et les autres catégories de marques considérées comme «non-traditionnelles» (p.ex. marques sonores, de mou- vement, de position, ou marques de couleur abstraite) soulèvent de nom- breux défis juridiques. Malgré leur introduction encore relativement ré- cente dans le système du droit des marques, les marques non-traditionnel- les, et tout spécialement les marques tridimensionnelles, ne sont pas (ou plus) des catégories de marques exotiques sans importance pratique. Bien au contraire, comme le révèlent les statistiques de dépôt et la jurisprudence, les marques tridimensionnelles sont déposées, utilisées, mises enœuvre et, assez souvent, contestées dans le cadre de litiges qui posent nombre de ques- tions aussi délicates qu’intéressantes. Compte tenu de leurs particularités mais aussi de leur impact, il n’est pas étonnant que les marques non-tradi- tionnelles suscitent une attention accrue…et des réactions contrastées.
Sur cette base, l’objectif de cet ouvrage est de dresser un état des lieux des marques non-traditionnelles dans différents ordres juridiques (en droit suisse, américain et européen) et selon les perspectives–variées et quelques fois opposées–des diverses parties prenantes (autorités d’enregistrement, représentant-es de la pratique, de l’industrie (du luxe) et de l’académie).
Au-delà de la présentation du droit actuel, les excellentes contributions qui enrichissent cet ouvrage permettent également aux lecteurs de saisir les enjeux plus fondamentaux des marques non-traditionnelles, et spéci- fiquement des marques tridimensionnelles, et leur place (parfois contro- versée) dans le système du droit de la propriété intellectuelle. Ma très pro- fonde gratitude va ainsi à tous les auteurs pour la qualité de leurs analyses et de leurs réflexions. Elle va également à Hélène Bruderer qui a, cette an- née encore, excellemment géré les travaux d’édition de ce nouveau vo- lume de la collection.
Genève, septembre 2019.
Jacques de Werra
Sommaire/ Contents
Avant-propos . . . . V Table des abréviations . . . . XV
Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg
Enregistrement des marques non traditionnelles en Suisse: bilan et
perspectives . . . . 1
Marcus Höpperger
International Developments on Non-traditional Trademarks . . . . 59
Philipp von Kapff
The Curious Case of Unconventional Trade Marks . . . . 69
Julia Belagorudsky
Protection of Non-Traditional Trademarks under US Law . . . . 83
Olivia Dhordain
Why Non-Traditional Trademarks Matter to the Luxury Industry . . . . 103
Guillaume Fournier
Marques non traditionnelles, leçons de la pratique judiciaire (Do’s and
Don’ts) . . . . 111
Irene Calboli
Non-Traditional Trademarks As Means to Protect Product Designs and Aesthetic Product Features: What is the Impact of Creativity and
Innovation? . . . . 125
Martin Senftleben
Non-Traditional Marks, Freedom of Competition and Freedom of
Expression–Giving Equal Weight to Fundamental Interests in the Fields of
Commerce and Culture . . . . 161
Table des matières/ Table of contents
Avant-propos . . . . V Table des abréviations . . . . XV
Enregistrement des marques non traditionnelles en Suisse: bilan et perspectives
Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg
I. Introduction . . . . 1
II. Conditions générales de protection . . . . 2
A. Signe propre à exercer la fonction d’une marque . . . . 2
B. Reproduction de la marque . . . . 3
C. Absence de motifs absolus d’exclusion . . . . 5
1. Appartenance au domaine public . . . . 5
2. Marque imposée . . . . 6
3. Autres motifs absolus d’exclusion . . . . 8
III. Marques tridimensionnelles . . . . 9
A. Nombre d’enregistrements . . . . 9
B. Notion . . . . 9
C. Reproduction de la marque . . . . 10
D. Appartenance au domaine public . . . . 10
1. Marques tridimensionnelles au sens large . . . . 10
2. Marques tridimensionnelles au sens étroit . . . . 10
a) Formes «originales» se distinguant de ce qui est usuel et at- tendu . . . . 11
b) Formes avec un effet technique ou influencées par la technique 12 c) La forme d’un produit ne constitue en principe pas un renvoi à une entreprise . . . . 12
d) Diversité des formes dans le marché concerné . . . . 13
e) Délimitation par rapport aux autres droits de propriété intel- lectuelle . . . . 14
f ) Ecart clair avec les formes habituelles sur le marché concerné 15 g) Jurisprudence du TAF . . . . 17
h) Conclusions . . . . 18
3. Combinaison de formes en trois dimensions banales avec des éléments bidimensionnels distinctifs . . . . 19
E. Formes constituant la nature même du produit et formes techniquement nécessaires . . . . 22
1. Formes constituant la nature même du produit . . . . 23
2. Formes techniquement nécessaires . . . . 28
IV. Marques de position . . . . 31
A. Nombre d’enregistrements . . . . 31
B. Notion . . . . 31
C. Reproduction de la marque . . . . 32
D. Appartenance au domaine public . . . . 32
V. Marques de couleur abstraite . . . . 35
A. Nombre d’enregistrements . . . . 35
B. Notion . . . . 35
C. Reproduction de la marque . . . . 37
D. Appartenance au domaine public . . . . 39
1. Besoin de libre disposition . . . . 39
2. Défaut de caractère distinctif . . . . 41
E. Autres motifs absolus d’exclusion . . . . 42
VI. Marques sonores . . . . 43
A. Nombre d’enregistrements . . . . 43
B. Notion . . . . 43
C. Aptitude à constituer une marque . . . . 44
D. Reproduction de la marque . . . . 46
E. Appartenance au domaine public . . . . 47
1. Séquences sonores banales . . . . 47
2. Séquences sonores descriptives . . . . 48
F. Autres motifs absolus d’exclusion . . . . 48
VII. Marques de mouvement . . . . 49
A. Nombre d’enregistrements . . . . 49
B. Notion . . . . 49
C. Reproduction de la marque . . . . 53
D. Appartenance au domaine public . . . . 53
VIII. Résumé . . . . 55
International Developments on Non-traditional Trademarks Marcus Höpperger I. Introduction . . . . 59
II. Information Gathering . . . . 60
III. Representation of non-traditional trademarks–Areas of Convergence . 61 IV. Singapore Treaty on the Law of Trademarks . . . . 64
V. Non-traditional trademarks under the Madrid System . . . . 66
VI. Conclusion . . . . 67
The Curious Case of Unconventional Trade Marks Philipp von Kapff I. Introduction . . . . 69
II. Trade marks to be clear and precise . . . . 70
A. Sound marks . . . . 71
B. Combination of colours . . . . 72
C. Motion marks, multimedia marks, hologram marks . . . . 73
D. Shape marks . . . . 74
III. Acquired distinctiveness . . . . 80
IV. Conclusion . . . . 81
Protection of Non-Traditional Trademarks under US Law Julia Belagorudsky I. Introduction . . . . 83
II. Functionality Doctrine . . . . 84
A. Purpose of the functionality doctrine . . . . 84
B. Functionality serves as an absolute bar to registration . . . . 85
C. Aesthetic functionality also serves an absolute bar to registration . . . 87
III. Acquired Distinctiveness . . . . 88
A. Prior Registration as Proof of Distinctiveness . . . . 89
B. Five Years of Use as Proof of Distinctiveness . . . . 90
C. Establishing Distinctiveness by Actual Evidence . . . . 91
D. Example: General Mills not able to show acquired distinctiveness for color yellow . . . . 91
IV. Forms of Non-Traditional Marks . . . . 92
A. Color . . . . 92
B. Scent . . . . 95
C. Shape . . . . 96
D. Flavor . . . . 98
E. Sound . . . . 99
F. Motion . . . . 99
G. Touch/Texture . . . . 100
Why Non-Traditional Trademarks Matter to the Luxury Industry
Olivia Dhordain . . . . 103
Marques non traditionnelles, leçons de la pratique judiciaire (Do’s and Don’ts) Guillaume Fournier I. La mise enœuvre judiciaire de la protection: quelques distinctions . . . . . 112
II. La procédure ordinaire . . . . 112
III. Les mesures provisionnelles . . . . 114
IV. Les bases légales . . . . 115
V. Les moyens de preuve . . . . 116
A. Les moyens de preuve à disposition . . . . 116
B. En particulier: l’expertise . . . . 117
C. En particulier: le sondage d’opinion . . . . 120
VI. Les stratégies internationales . . . . 122
VII. Le futur de la mise enœuvre judicaire en Suisse . . . . 123
Non-Traditional Trademarks As Means to Protect Product Designs and Aesthetic Product Features: What is the Impact of Creativity and Innovation? Irene Calboli I. Introduction . . . . 125
II. A Review of the Traditional Difference Between Trademarks and Other Intellectual Property Rights . . . . 127
III. Non-Traditional Trademarks as Means To Perpetually Protect Product Designs and Aesthetic Product Features . . . . 133
IV. From Theory to Practice: Examples of Product Designs and Aesthetic Features Protected as Non-Traditional Trademarks . . . . 138
A. «My Louboutin Shoes»: The (Legal) (Hi)Story of the Red Lacquered Sole . . . . 138
B. «My Gucci»: Selected (Legal) (Hi)Stories of the Italian «Gs» Monogram and Stripes . . . . 143
C. Louis Vuitton: Litigation Over LV Monograms, Flowers, and Checkboard Patters . . . . 147
D. Bottega Veneta: The (Legal) (Hi)Story of the Intrecciato Pattern . . . 150
V. The Potential Negative Impact of Non-Traditional Trademarks on
Creativity and Access to Styles . . . . 155
VI. Conclusion . . . . 158
Non-Traditional Marks, Freedom of Competition and Freedom of Expression–Giving Equal Weight to Fundamental Interests in the Fields of Commerce and Culture Martin Senftleben I. Introduction . . . . 161
II. Freedom of Competition . . . . 163
A. Impact on Assessment of Distinctiveness . . . . 164
B. Impact on Assessment of Functionality . . . . 165
C. Effectiveness of Registration Obstacles . . . . 167
D. Overview of Central Safeguards . . . . 170
III. Freedom of Expression . . . . 172
A. Weakness of Functionality Doctrine . . . . 175
B. Distinctiveness as a Self-Service Mechanism . . . . 178
C. Public Order and Morality . . . . 183
D. Overview of Central Safeguards . . . . 186
IV. Conclusion . . . . 188
Table des abréviations
ADPIC/TRIPS Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l’Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce/
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on April 15, 1994
Aff. Affaire
Al. Alinéa
Art. Article
ATAF Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral ATF Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil Officiel) (Suisse)
BO Bulletin Officiel (Suisse)
c./cons./consid. considérant
C. F. R. Code of Federal Regulations (US)
CC Code Civil du 10 décembre 1907 (RS 210) (Suisse)/Swiss Civil Code of December 10, 1907 (RS 210) (Switzerland)
Cf. Conférer
Ch. Chiffre
chron. Chronique
CJCE/ECJ Cour de Justice des Communautés Européennes/European Court of Justice
CJUE/CJEU Cour de Justice de l’Union Européenne/Court of Justice of the European Union
CO Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220) (Suisse)/Swiss Code of Obligation of March 30, 1911 (RS 220) (Switzerland)
Coll. Collection
comm. Commentaire
CR PI Commentaire Romand Propriété Intellectuelle, Jacques de Werra/Philippe Gilliéron (éds.), Bâle 2013
CTMR Règlement du Conseil No. 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78/1) (CE)/Council Regulation No 207/2009 of February 26, 2009 on the Community trade mark (OJ L 78/1) (EC)
Design Directive Directive 98/71 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 289/28) (UE)/Directive 98/71/EC of the European Par- liamant and of the Council of October 13, 1998 on the legal protection of designs (OJ L289/28) (EU)
DFJP Département féderal de justice et police
e. g. Exempli gratia
ECHR European Convention on Human Rights
ECJ Voir CJCE
éd./ed. Éditeur/editor
EIPR European Intellectual Property Review
EU Voir UE
EUIPO Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle/
European Intellectual Propery Office
EUTM European Union trade mark
EUTMIR Règlement d’exécution 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispo- sitions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/1431 (JO L 104/37) (UE)/
Commission Implementing Regulation 2018/626 of March 5, 2018 laying down detailed rules for implementing certain pro- visions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parlia- ment and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation 2017/1431 (OJ L 104/
37) (EU)
EUTMR Règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L154/1) (UE)/Regulation 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the European Union trade mark (OJ L 154/1) (EU)
EWCA England and Wales Court of Appeal (UK)
FF Feuille fédérale (Suisse)
Fig. Figure
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Allemagne) GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler
Teil (Allemagne)
i. e. id est
ibid. Ibidem
id. idem
IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law
IP Voir PI
IPI Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
IPR Intellectual Property Rights
IT Information Technology
JO/OJ Journal Officiel de l’Union Européenne/Official Journal of the European Union
LCD Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1989 (RS 241) (Suisse)/Federal Act on Unfair Competition of De- cember 19, 1989 (RS 241) (Switzerland)
let./lit. Lettre/littera
LPM Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (RS 232.11) (Suisse)/
Federal Act on the Protection of Trade marks and Indications of Source of August 28, 1992 (RS 232.11) (Switzerland)
Madrid Arrangement Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement interna- tional des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 232.112.3)/Madrid Agreement Concerning the Internatio- nal Registration of Marks of July 14, 1967 (RS 232.112.3) Madrid Protocol Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enre-
gistrement international des marques Conclu à Madrid le 27 juin 1989 (RS 0.232.112.4)/Protocol Relating to the Madrid Agree- ment Concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989 (RS 0.232.112.4)
No. Number
NTTMs Non-Traditional Trademarks
OHIM Office for Harmonisation in the Internal Market (EU)
OJ Voir JO
OMC/WTO Organisation Mondiale du Commerce/World Trade Organisa- tion
OMPI/WIPO Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle/World In- tellectual Property Organisation
OMS/WHO Organisation Mondiale de la Santé/World Health Organisation OPM Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992 (RS 232.111) (Suisse)/Federal Ordinance on the Protection of Trade marks and Indications of Source of December 23, 1992 (RS 232.111) (Switzerland)
p./pp. Page(s)
p. ex. Par exemple
para. Paragraphe(s)
PCT Traité de coopération en matière de brevets (PCT) conclu à Washington le 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1)/Patent Coopera- tion Treaty (PCT) of June 19, 1970 (RS 0.232.141.1)
PI/IP Propriété intellectuelle/Intellectual Property
PLT Patent Law Treaty (PLT) adopted at Geneva on June 1, 2000
PR Public Relations
préc. Précité(e)
RDS Revue de droit suisse (Suisse)
Règl./Reg Règlement/Regulation
RS Recueil systématique (Suisse)
RSDA Revue suisse de droit des affaires et du marché financier
RSJ Revue suisse de jurisprudence
RSPI Revue suisse de la propriété intellectuelle
s./ss Suivant/suivants
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence (Suisse)
SIWR Auteur in: Roland von Büren/Lucas David (éd.), Schweizeri- sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009
SMEs Small and medium-sized enterprises
TAF Tribunal administratif féderal (Suisse)
TC Tribunal cantonal (Suisse)
TF Tribunal fédéral (Suisse)
TFEU/TFUE Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (JO C 326/47) (UE)/Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 326/47) (EU)
TMD Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336/1) (UE)/Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 (OJ L 336/1) (EU)
TMEP U. S. Patent and Trademark Office Trademark Manual of Exa- mining Procedure
TRIPS Voir ADPIC
TTAB Trademark Trial and Appeal Board
U. S./US United States of America/Etats-Unis d’Amérique
U. S. C. United States Code
U. S. P. Q. The United States Patents Quarter
UCC United States Uniform Commercial Code
UE/EU Union européenne/European Union
UK United Kingdom
UN United Nations
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
US$ US Dollars
WHO Voir OMS
WIPO Voir OMPI
WTO Voir OMC
Enregistrement des marques non traditionnelles en Suisse: bilan et perspectives
Eric MEIER/Olivier VELUZ/Franziska GLOORGUGGISBERG1
I. Introduction
Il y a un peu plus de 25 ans, le 1eravril 1993, entrait en vigueur la loi fédé- rale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)2. Depuis cette date, il est possible de protéger de nou- veaux types de marques qui ne sont pas constitués par des mots ou des éléments graphiques. Le législateur a mentionné à l’art. 1 al. 2 LPM comme exemples les formes en trois dimensions. Selon le Message LPM, cette disposition contient une définition «ouverte» et n’exclut pas que d’autres signes, comme la marque acoustique, puissent être enre- gistrés, les dispositions d’exécution devant délimiter avec précision les ty- pes de marques enregistrables3. Le Conseil fédéral indiquait en outre qu’il incomberait à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle4et aux tribunaux d’établir les critères de la protection des marques tridimension- nelles5. On le voit, bon nombre de questions étaient ouvertes lors de l’en- trée en vigueur de la LPM. Elles peuvent être regroupées en quatre caté- gories:
– Quelles conditions doivent être remplies pour qu’un signe puisse constituer une marque au sens de l’art. 1 LPM et quels sont les nou-
1 Eric Meier est chef de la Division des marques et vice-directeur de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Olivier Veluz occupe le poste de chef de la section des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage de la Division des marques de l’IPI. Franziska Gloor Guggisberg est juriste en marques senior dans la Division des marques de l’IPI. Les auteurs s’expriment en leur propre nom et le contenu de la présente contribution n’engage en aucune façon l’IPI.
2 RS 232.11.
3 Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des mar- ques et des indications de provenance, FF 1991, vol. I, p. 19 (Message LPM).
4 Aujourd’hui, l’IPI.
5 Message LPM,supran. 3, p. 20.
veaux types de marques (marques non traditionnelles6) compris sous l’art. 1 al. 2 LPM?
– Quelles sont les exigences liées à la reproduction d’une marque non traditionnelle pour la fonction de publicité du registre?
– Les critères d’examen pour les motifs absolus d’exclusion prévus à l’art. 2 LPM sont-ils différents de ceux développés sous l’ancien droit pour les marques verbales, figuratives ou combinées?
– Qu’en est-il de la délimitation avec d’autres lois de propriété intellec- tuelle?
La présente contribution vise à montrer les réponses apportées par la pra- tique et la jurisprudence à ces questions et à dresser la liste des principaux points qui sont encore à clarifier. Pour cela, nous commencerons par trai- ter les conditions générales de protection, valables pour tous les types de marques non traditionnelles, avant de passer en revue les cinq types de marques jouant un rôle dans la pratique.
II. Conditions générales de protection
A. Signe propre à exercer la fonction d’une marque
Seuls les signes aptes à exercer la fonction d’une marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM peuvent être protégés comme marques7. Le signe concerné doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Autrement dit, comme le Message LPM l’in- dique, le signe doit être apte à remplir une fonction d’indication d’origine commerciale et une fonction distinctive d’un produit ou d’un service par- mi l’offre existante8. Cette double fonction, qui a été confirmée par le Tri- bunal fédéral9, peut être exercée en principe par tous les signes perçus par
6 Ou marques «non conventionnelles»; voir en particulier Directives IPI en matière de marques 1.1.2019, Partie 5, let. B, p. 147, disponibles sur le site Internet de l’IPI à l’a- dresse suivante: https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de- telechargement/marques.html.
7 La doctrine parle à cet égard de caractère distinctif abstrait; MICHAELNOTH/FLORENT
THOUVENIN in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (éd.), Marken- schutzgesetz Handkommentar, Stämpfli, Berne 2017,adart. 1 LPM, p. 60, N° 22 et la doctrine citée.
8 Message LPM,supran. 3, p. 18.
9 Voir la jurisprudence citée par PHILIPPEGILLIÉRONin: Jacques de Werra/Philippe Gil-
la vue ou par l’un des autres sens physiques de l’être humain, à savoir l’ouïe, le toucher, l’odorat ou le goût10. Comme nous le verrons ultérieu- rement, la jurisprudence a confirmé que les formes tridimensionnelles d’un produit ou de son emballage qui se confondent avec l’objet désigné (marques tridimensionnelles au sens étroit), les formes tridimensionnel- les indépendantes de la forme de la marchandise ou de son emballage (marques tridimensionnelles au sens large), les couleurs abstraites (sans délimitation dans l’espace) et les sons peuvent constituer des marques11. Il en va de même de la combinaison d’une forme tridimensionnelle ou d’un élément bidimensionnel avec une position déterminée sur un pro- duit12. En revanche, les tribunaux suisses n’ont pas encore eu l’occasion de s’exprimer sur la possibilité de protection d’un hologramme, d’un mo- tif abstrait13ou d’un mouvement, qui sont susceptibles d’enregistrement selon l’IPI14. Enfin, pour la doctrine et la jurisprudence (s’agissant de la marque olfactive), une odeur, un goût ou un signe reconnaissable au tou- cher sont aptes à exercer la fonction d’une marque. Pour des raisons tech- niques, ces signes ne peuvent toutefois pas être enregistrés à l’heure ac- tuelle.
B. Reproduction de la marque
Contrairement à ce qu’indique le Message LPM, l’OPM15ne délimite pas avec précision les types de marques enregistrables. L’art. 10 OPM se borne à fixer les exigences liées à la reproduction de la marque16. Selon
liéron (éd.), Commentaire romand de droit de la propriété intellectuelle, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013,adart. 1 LPM, p. 638, N° 8. MATTHIASSTÄDELIin: Lucas Da- vid/Markus Frick (éd.), Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, Helbing Lichten- hahn, Bâle 2017,adart. 1 LPM, p. 55 s., N° 14.
10 NOTH/THOUVENIN,supran. 7,adart. 1 LPM, p. 55, N° 8 et les références citées.
11 Voirinfra, ch. III, p. 9 ss, ch. V, p. 35 ss, et ch. VI, p. 43 ss.
12 Voirinfra, ch. IV, p. 31 ss.
13 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a toutefois eu l’occasion de s’exprimer sur des marques figuratives représentant une partie d’un motif abstrait; voir TAF, arrêt du 17.2.2014, B-2655/2013, c. 3.6 (fig.) et la jurisprudence citée.
14 Directives IPI,supran. 6, Partie 2, ch. 3.2.5, 3.2.7 et 3.2.9.
15 Ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.111); lire Message LPM,supran. 3, p. 19.
16 Cette disposition vise à garantir la publicité du registre et la sécurité juridique; voir LARADORIGOin: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (éd.), Marken- schutzgesetz Handkommentar, Stämpfli, Berne 2017,adart. 28 LPM, p. 824, N°
33 et les références citées.
le premier alinéa de cette disposition, la marque doit pouvoir être repré- sentée graphiquement, mais l’IPI peut autoriser d’autres modes de repré- sentation pour des formes de marques particulières. A la différence de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des offices nationaux de l’Union européenne (UE)17, l’IPI n’a pas en- core fait usage de cette possibilité. Pour obtenir l’enregistrement d’une marque non traditionnelle, le déposant doit remettre, avec sa demande d’enregistrement, une reproduction en deux dimensions de la marque et indiquer qu’il s’agit d’un type de marque particulier et, au besoin, une description de la marque18. Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée19. Afin que le signe soit accessible aux autorités compéten- tes, aux entreprises et au public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d’accès, compréhensible, durable et objective20. A l’heure actuelle, aucun moyen technique ne permet de respecter l’exi- gence de la représentation graphique de la marque olfactive21, des mar- ques gustatives et des marques tactiles22. En revanche, une mélodie23et un mouvement peuvent, comme on le verra ci-après24, être représentés
17 Voir Communication commune de l’EUIPO et des Etats membres de l’UE sur la re- présentation de nouveaux types de marques, disponible sur le site Internet de l’EUI- PO à l’adresse suivante: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communica tion/common_communication_8/common_communication8_fr.pdf.
18 Art. 28 al. 2 let. b LPM en relation avec l’art. 10 al. 1 OPM. Concernant les modalités à respecter pour les différents types de marques non conventionnelles, lire Directives IPI,supran. 6, Partie 2, ch. 3.2.3 ss.
19 Art. 28 al. 2 let. b LPM en relation avec l’art. 10 al. 2 OPM.
20 Directives IPI,supran. 6, Partie 2, ch. 3.2 et l’arrêt cité; DORIGO,supran. 16,ad art. 28 LPM, p. 826, N° 39; STEFANFRAEFELin: Lucas David/Markus Frick (éd.), Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2017,adart. 28 LPM, p. 659, N° 20; JULIEPOUPINETin: Jacques de Werra/Philippe Gilliéron (éd.), Commentaire romand de droit de la propriété intellectuelle, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013,adart. 28 LPM, p. 970, N° 15.
21 TAF arrêt du 23.5.2011, B-4818/2010, c. 6.2.2Odeur d’amandes grillées (marque ol- factive).
22 Voir aussi Directives EUIPO relatives aux marques, Partie B, Section 2, ch. 9.11.2 s.;
disponibles sur le site Internet de l’EUIPO à l’adresse suivante: https://euipo01app.
sdlproducts.com/1004930/919303/directives-des-marques/introduction; d’un au- tre avis, DORIGO,supran. 16,adart. 28 LPM, p. 834, N° 65.
23 Pour les bruits, voir cependantinfra, ch. VI.D, p. 46.
24 Cf.infra, ch. VI.D, p. 46, et ch. VII.C, p. 53.
graphiquement, la première au moyen d’un système de notation, le se- cond au moyen de plusieurs images illustrant la séquence.
C. Absence de motifs absolus d’exclusion
1. Appartenance au domaine public
L’appartenance au domaine public selon l’art. 2 let. a LPM joue un rôle central pour les marques non traditionnelles. Dans son arrêt «Smar- ties/M&M’s» de 2004, le Tribunal fédéral a précisé cette notion: les si- gnes qui relèvent du domaine public se caractérisent par le fait qu’ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au besoin de libre disposition25. Cette distinction du domaine public en deux composantes est importante, car l’examen s’effectue selon des critères différents. Le besoin de laisser un signe à la libre disposition du marché s’apprécie au regard des intérêts des concurrents. Pour examiner l’existence du carac- tère distinctif, il faut en revanche se fonder sur la compréhension de l’a- cheteur moyen auquel s’adressent les produits ou les services concernés:
celui-ci doit percevoir le signe comme un renvoi à une entreprise détermi- née26. Selon le Tribunal fédéral, les signes nécessaires indispensables à tous les concurrents sont soumis à un besoin de libre disposition absolu;
autrement dit, ils ne peuvent pas être enregistrés même s’ils se sont impo- sés comme marques en raison de leur utilisation27. S’agissant du caractère distinctif, le Tribunal fédéral a relevé dans plusieurs arrêts que la percep- tion du public visé est en principe différente pour les marques verbales ou figuratives que pour les signes qui se confondent avec l’aspect extérieur des produits. Pour ces derniers, le public n’a en effet pas l’habitude de pré- sumer l’origine commerciale des produits. Par conséquent, leur caractère
25 ATF 131 III 121, c. 4.1, sic! 2005, p. 369Smarties (3D)/M&M’s (3D). Avant cet arrêt, la jurisprudence n’avait pas clairement distingué ces deux notions; lire à cet égard, ERICMEIER, Motifs absolus d’exclusion: La notion du domaine public dans une per- spective comparative, sic! numéro spécial 125 ans de dépôts de marques, 2005, p. 67 ss. L’auteur précise que le but de l’art. 2 let. a LPM est de protéger l’intérêt gé- néral à ce que des droits exclusifs d’utilisation et de disposition sur certains signes ne soient pas octroyés de manière injustifiée. En excluant de la protection les signes re- levant du domaine public, la loi veut éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d’une entreprise qui bénéficierait ainsi d’un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence.Voir aussi TAF, arrêt du 13.11.2017, B-7547/2015, c. 6.1.1Bouteille (3D).
26 Lire MEIER,supran. 25, p. 69.
27 ATF 131 III 121, c. 4.1 et 4.4, sic! 2005, p. 369Smarties (3D)/M&M’s (3D).
distinctif est plus difficile à établir. Les critères d’examen sont les mêmes pour tous les types de marques, mais il faut les interpréter et les concré- tiser pour tenir compte des particularités des différents types de marque28. Nous verrons qu’un signe constitué d’une couleur abstraite ou de la forme du produit ou de l’emballage doit se distinguer clairement des couleurs et formes usuelles sur le marché concerné pour être doté de caractère distinctif29.
2. Marque imposée
La jurisprudence a eu l’occasion de s’exprimer plusieurs fois sur les conditions à remplir pour admettre l’enregistrement comme marque im- posée d’une couleur ou de la forme tridimensionnelle du produit ou de l’emballage. Dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a relevé que la preuve indirecte (volume d’affaires très important réalisé avec le signe en question, efforts publicitaires intenses) ne permet en principe pas d’établir l’imposition d’un signe qui se confond avec l’aspect exté- rieur du produit. Cette jurisprudence, qui a confirmé la pratique de l’IPI, s’explique par deux raisons. Premièrement, les couleurs et les formes de produits ou d’emballages sont souvent utilisées avec des éléments en deux dimensions distinctifs, qui seront, eux, identifiés par le public visé comme marques. Deuxièmement, les couleurs et les formes de produits ou d’emballages ne sont en règle générale pas perçues comme un renvoi à une entreprise déterminée, même après un usage prolongé, mais comme un renvoi aux caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles du produit.
Pour le Tribunal fédéral, un sondage d’opinion correctement conçu et exécuté (preuve directe) constitue donc le moyen le plus sûr pour élucider la perception d’un tel signe auprès du public visé30. Les indices classiques à déduire du volume d’affaires et de la publicité réalisés avec le signe concerné peuvent être pris en considération lorsque le sondage d’opinion n’a pas été correctement conçu et effectué. C’est ce qu’a fait le TAF dans l’arrêt «Chaise Panton»31. Par contre, la preuve indirecte ne saurait compenser un sondage d’opinion dont les résultats montrent que le signe
28 Lire MATTHIASSTÄDELI/SIMONEBRAUCHBARBIRKHÄUSERin: Lucas David/Markus Frick (éd.), Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2017,adart. 2 LPM, p. 87, N° 10 et la jurisprudence citée.
29 Voirinfra, ch. V. D.2, p. 41 et ch. III.D.2.h), p. 18.
30 ATF 131 III 121, c. 8, sic! 2005, p. 369Smarties (3D)/M&M’s (3D).
31 TAF, arrêt du 3.12.2010, B-5614/2008, c. 4.2, sic! 2010, p. 312Chaise Panton (3D).
Malheureusement, il ne ressort pas de cet arrêt pour quelles raisons les nouveaux
ne s’est pas imposé comme marque auprès d’une part importante du pu- blic visé32.
Les modalités à respecter pour assurer la validité d’un sondage figurent dans les Directives de l’IPI et dans la doctrine33. Le nombre de sondages d’opinion présentés à l’IPI par année peut se compter sur les doigts d’une main. Il n’est dès lors pas étonnant que le TAF n’ait pas eu souvent à se prononcer sur ces questions. Récemment, il a confirmé le point de vue de l’IPI s’agissant des conditions dans lesquelles un sondage d’opinion doit être mené afin de rendre vraisemblable le caractère de marque impo- sée de la forme d’un élément de prothèse rose34. Dans cette affaire, le son- dage a été effectué uniquement auprès de professionnels dans le cadre d’un congrès international d’orthopédie, à Berlin. Pour les juges adminis- tratifs fédéraux, il n’est pas représentatif du cercle des destinataires déter- minants: quand bien même neuf spécialistes suisses ont donné leur avis, le sondage ne permettait pas de renseigner sur la perception du signe sur le marché suisse. De plus, il n’a pas été réalisé dans un environnement neutre.
La jurisprudence s’est également prononcée à quelques reprises sur le taux de reconnaissance nécessaire pour admettre que le signe se soit im- posé comme marque. Dans son arrêt «Smarties/M&M’s», le Tribunal fé- déral a estimé que le caractère de marque imposée est établi lorsque plus de 60% des personnes interrogées reconnaissent d’elles-mêmes l’embal- lage dans la forme neutre qui leur était présentée, ceci nonobstant la ba- nalité du signe concerné (forme cylindrique étroite d’un emballage pour des produits chocolatés)35. Les juges de Mon-Repos n’ont toutefois pas indiqué quel pourcentage minimal de personnes doit attribuer le signe concerné par le sondage à une entreprise déterminée (degré du caractère
moyens de preuve remis par la recourante ont permis d’admettre la vraisemblance de l’imposition; voir la note de EUGENMARBACH, sic! 2010, p. 313.
32 ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Stämpfli, Berne 2013, p. 242; TAF, arrêt du 1.2.2017, B-5182/2015, c. 6.3.1Élément de prothèse (3D).
33 Directives IPI,supran. 6, Partie 5, ch. 12.3; WYSS,supran. 32, p. 204 ss; MARKUS
KAISER/DAVIDRÜETSCHIin: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (éd.), Markenschutzgesetz Handkommentar, Stämpfli, Berne 2017, ad Beweisrecht, p. 1547 ss, N° 37 ss et la doctrine citée.
34 TAF, arrêt du 1.2.2017, B-5182/2015, c. 6.2.5Élément de prothèse (3D).Voir aussi le sondage mentionné dans l’arrêt du 6.6.2017, B-5183/2015, c. 6.2.2Rose (Pantone 677) (marque de couleur).
35 ATF 131 III 121, c. 7.4, sic! 2005, p. 369Smarties (3D)/M&M’s (3D).
distinctif ). Il ne ressort en outre pas clairement de cet arrêt si ce pourcen- tage dépend du degré de banalité du signe ou de l’importance du besoin de libre disposition. Le TAF n’a pas non plus pris explicitement position sur ces deux questions, qui ne font pas l’unanimité dans la doctrine. Dans un arrêt relatif à la forme des boules «Lindor», il a toutefois estimé en 2007 qu’un pourcentage de 64% (boule rouge) et de 59% (boule bleue) n’était pas suffisant pour admettre que les deux signes tridimensionnels en cause s’étaient imposés comme marques, les formes concernées étant plus banales que l’emballage cylindrique «Smarties»36. Enfin, il n’existe pas de jurisprudence relative aux sondages d’opinion effectués sur Inter- net. Ces sondages, qui sont moins onéreux que les sondages classiques, sont acceptés par l’IPI, pour autant qu’ils respectent des conditions par- ticulières37.
3. Autres motifs absolus d’exclusion
Bien qu’ils jouent un rôle mineur dans la pratique, les motifs mentionnés à l’art. 2 let. c et d LPM peuvent également s’appliquer aux marques non traditionnelles. En effet, une marque non traditionnelle peut posséder, à l’instar d’un mot, un contenu sémantique. Selon la nature de ce contenu, la marque pourra être propre à induire en erreur ou contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou au droit en vigueur38.
36 TAF, arrêt du 27.3.2007, B-7418/2006, c. 17Boule Lindor (3D): «Die in BGE 131 III 135 E. 7.4 Smarties gezogene Grenze von 60% genügt im vorliegenden Fall nicht, ist doch der Banalitätsgrad der hinterlegten Formen bedeutend höher als jener der Zy- linderform»; pour une analyse détaillée de ces questions et les différents avis expri- més dans la doctrine, lire WYSS,supran. 32, p. 85 ss.
37 Directives IPI,supran. 6, Partie 5, ch. 12.3.6. Les directives mentionnent notamment qu’il est nécessaire de garantir la représentativité au niveau de la structure d’âge des personnes interrogées. Comme pour un sondage écrit, il faut également s’assurer de la spontanéité des réponses et exclure l’aide de tiers. La personne interrogée ne doit pas pouvoir revenir sur une question antérieure et modifier la réponse donnée.
38 Voirinfra, ch. V.E, p. 42 et ch. VI.F, p. 48.
III. Marques tridimensionnelles
A. Nombre d’enregistrements
Le registre suisse des marques compte plus de 600 enregistrements por- tant sur des marques tridimensionnelles39. Les plus anciens enregistre- ments remontent à 199340. Une grande partie d’entre eux consistent en des formes tridimensionnelles combinées avec des éléments en deux di- mensions.
B. Notion
Les Directives de l’IPI distinguent deux types de marques tridimension- nelles selon les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, à savoir les marques tridimensionnelles au sens large et celles au sens étroit. Les marques tridimensionnelles (ou marques de forme) au sens large sont des signes en trois dimensions pouvant être séparés, du moins intellectuellement, des produits ou des emballages, sans en modifier la fonction41. Sont aussi considérées comme des marques tridimensionnelles au sens large, les formes en trois dimensions enregis- trées pour des services42. Les marques tridimensionnelles (ou marques de forme) au sens étroit sont constituées par la forme du produit ou de son emballage ou d’une partie de ceux-ci. Pour ce type de marque, le signe se confond entièrement ou partiellement avec le produit ou l’emballage pour lequel la protection de la marque est demandée43.
39 Les chiffres mentionnés dans la présente contribution sont tirés de www.swissreg.ch (consultation le 15 octobre 2019).
40 CH 404039 et CH 404040.
41 Voir aussi en ce sens ATF 129 III 514 c. 2.1, JdT 2003 I 372Lego (3D).
42 Directives IPI,supran. 6, Partie 5, ch. 4.12.2; voir aussi TAF, arrêt du 29.9.2017, B- 5341/2015, c. 4.1.2.2Instrument d’écriture Montblanc-Meisterstück (3D); TAF, arrêt du 13.11.2017, B-7547/2015, c. 5.1.2.2Bouteille (3D).D’autres catégorisations exi- stent dans la doctrine, voir en particulier MICHAELNOTH: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (éd.), Markenschutzgesetz Handkommentar, Stämpfli, Berne 2017,adart. 2 let. b LPM, p. 211, N° 14.
43 ATF 129 III 514 c. 2.1, JdT 2003 I 372Lego (3D); TAF, arrêt du 1.9.2011, B-1360/
2011, c. 4.1Goulot (3D).
C. Reproduction de la marque
En vertu de l’art. 10 al. 1 OPM, la demande d’enregistrement doit men- tionner que la protection est requise pour une marque tridimensionnelle lorsque le signe ou une partie du signe porte sur des éléments en trois di- mensions, faute de quoi le signe pourrait être confondu avec une marque figurative. Le caractère tridimensionnel d’une marque doit ressortir clai- rement de sa représentation et l’objet de la protection doit être défini de façon précise. Le déposant doit remettre à l’IPI soit une représentation en perspective, soit une représentation montrant la marque sous différents angles44.
D. Appartenance au domaine public
1. Marques tridimensionnelles au sens large
Pour le TAF et l’IPI, les marques tridimensionnelles au sens large sont en principe examinées selon les mêmes critères que ceux applicables aux si- gnes bidimensionnels45. Font partie du domaine public les signes tridi- mensionnels qui sont composés exclusivement d’éléments descriptifs ou usuels ou de formes banales ou qui ne s’en écartent pas suffisamment46. Ce motif de refus est rarement appliqué; le registre contient d’ailleurs de nombreuses marques tridimensionnelles au sens large47. L’IPI applique les principes d’examen valables pour les marques tridimensionnelles au sens étroit lorsque la forme en trois dimensions représente un objet concerné par la prestation du service ou un objet utilisé à cette occasion48. 2. Marques tridimensionnelles au sens étroit
Depuis le 1eravril 1993, le Tribunal fédéral, le TAF et l’ancienne Commis- sion fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) ont rendu plus d’une centaine d’arrêts relatifs aux marques tridimension- nelles au sens étroit. Grâce à cette abondante jurisprudence, les principes et critères d’examen sont aujourd’hui clairs et, pour l’essentiel, similaires
44 Directives IPI,supran. 6, Partie 2, ch. 3.2.4. Lire aussi DORIGO,supran. 16,adart. 28 LPM, p. 829, N° 51.
45 ATAF 2010/31, c. 2.3Stylo à bille (3D); Directives IPI,supran. 6, Partie 5, ch. 4.12.2.
46 Directives IPI,supran. 6, Partie 5, ch. 4.12.2.
47 Exemples récents: CH 730128 et CH 724911.
48 Directives IPI,supran. 6, Partie 5, ch. 4.12.2.
à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Pour montrer l’évolution du droit, nous nous proposons de passer en re- vue chronologiquement les principaux arrêts du Tribunal fédéral.
a) Formes «originales» se distinguant de ce qui est usuel et attendu
Le Tribunal fédéral a rendu son premier arrêt en la matière en 1994. Dans cet arrêt portant sur la forme d’une montre49, les juges de Mon-Repos ont d’abord rappelé l’existence de deux restrictions à l’enregistrement comme marque du produit lui-même ou de son emballage. D’une part, le droit des marques ne doit pas servir à contourner les limites établies par le droit des designs et le droit d’auteur. D’autre part, pour pouvoir être protégée comme marque, la forme en trois dimensions doit remplir une fonction distinctive selon l’art. 1 al. 1 LPM. Or, le produit comme support d’un signe distinctif ne peut en principe pas constituer le signe distinctif lui-même. Pour pouvoir jouir de la protection, il est décisif que la marque tridimensionnelle frappe par son originalité, qu’elle se dis- tingue de ce qui est usuel et attendu et qu’elle demeure ainsi gravée dans la mémoire des acheteurs. Sont considérées comme usuelles et attendues les formes que le public perçoit comme nécessaires pour le fonctionnement du produit50. Le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en 1999 dans un arrêt relatif à une tablette ronde pour lave-vaisselle et lave-linge de cou- leur verte et blanche. Il a estimé que ce signe appartenait au domaine pu- blic, car ni les différents éléments, ni leur combinaison n’étaient pourvus de caractère distinctif51.
TF, sic! 2000, p. 286, en particulier pour des sub- stances pour lessiver
49 ATF 120 II 307 c. 3.a), JdT 1995 I 271Rado (3D).
50 Ces principes sont toujours valables aujourd’hui, ce qui est étonnant s’agissant du recours à l’expression «originalité» qui prête à confusion avec le critère utilisé en droit des designs; voir aussi la critique de NOTH,supran. 42,adart. 2 let. b LPM, p. 229, N° 66.
51 TF, arrêt du 14.10.1999, 4A.6/1999, c. 3.c), sic! 2000, p. 286,Tablette (3D).
b) Formes avec un effet technique ou influencées par la technique
Dans l’arrêt «Lego» du 2 juillet 2003, les juges fédéraux ont relevé que les formes techniquement nécessaires au sens de l’art. 2 let. b LPM font par- tie du domaine public52. Il en va de même des formes conditionnées par la technique, autrement dit les formes déterminées par la finalité d’utilisa- tion des produits sans qu’elles soient indispensables à leur fabrication.
Contrairement aux formes techniquement nécessaires, elles peuvent s’im- poser comme marque. Quant aux formes qui sont influencées par la tech- nique, elles sont susceptibles de protection à condition d’être pourvues de caractère distinctif. Il s’agit de formes qui sont utiles à la réalisation d’un effet technique, sans être destinées à cet effet. Il en va ainsi de la forme du «Toblerone» dont le but n’est pas de permettre de couper le chocolat, mais d’en faciliter l’opération.
Le Tribunal fédéral a repris ces catégories dans un arrêt du 26 avril 2004, estimant, dans le cas concret, que la forme d’un support catalytique ne faisait pas partie du domaine public, et dans un arrêt du 23 mai 2006, confirmant le manque de caractère distinctif d’une forme d’emballage pour des cigarettes, au motif qu’elle constituait la combinaison d’une forme banale avec des éléments conditionnés par la technique.
ATF 129 III 514, pour des briques de jeu (Spielbau- steine)
TF, sic! 2004, p. 676, en particulier pour des cataly- seurs chimiques
TF, sic! 2006, p. 666, en particulier pour des paquets de cigarettes et des cigarettes
c) La forme d’un produit ne constitue en principe pas un renvoi à une entreprise
Le 24 février 2004, le Tribunal fédéral a posé un principe essentiel dans l’examen de l’appartenance au domaine public d’une forme en trois di- mensions: en règle générale, le consommateur ne perçoit pas la forme d’un produit comme un renvoi à une entreprise, mais comme le produit
52 ATF 129 III 514 c. 2.3 s., JdT 2003 I 372Lego (3D). Pour la notion de formes techni- quement nécessaires, voirinfra, ch. III.E.2, p. 20.
lui-même53. Il en a déduit que la forme tridimensionnelle d’un produit n’est en principe pas comprise comme signe distinctif même après un long usage, contrairement aux mots et aux images. Deux ans plus tard, les juges fédéraux ont appliqué ce principe dans l’examen du caractère distinctif originaire d’une forme de bouteille54et ainsi confirmé la pra- tique de l’IPI55.
ATF 130 III 328, pour des bracelets
TF, sic! 2007, p. 831, en particulier pour des bières, des eaux minérales et des boissons alcoolisées
d) Diversité des formes dans le marché concerné
Dans un arrêt du 20 avril 2007 relatif à la forme d’un emballage, le Tribu- nal fédéral a précisé sa jurisprudence sur deux points essentiels, tout en admettant le recours formé par le Département fédéral de justice et police (DFJP) contre la décision de la CREPI, estimant que la forme d’emballage trapézoïdale faisait partie du domaine public. Mon-Repos a d’abord re- levé que le fait qu’une forme en trois dimensions se différencie d’une forme géométrique de base (en l’espèce un trapèze) ne permet pas en soi d’en obtenir la protection comme marque: la forme en trois dimensions doit s’écarter de par son originalité des formes préexistantes dans le do- maine de produits concernés56. Le Tribunal fédéral a ensuite constaté qu’en raison de la grande diversité des formes d’emballages sur le marché concerné, la forme en trois dimensions déposée n’était pas perçue comme inattendue ou originale par les destinataires. Elle n’était ainsi pas suscep-
53 ATF 130 III 328, c. 3.5, JdT 2004 I 307Bracelet de montre (3D).
54 TF, arrêt du 13.12.2006, 4A.15/2006, c. 5, sic! 2007, p. 831Bouteille (3D).
55 Le principe selon lequel la forme d’un produit n’est en principe pas perçue comme un renvoi à une entreprise a été développé en droit communautaire et introduit dans les Directives de l’IPI en 2005; voir Directives IPI en matière de marques 1.7.2005, Partie 4, ch. 4.10.2.2; les anciennes Directives de l’IPI sont disponibles sur le site Internet de l’IPI à l’adresse suivante: https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et- centre-de-telechargement/marques.html; lire aussi MARKUSINEICHEN, Die Form- marke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Mar- kenschutzgesetz, GRUR 2003, p. 199 s. Pour le droit communautaire, voir CJUE, ar- rêt du 8.4.2003,Linde AG,Winward Industries Inc. et Rado Uhren AG(aff. jointes C- 53/01 à C-55/01), para. 48.
56 ATF 133 III 342, c. 3.3Emballage (3D).
