INSTITUT CANADIEN. La protection, le transfert et la gestion de la propriété intellectuelle

La protection, le transfert et la gestion de la propriété intellectuelle

Les contrats de développement de propriété intellectuelle en technologies de l'information :

l'acquisition, l'exploitation et la protection des logiciels

Par

Stéphane Gilker sgilker@mtl.fasken.com Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.

Avocats

Agents de brevets et de marques de commerce Tour de la bourse

Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1^E9

Canada

1. INTRODUCTION

Le texte qui suit porte principalement sur les dispositions de propriété et d’octroi de licences de propriété intellectuelle (« PI ») relativement à des contrats de développement de logiciels, d’applications multimédia et de sites Web (les « contrats de développement ») qui sont conclus entre des fournisseurs indépendants de services de développement des technologies de l’information (« TI ») (les « développeurs ») et les clients pour lesquels de tels produits sont mis au point (les « clients »). Ces contrats font habituellement l’objet d’un projet initié par le client.

Les contrats de développement des TI soulèvent des questions intéressantes et souvent empreintes d’une certaine complexité à l’égard de la propriété et de l’octroi de licences de PI.

Sauf peut-être pour ce qui est des clauses qui ont trait aux exigences techniques entourant les produits livrables, les dispositions de PI comptent certainement parmi les dispositions les plus importantes et les plus débattues dans le cadre de contrats de développement ne serait-ce qu’en raison de leur incidence directe sur le prix, sur la capacité d’exploitation de ces produits livrables par le client, incluant sa capacité de générer des revenus grâce à ces produits livrables.

La négociation inadéquate de telles dispositions peut entraîner de graves conséquences pour les parties contractantes (et leurs conseillers juridiques). Un client pourrait fort bien se rendre compte qu’il a reçu moins que ce qui est nécessaire afin de rencontrer ses besoins minimaux et immédiats pour le prix qu’il a payé. Par ailleurs, un développeur pourrait avoir abandonné à un client donné certains droits de PI dans du matériel préexistant qu’il utilise habituellement dans la quasi-totalité de ses produits et projets le rendant ainsi pratiquement incapable d’exercer ses activités normales au risque d’enfreindre les droits de ce client.

Nous allons donc examiner, dans les pages qui suivent, certains concepts juridiques clefs utilisés dans la négociation des dispositions de PI retrouvées dans les contrats de développement de produits de TI, ainsi que les moyens possibles d’attribuer entre les parties les droits de PI en fonction de la nature des produits (logiciels, sites Web ou multimédias), tout en tentant de mettre l’accent sur les conséquences qu’entraînent de tels choix. Nous verrons aussi les solutions de rechange éventuelles.

2. QUESTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT

Avant de considérer la question de l’attribution de la PI dans les produits logiciels, multimédias et de sites Web entre les développeurs et les clients, l’on doit d’abord examiner les concepts de nature juridique ou spécifiques aux produits livrables eux-mêmes qui font habituellement partie des dispositions de PI dans les contrats de développement.

2.1 Concepts employés dans l’attribution des droits de propriété intellectuelle dans les produits logiciels, multimédias et de sites Web

Dans le cadre de négociation de l’attribution des droits de PI dans les produits livrables, il existe essentiellement deux types de concepts : (i) les concepts juridiques qui ont trait à la nature juridique des produits livrables ainsi qu’aux droits que la législation accorde à ces produits et (ii) les concepts plus « pratiques » portant sur la source et la nature des produits livrables.

2.1.1 Concepts juridiques

Les concepts juridiques employés dans le cadre de la négociation de l’attribution des droits de PI portent généralement sur la distinction entre les conditions juridiques entourant les produits livrables eux-mêmes (« propriété intellectuelle » ou « renseignements confidentiels ») par opposition aux droits qui leur sont accordés (« droits de propriété intellectuelle » et « droits

de confidentialité »), et sur le contexte de développement ou de l’attribution légale initiale de titularité d’une telle propriété intellectuelle (« propriété intellectuelle ou renseignements confidentiels d’amont, d’aval ou de tiers »).

a) Propriété intellectuelle par opposition aux droits de propriété intellectuelle

On entend par « droits de propriété intellectuelle », tout droit qui est ou peut être accordé ou reconnu en vertu de toute législation sur les brevets et les droits d’auteur, sur la protection des marques de commerce, des dessins industriels et des topographies de circuits intégrés, de même que toute autre disposition statutaire ou tout principe de common law ou de droit civil relatif à la propriété intellectuelle ou industrielle, qu’elle soit ou non enregistrée, y compris des droits dans toute application de l’un ou l’autre des éléments précités.

Par ailleurs, on entend par « propriété intellectuelle », l’objet visé par la protection que confèrent les droits de propriété intellectuelle, comme par exemple l’œuvre (dont les logiciels, protégés à titre de sous-catégorie des œuvres littéraires par la loi canadienne et les conventions internationales en matière de droit d’auteur), les exécutions, les découvertes, les inventions, les marques de commerce, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Des types différents de propriété intellectuelle appellent des traitements différents. Par exemple, un développeur pourrait vouloir conserver la propriété de tous les droits de brevets applicables à une fonctionnalité informatique brevetable élaborée dans le cadre d’un projet, mais être prêt à céder les droits d’auteur sur l’implémentation précise de cette invention réalisée dans le cadre de ce projet (c’est-à-dire, le logiciel lui-même) en sus d’une licence non exclusive sur le brevet pour permettre au client d’utiliser, de produire et de vendre cette implémentation précise sans enfreindre les droits rattachés au brevet du développeur.

b) Droits de propriété intellectuelle par opposition aux droits de confidentialité

L’expression « renseignements confidentiels » peut être définie comme étant des renseignements communiqués par une partie à une autre dans le cadre d’un projet ou, encore, développés par le développeur pour le client dans le cadre de ce projet, qui ne sont pas, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles, qui ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, en raison de leur nature confidentielle ou secrète, à l’égard desquels des mesures raisonnables ont été prises, compte tenu des circonstances, pour en préserver la confidentialité.

Sont souvent donnés en exemple de renseignements visés, les données, idées, concepts ou savoir- faire techniques, financiers ou commerciaux¹.

On entend par « droits de confidentialité », les droits dont une partie peut se prévaloir en droit ou par contrat pour empêcher une autre partie de divulguer ou par ailleurs d’utiliser des renseignements confidentiels qui lui ont été divulgués.

1 Se reporter à la définition de « secrets commerciaux » à l’article 1711 de la Partie VI, Chapitre 17 (propriété intellectuelle) de l’Accord de libre-échange nord-américain :

« Chacune des parties assurera à toute personne les moyens juridiques d’empêcher que des secrets commerciaux ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d’une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où : a) les renseignements sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont généralement pas connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b) les renseignements ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, du fait qu’ils sont secrets; et c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets. »

Habituellement, les projets de développement de TI produisent non seulement des œuvres protégées ou des inventions brevetables, mais également des idées, des fonctions, des caractéristiques et des concepts qui peuvent faire l’objet d’une protection à titre de renseignements confidentiels. Par conséquent, les parties doivent traiter la protection et l’attribution de ces renseignements confidentiels de la même manière et avec la même diligence que celles déployées pour d’autres types de propriété intellectuelle.

Les droits de confidentialité représentent des outils juridiques précieux qui protègent les idées, fonctions, caractéristiques et concepts sous-jacents aux logiciels. Il ne faut pas oublier que les logiciels ne sont pas, pour le moment du moins, aisément protégeables par brevet. De plus, bien que le droit d’auteur est utile en vue de protéger les logiciels contre une reproduction non autorisée, la valeur des logiciels réside parfois autant dans les idées, fonctions, caractéristiques et concepts sous-jacents au code que dans le code lui-même. Si l’on établit une comparaison avec des œuvres traditionnelles, telles que des tableaux ou de la poésie où la valeur réside davantage dans l’expression des idées que dans les idées sous-jacentes elles-mêmes, le code employé pour exécuter les idées, concepts, fonctions ou caractéristiques sous-tendant un logiciel peuvent avoir une valeur moindre pour l’utilisateur que les fonctions ou les caractéristiques réelles du logiciel.

Bien que la protection qu’accorde la loi aux secrets commerciaux ou aux renseignements confidentiels fait partie du concept général de « droits de propriété intellectuelle », la plupart du temps, les parties à un contrat de développement auront déjà conclu une convention de non- divulgation ou une convention de confidentialité à l’égard des renseignements qu’elles désirent protéger au titre des droits de confidentialité, ou auront inclus une disposition précise portant sur la protection des renseignements confidentiels dans le contrat de développement. Une telle

disposition viserait à traiter de manière exhaustive tous les droits et obligations des parties relativement à la protection de leurs renseignements confidentiels.

Il importe de s’assurer toutefois que si une disposition précise du contrat de développement (ou un autre contrat applicable) régit les droits de confidentialité, des dispositions portant sur l’attribution et la protection des droits de propriété intellectuelle ne viendront pas contredire les règles déjà convenues à l’égard des droits de confidentialité. La meilleure façon de s’assurer sans équivoque possible qu’aucun conflit de ce genre ne surviendra consiste à exclure expressément du concept de propriété intellectuelle le concept de renseignements confidentiels et également d’exclure expressément du concept de droits de propriété intellectuelle le concept de droits de confidentialité.

Il règne une grande polémique entourant la nature des droits de confidentialité : certaines personnes les considèrent comme des droits de propriété exclusive² de par leur nature, d’autres par contre protégeraient plutôt les renseignements confidentiels au moyen d’un contrat, exprès ou implicite, ou en fonction des principes de confiance³. Dans la mesure où, comme nous le supposons, les renseignements confidentiels ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété exclusive, il est quelque peu difficile de traiter ces droits de confidentialité de la même manière que, par exemple, le droit d’auteur qui, quant à lui, peut « appartenir » à quelqu’un et, de ce fait, faire l’objet de cessions ou de concessions. Ce simple fait justifierait par lui-même qu’un tel droit soit traité différemment des droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, ce traitement distinct ne justifie pas en soi un manque d’harmonie.

2 R. c. Stewart 1983, 42 O.R. (2d) 225; infirmé par la Cour suprême du Canada [1988] 1 R.C.S.

963.

3 Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau [1993], R.J.Q. 2449.

L’équivalence fonctionnelle d’une cession ou de l’octroi d’une licence exclusive, par le développeur au client, en regard de renseignements confidentiels peut se faire de la manière suivante:

· le développeur s’engage à communiquer au client ces renseignements confidentiels;

· le développeur s’interdit de divulguer ces renseignements confidentiels à quiconque;

· le développeur s’interdit de d’utiliser ces renseignements confidentiels de quelque manière; et

· le client se voit reconnaître le droit non restrictif d’utiliser ou de divulguer ces renseignements confidentiels.

L’équivalence fonctionnelle de l’octroi d’une licence non exclusive, par le développeur au client, en regard de renseignements confidentiels peut, quant à elle, se faire de la manière suivante:

· le développeur s’engage à communiquer au client ces renseignements confidentiels sans toutefois s’interdire de les divulguer à des tiers; et

· le client s’interdit d’utiliser et de divulguer ces renseignements confidentiels sauf de la manière et pour les fins expressément autorisées par le développeur (soit, généralement, dans la seule mesure requise afin de permettre au client de se prévaloir de ses droits et de se conformer à ses obligations suivant le contrat).

c) Propriété intellectuelle ou renseignements confidentiels d’amont par opposition à propriété intellectuelle ou renseignements confidentiels d’aval

La plupart des projets de développement se traduisent par l’utilisation d’éléments préexistants de propriété intellectuelle, ou « propriété intellectuelle d’amont » , consistant en des éléments de propriété intellectuelle dont l’ensemble ou une partie des droits de propriété intellectuelle appartiennent à une des parties préalablement à la prestation de tout service rendu par le développeur au client aux termes du contrat de développement, ou dont elle acquiert la propriété indépendamment de tels services, ainsi que par l’utilisation de « renseignements confidentiels d’amont », soit, en ce qui concerne une partie donnée, les renseignements confidentiels connus ou développés par cette partie préalablement à la prestation de tout service rendu par le développeur au client aux termes du contrat de développement ou qui sont indépendants de tels services.

D’une part, il n’est pas rare qu’au moins une partie d’un logiciel développé aux termes d’un contrat de développement comporte de la propriété intellectuelle d’amont du développeur, comme par exemple les modules de logiciels, routines ou sous-programmes du développeur existants préalablement à la date de signature du contrat de développement ou, encore, développés indépendamment du projet visé par ce contrat et, donc, sans que le client n’en assume le coût ni n’y contribue autrement (par exemple, par l’apport d’idées ou concepts de nature confidentielle sur la base desquels le logiciel sera développé). Un développeur voudra généralement réutiliser de tels modules, routines ou sous-programmes préexistants dans le cadre du projet régi par le contrat de développement, dans la mesure où ils répondront aux exigences d’un tel projet, ne serait-ce qu’en raison du fait que ceci réduira les incertitudes et risques liés au

respect de l’échéancier de développement, aux coûts de développement et aux défaillances usuelles affectant tout nouveau développement d’une certaine complexité.

D’autre part, le client pourrait fournir au développeur des éléments de propriété intellectuelle qu’il a lui-même développés ou qui lui appartiennent. L’on peut penser à des projets de développement de sites Web pour lesquels le client fournit habituellement du texte, des images et des logos qui lui sont associés ou qui ont trait à ses activités commerciales, ses produits ou services et qui doivent être intégrés dans l’interface graphique de son site Web.

On entend par « propriété intellectuelle d’aval », toute propriété intellectuelle créée par le développeur pour le client dans le cadre du projet, soit, dans certains projets, l’essentiel du matériel livrable au client aux termes du contrat de développement, et dont les coûts de développement auront, de ce fait, été assumés par le client.

Par ailleurs, l’expression « renseignements confidentiels d’aval » pourrait se définir comme tout renseignement confidentiel que le développeur aura conçu, élaboré ou compilé pour le client dans le cadre du projet.

La plupart du temps, le client tiendra pour acquis que la quasi-totalité, sinon la totalité, des produits livrables fournis aux termes du contrat de développement constituera, de par sa nature, une propriété intellectuelle d’aval et des renseignements confidentiels d’aval et, qu’en ayant défrayé les coûts de développement, il en sera, de ce fait, le titulaire. Or, souvent, une telle présomption est fausse tant en fait qu’en droit. En faits, puisqu’une certaine partie de ce que le développeur fournit normalement constituera une propriété intellectuelle et des renseignements confidentiels d’amont du développeur ou de tiers. En droit, puisque, comme nous le verrons au paragraphe 2.3 ci-après, la plupart du temps, les lois applicables en matière de PI accorderont

initialement au développeur, et non au client, la titularité des doits de propriété intellectuelle que le développeur aura développé aux termes d’un contrat de développement conclu avec un client,.

Afin de s’assurer que certains droits, à tout le moins dans les produits livrables, soient accordés au client, le contrat de développement devra donc nécessairement prévoir des dispositions expresses de cession ou d’octroi de licences (ou leur équivalent fonctionnel relativement aux renseignements confidentiels).

d) Propriété intellectuelle de tiers

On entend par « Propriété intellectuelle de tiers », toute propriété intellectuelle dont la totalité ou dont une partie des droits de propriété intellectuelle appartiennent à une partie autre que le développeur ou le client.

Il existe essentiellement deux types de propriété intellectuelle de tiers dont il faut tenir compte dans le cadre d’un projet de développement : la propriété intellectuelle de tiers intégrée dans les produits livrables (« propriété intellectuelle de tiers intégrée ») et la propriété intellectuelle de tiers qui, bien que non intégrée dans les produits livrables, est nécessaire à l’utilisation normale des produits livrables ou, encore, à leur modification, support ou maintenance (« propriété intellectuelle de tiers complémentaire »). Cette dernière peut comprendre une trousse de développement logiciel et les outils employés pour développer le logiciel personnalisé (« Software Development Kits » ou « SDK ») ou des logiciels de type « run time » qui doivent être exécutés simultanément aux produits livrables afin que ces derniers puissent fonctionner adéquatement.

e) Compilation

La notion de « compilation » est un concept lié au droit d’auteur. L’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (Canada) définit l’expression « compilation » comme « les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données ». L’article 101 Copyright Act américain définit, quant à lui, l’expression « compilation » comme « a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship ».

Au Canada et aux États-Unis, les compilations sont donc protégées par le droit d’auteur dans la mesure où elles résultent d’un choix original ou d’un arrangement original de matériel ou de données préexistants, y compris d’œuvres préexistantes protégées ou non par droit d’auteur.

Les droits dans une compilation ne sont pas rattachés à ses composantes individuelles mais bien à la compilation dans son ensemble, c’est-à-dire au choix ou à l’arrangement original de ces composantes individuelles. Ainsi, la création et l’exploitation d’une compilation nécessitent évidemment l’autorisation des titulaires de toute œuvre protégée par droit d’auteur comprise en totalité ou en partie dans la compilation. En d’autres termes, tant la création que l’exploitation d’une compilation constituée d’œuvres protégées par droit d’auteur nécessite l’autorisation des titulaires de droits d’auteur dans les œuvres ainsi intégrées dans cette compilation. L’auteur de la compilation n’acquiert aucun droit dans ces œuvres individuelles (autre que les droits que le titulaire du droit d’auteur dans ces œuvres individuelles pourra lui accorder aux fins de leur incorporation dans la compilation et aux fins de l’exploitation de ces œuvres individuelles; à titre de composante de cette compilation). Il sera néanmoins titulaire du droit d’auteur sur le choix ou à l’arrangement original de ces œuvres individuelles. Ainsi, personne, y compris les titulaires du

droit d’auteur des éléments de la compilation, ne sera habilité à reproduire ou autrement exploiter la compilation ou une partie importante de celle-ci sans l’autorisation de l’auteur de la compilation.

De ce fait, sous réserve des droits des titulaires du droit d’auteur sur les œuvres comprises dans la compilation, le titulaire du droit d’auteur de la compilation se verra reconnaître, à l’égard de sa compilation, les mêmes droits que ceux reconnus à tout autre titulaire du droit d’auteur.

Comme l’on peut le constater, le concept de compilation peut se révéler un outil fort utile dans la négociation de l’attribution de la propriété de logiciels, produits multimédias ou sites Web. Ainsi, même si un développeur refuse de céder au client les droits de propriété intellectuelle d’amont et d’aval sur les produits livrables, il pourra convenir de concéder une licence exclusive ou même de céder au client les droits d’auteur afférant à la compilation constituée du choix ou de l’arrangement de toute propriété intellectuelle d’amont, d’aval et même de tiers intégrée dans le produit livrable. Cette solution assurera au développeur la possibilité de réutiliser tout élément de propriété intellectuelle intégré au produit livrable tout en conférant au client l’exclusivité de l’assemblage particulier de ces éléments que constitue le produit livrable lui-même.

2.1.2 Concepts pratiques

Bien que les concepts juridiques mentionnés ci-dessus confèrent, dans nombre de cas, suffisamment de souplesse pour permettre aux parties de convenir d’une attribution acceptable de la propriété des droits afférents à des produits essentiellement technologiques (tel que le développement de logiciels), d’autres concepts pourraient se révéler utiles, parfois même

nécessaires, dans l’attribution de la propriété des projets associés à la création à la fois de logiciels et de « contenu » tels que des produits multimédias et des sites Web.

a) Contenu / logiciel

Le concept de « contenu » porte essentiellement sur toute interface humaine du produit livrable soit, en fait, tout ce que l’utilisateur peut « voir » ou « entendre », tel que du texte, des images et des éléments sonores (y compris de la musique et des enregistrements de voix ), visuels ou audiovisuels (y compris des prestations visuelles ou audiovisuelles d’artistes interprètes), fixes ou animés. Il pourrait également comprendre des photographies ou autres fixations de l’image ou de la voix d’un individu.

Le concept de contenu diffère de celui de « logiciel » qui vise les instructions destinées à être « lues » et « exécutées » par un processeur afin d’exploiter, de donner des instructions, de manipuler, d’avoir accès ou d’affecter autrement le fonctionnement ou l’exploitation d’un produit multimédia ou de sites Web ou encore de leur contenu. Le concept de « logiciel » inclut donc tout code ou instruction sous-tendant l’affichage ou l’interactivité des contenus de produits multimédias et sites Web (tels que les codes HTML, scripts, interfaces de passerelle commune (CGI)).

Les concepts de « contenu » et de « logiciel » peuvent se révéler des outils fort utiles dans l’attribution de la propriété des produits multimédias ou de sites Web, notamment dans les cas où un développeur pourrait n’attribuer aucune valeur réelle au fait de se réserver un droit dans le contenu mais vouloir se réserver un droit d’utilisation de tous les éléments du logiciel sous- tendant ce produit multimédia ou site Web. Ces concepts pourraient aussi être utiles dans les cas

où le client pourrait n’attacher aucune valeur réelle aux droits sur le logiciel lui-même mais vouloir s’assurer que le contenu ne sera utilisé que par et pour lui-même.

Dans un tel cas, les parties pourront convenir que tous les droits de propriété intellectuelle sur le contenu seront attribués (en fait, cédés) au client qui se verra de plus octroyer une licence non exclusive l’autorisant à utiliser le logiciel mais uniquement en association avec ce contenu (tel que celui-ci pourra être modifié de temps à autres). Le développeur quant à lui, conservera tous les droits de propriété intellectuelle dans le logiciel.

b) Contenu générique / contenu spécifique

La distinction entre logiciel et contenu pourra, dans certains cas, ne pas suffire à répondre aux exigences des parties. Par exemple, un développeur de sites Web pourra utiliser des modèles standards de pages Web développés dans le cadre de projets antérieurs et désirer pouvoir les réutiliser pour des projets à venir. Il pourrait également avoir développé des menus d’aide, des icônes ou d’autres matériels standards qu’il pourra vouloir utiliser dans des projets à venir. Dans certaines situations, le client pourra trouver acceptable que le développeur conserve la propriété du contenu « générique », c’est-à-dire le contenu qui n’est pas spécifique aux clients ni au produit développé pour le client, tout en insistant sur le fait que tout contenu spécifique aux clients ou développé pour le client lui soit cédé (ou, du moins, qu’il fasse l’objet d’une licence exclusive).

Le contenu spécifique peut comprendre des éléments qui incluent le nom du client ou d’autres renvois au client, qui revêtent une valeur de « marque de commerce » pour le client ou qui renvoient à ses activités commerciales, à ses produits ou services. Dans le cas d’applications

de jeux multimédia, le contenu spécifique pourrait comprendre l’intrigue, les règles de jeux, le scénario, les dialogues, les personnages, les paysages, la musique et d’autres contenus similaires.

Le contenu « générique » peut comprendre des modèles de pages Web standards, du texte standard, des instructions, menus d’aide ou icônes standards et, dans le cas de jeux multimédia, des éléments d’interface standards tels que des paysages ou immeubles « génériques » ou d’autres éléments génériques de décor ou paysage, des bruits et des effets sonores standards ainsi que des personnages et des costumes « anonymes », non spécifiques ou personnalisés à l’application du client.

Si, le client désire réutiliser de tels contenus standards dans le cadre de projets futurs, tels que des suites d’un jeux, celui-ci doit s’assurer que les droits de propriété intellectuelle dans les éléments protégeables, comme des personnages ou les détails d’un décor, créés par le développeur à partir des idées ou des concepts proposés par le client, seront cédés au client, ou du moins, feront l’objet d’une licence.

c) Logiciels génériques / logiciels spécifiques

Tout comme pour le contenu, les parties pourraient vouloir différencier les composantes logicielles en fonction de leur nature « spécifique » ou « générique ».

D’une part, nombreux sont les développeurs qui insisteront (ou devraient insister) pour conserver les droits de propriété intellectuelle dans toute composante logicielle (tel que des routines, sous-programmes ou outils logiciels d’application générale) qu’ils seront susceptibles de pouvoir réutiliser dans des projets futurs.

D’autre part, le client pourrait insister pour conserver la propriété de toute composante logicielle développée pour son compte et qu’il a payée et ce, a fortiori, si de telles composantes sont fondées sur des idées ou concepts inédits qu’il aura proposé ou qui pourraient lui conférer un avantage concurrentiel.

Comme on peut donc le constater, les négociations liées à la propriété des droits sur les composantes des produits livrables peuvent se révéler particulièrement ardues du fait que des intérêts sérieux et légitimes pourraient être en jeu pour chacune des parties.

Dans certains cas, certaines impasses ne pourront être dénouées par une attribution « pure et dure » des droits de propriété intellectuelle qui ne serait fondée que sur la nature des éléments en cause. La solution nécessitera fréquemment que les parties aient recours à des attributions tenant compte, de plus, d’autres critères tels que le territoire, le marché, la durée ou qui nécessiteront le paiement de compensations, par l’une des parties, fondées sur l’exploitation des éléments concernés par cette partie.

d) Connaissances résiduelles

Dans le cadre de négociations sur l’attribution des droits de propriété intellectuelle et sur les obligations de confidentialité, les développeurs font souvent état de leur préoccupation quant à leur capacité de poursuivre leurs activités commerciales d’une manière légitime sans risquer d’enfreindre les droits des clients en raison de la création ou de la réutilisation, non intentionnelle ou par inadvertance, de la propriété intellectuelle cédée ou concédée en exclusivité au client, ou en raison de la réutilisation ou de la communication de renseignements confidentiels développés pour le client dans le cadre d’un projet.

Un client confronté à une telle demande devrait, s’il y consent, assujettir son autorisation, à tout le moins, aux restrictions suivantes :

- aucune utilisation ou communication de connaissances résiduelles ne devrait être faite à un concurrent du client;

- aucune utilisation ou communication de connaissances résiduelles ne doit comprendre les renseignements confidentiels d’amont du client;

- une telle utilisation ou communication autorisée ne doit pas comprendre de renvoi explicite ou implicite au client, à ses activités commerciales, à ses produits ou à ses services;

- une telle utilisation ou communication autorisée ne doit pas entraîner une atteinte à quelque droit de propriété intellectuelle du client ou d’un tiers;

- une telle utilisation ou communication autorisée ne doit pas empêcher le client ou un tiers, ni par ailleurs porter atteinte au droit du client ou d’un tiers, de présenter une demande relative à des droits de propriété intellectuelle ou de se les voir accorder, comme par exemple des brevets.

2.2 Attribution initiale de la propriété

Afin de pouvoir attribuer les droits de propriété intellectuelle sur les produits livrables entre les parties, il est évidemment essentiel de savoir quelle partie est titulaire initiale de ces droits, d’une part, et de connaître les modalités de transfert de ces droits leur étant disponibles.

Eu égard à l’objet du présent document, nous limiterons notre étude aux droits d’auteur et aux brevets.

2.2.1 Droits d’auteur

En vertu des législations canadienne et américaine sur le droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits d’auteur sur celle-ci. Une exception importante existe toutefois lorsque l’œuvre créée l’est par un auteur « employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage » en vertu de l’article 13 (3) de la Loi sur le droit d’auteur (Canada)⁴ (« loi canadienne sur le droit d’auteur ») ou, encore, un « work made for hire » au sens de l’article 101 du titre 17 du United States Code (« loi américaine sur le droit d’auteur »). Dans ces deux cas, la personne ayant employé l’auteur ou ayant retenu ses services sera le premier titulaire du droit d’auteur.

L’article 13 (3) de la loi canadienne sur le droit d’auteur édicte que « Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; […]. ». Ce paragraphe établit donc le principe suivant lequel l'employeur est le « premier titulaire » des droits d'auteur sur l’œuvre réalisée par l'employé dans le cadre de son emploi, et non que l'employé « cède » ou est « réputé avoir cédé » ses droits d'auteur à l'employeur.

Cette disposition constituant une exception au principe suivant lequel l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur sur son oeuvre, elle fait donc l'objet d'une interprétation restrictive par les tribunaux. Ainsi, afin de se prévaloir d'une telle exception, l'employeur doit démontrer que l'auteur de l’œuvre était, lors de la réalisation de celle-ci, un « employé » suivant

4 L.R.C., 1985, ch. C-42

le sens donné à cette expression selon les lois en matière de droit de travail, par opposition à, par exemple, un entrepreneur indépendant ou à un fournisseur de service.

Ainsi, le juge Macerola J. concluait, dans Amusements Wiltron Inc. c. Mainville,⁵, que bien que le défendeur Mark Kraml ait pu recevoir de la demanderesse Amusement Wiltron une somme d’un quart de million de dollars afin de développer un logiciel de jeux de poker électronique, Mark Kraml n’étant pas un employé de Wilton et, n’ayant pas cédé ses droit au moyens d’un écrit signé au bénéfice de Wilton, le défendeur était demeuré titulaire des droits d’auteurs sur le logiciel en cause :

Mark Kraml était-il un employé au sens de la Loi sur le droit d'auteur⁽⁵⁾ comme le prétend la demanderesse, ou avait-il une relation d'affaires avec la compagnie Wiltron et agissait-il à ce titre comme entrepreneur indépendant?

Aux fins de détermination de la relation employeur-employé au sens de l'article 13(3), il faut distinguer entre le «contract of service» et le «contract for service».

«Cette distinction semble correspondre à la distinction faite en droit civil québécois entre le contrat de louage de services et le contrat d'entreprise.» À titre d'analogie, nous examinerons la jurisprudence en relations du travail ou en droit fiscal. Cette jurisprudence a dégagé, entre autres, quatre critères principaux permettant d'établir soit le statut fiscal d'un travailleur, soit la relation employeur-employé:

1. Propriété des outils;

2. Contrôle ou le lien de subordination;

3. Risque de pertes ou possibilités de profit;

4. L'intégration du travailleur à l'entreprise.

5 [1991] R.J.Q. 1932.

Ainsi, pour l'employé, le lien de subordination doit peser plus lourd que les facteurs d'indépendance ou d'autonomie pouvant fonder le statut d'entrepreneur⁽⁸⁾.

La prestation de travail n'est pas exclusive au contrat de travail. Par exemple, le mandataire et l'entrepreneur indépendant fournissent, eux aussi, un travail. Le travail de l'employé est cependant subordonné. [...] En effet, à la différence [...]

de l'entrepreneur indépendant, l'employé se place dans une situation de subordination juridique par rapport à son employeur quant à la façon de s'exécuter.[...]

Dans le cas de la subordination juridique au sens large, le contrôle porte non pas sur la façon d'exécuter le travail, mais plutôt sur la régularité convenue de son accomplissement, comme sur la qualité de son exécution. Il s'agit en somme d'une « obligation personnelle d'être au poste et de fournir soi-même un rendement satisfaisant et vérifiable de façon régulière (... ou encore d'une) exigence très précise de rendement personnel sous surveillance ». Concrètement, un certain nombre d'indices, variables selon les situations, permettront de conclure qu'une personne se trouve ainsi à travailler pour une autre: celle-ci, directement ou par ses représentants, assigne périodiquement le travail; le salarié doit être présent au lieu du travail avec une certaine régularité, ou, à tout le moins, participer à des réunions du personnel au cours desquelles se discute la marche du travail, ou encore fournir des rapports portant sur l'emploi du temps. De tels éléments permettent de conclure à l'existence d'un contrôle de la qualité et de la quantité de travail fourni; la fonction à accomplir est ainsi encadrée par l'employeur. S'il y a manquement de la part du salarié aux exigences de ce « cadre de travail », à cette obligation de rendement, s'exercera le pouvoir disciplinaire de l'employeur, manifestation à l'endroit du salarié du pouvoir général de direction de l'entreprise qui appartient à l'employeur. Donc, celui qui travaille dans un tel contexte a bien accepté de s'intégrer à l'entreprise d'autrui. Il travaille pour autant dans un contexte de sujétion juridique à la mesure de ses obligations à l'endroit de l'employeur.

1. Propriété des outils

Mark Kraml, tout au long de sa relation d'affaires avec la compagnie Wiltron, a toujours travaillé chez lui, sauf pendant trois (3) ou quatre (4) mois où on lui avait demandé d'installer le réseau informatique dans les nouveaux locaux de la compagnie. Il avait alors apporté son ordinateur personnel et continué à travailler à ses propres programmes. Il avait ses propres outils de travail (son ordinateur et son équipement, en plus d'un ordinateur que la compagnie Wiltron a dû fournir pour lui permettre d'effectuer spécifiquement les modifications à des puces se plaçant sur les plaquettes CoinMaster). Une vieille automobile lui était fournie mais il devait en défrayer les dépenses.

2. Contrôle ou le lien de subordination

Il ressort de la preuve que la demanderesse n'a pas ou peu de contrôle sur le travail ni sur l'horaire de travail de Mark Kraml. M. Halwacks lui indique ses préférences, explique qu'il désire obtenir telle modification de graphique, tel agencement de couleur, mais ne lui indique en aucun moment la façon de procéder. Il est indépendant dans sa méthode de travail. De plus, la compagnie n'avait pas accès aux banques de routines ou de modules qu'avait conçues M. Kraml.

3. Risque de pertes et possibilités de profit

La preuve révèle que ses honoraires dépendent en partie du travail effectué. Si les programmes ne fonctionnent pas, il n'est pas payé pour son travail et assume ainsi la perte reliée à son inefficacité.

4. Intégration à l'entreprise

M. Kraml travaille chez lui et travaille pour d'autres clients pendant sa relation d'affaires avec Wiltron. Il travaille aussi à son propre projet de jeu de poker. Par ailleurs, un grand pourcentage de son temps de travail est consacré à la compagnie Wiltron. Toutefois, pour déterminer si un travailleur est intégré à l'entreprise, l'on doit analyser certains indices qui permettent d'apprécier cette intégration: recevoir des ordres d'un supérieur, être présent sur les lieux de travail, fournir des rapports portant sur l'emploi du temps. Si l'on retrouve plusieurs de ces éléments, le travailleur a bien accepté de s'intégrer à l'entreprise d'autrui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, ses honoraires lui étaient versés sans déductions à la base, ce qui équivaut, de la part de la compagnie, à une reconnaissance implicite du statut de travailleur autonome. Tous les autres employés apparaissaient aux livres comptables de la compagnie sauf Mark Kraml.

La demanderesse n'a pas convaincu le Tribunal par prépondérance de preuve qu'il existait un lien de préposition entre Mark Kraml et la compagnie Wiltron.

Enfin, si les deux parties admettent que M. Kraml a, effectivement, travaillé au siège social de Wiltron à Sainte-Thérèse, M. Kraml soutient qu'il l'a fait comme entrepreneur indépendant pour installer le système informatique de Wiltron, qui venait d'aménager dans ses nouveaux locaux. Pour sa part, Wiltron y voit là l'intégration d'un employé au siège social maintenant adéquat pour recevoir l'employé. Ce dernier fait n'est pas non plus probant pour la demanderesse, apprécié dans l'ensemble de la preuve offerte.

L'article 13(3) de la loi ne peut donc pas s'appliquer et l'on revient au principe général de l'article 13(1): en l'absence d'un écrit, il y a lieu d'appliquer l'article 13.1, qui dispose que « [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre ».

Mark Kraml est donc titulaire des droits d'auteur sur le logiciel de jeu de poker constitué à partir de sa propre banque de 250 modules. Il n'a jamais cédé valablement et par écrit ses droits de reproduction sur ce logiciel, tel qu'exigé par la loi à l'article 13(4)[…] ».

Soulignons aussi l'existence d'un certain courant jurisprudentiel, au Canada, qui tend à reconnaître à l’employeur la titularité des droits d'auteur sur une oeuvre réalisée par une personne occupant à la fois un rôle d'employé et un rôle soit de dirigeant, de fondateur ou d’actionnaire unique de l'entreprise ⁶.

Finalement, l’exception prévue à l’article 13(3) de la loi canadienne sur le droit d’auteur cédera le pas devant une « stipulation contraire » intervenue entre l'employeur et l'employé, laquelle peut probablement être verbale.

Le droit américain est, quant à lui, plus large que le droit canadien en ce qui concerne le concept d’un « work made for hire ». Ce concept porte non seulement sur les œuvres exécutées dans le cadre d’une relation employé/employeur (au sens des règles de droit relatives au

6 Orbitron Software Design Corp. v. M.I.C.R. Systems Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 414; Dubois v. Systèmes de Gestion et D'analyse de Données Média, Média-Source Canada Inc. (1991), 41 C.P.R. (3d) 92; Y. Gendreau, «La titularité des droits sur les logiciels créés par un employé», 12 C.I.P.R. 147.

mandat⁷), mais également sur les « œuvres demandées ou commandées pour être employées comme œuvre collective, dans le cadre d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle, comme traduction, œuvre additionnelle, compilation, texte de directives, essai, documentation de réponse sur des essais ou comme atlas si les parties conviennent expressément, dans un document écrit qu’elles auront signé que l’œuvre constituera une œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi ».

Par conséquent, en vertu du droit américain, les œuvres assujetties à la règle du « work made for hire » peuvent comprendre les œuvres créées par des entrepreneurs indépendants dans la mesure où elles entrent dans l’une des catégories d’œuvres énumérées dans la définition de

« work made for hire » et dans la mesure où les parties auront conclu un contrat écrit dans lequel elles reconnaissent que ces œuvres constituent des œuvres assujetties à cette règle.

Or, selon la cause MacLean Associates, Inc. c. Wm. M. Mercer-Meidinger-Hansen, Inc.⁸, un programme informatique n’entre pas dans les catégories des œuvres énumérées dans cette définition. Par conséquent, un programme informatique ne pourra constituer un « work made for hire » que dans la mesure où il aura été élaboré dans le cadre d’un véritable emploi (comme c’est le cas au Canada).

7 Conformément à la décision de la cour suprême des États-Unis dans la cause Community for Creative Non-Violence et al. v. Reid, 490 U.S. 730 (1989), les critères non exhaustifs suivants sont employés pour établir l’existence d’une relation employé/employeur au sens donné aux règles de droit relatives au mandat : (1) l’œuvre exécutée dans les locaux de l’employeur, lequel fournit l’équipement et d’autres moyens permettant la création de l’œuvre;

(2) l’employeur exerce un contrôle sur l’employé (c.-à-d., l’employeur contrôle l’horaire de l’employé dans le cadre de la création de l’œuvre, il a le droit d’assigner d’autres tâches à l’employé, il établit le mode de rémunération ou il a le droit d’engager des adjoints à l’employé) et (3) le statut de l’employeur et le déroulement de ses affaires (c.-à-d., l’employeur est en affaire pour produire de telles œuvres, il prévoit des avantages pour l’employé, ou il retient à la source l'impôt sur le revenu de l’employé).

Lorsque vient le temps de négocier la propriété des droits d’auteur dans un logiciel, un produit multimédia ou un site Web développé par un entrepreneur indépendant, en l’absence d’une cession écrite et signée, par le développeur au bénéfice du client, des droits d’auteur dans ce logiciel, produit multimédia ou site Web ⁹, le développeur, et non pas le client, sera le titulaire de tous les droits d’auteur dans ce logiciel, produit multimédia ou site Web.

2.2.2 Brevets

En vertu de la législation canadienne et américaine, l’« inventeur » est la personne habilitée à déposer une demande de brevet portant sur une invention.¹⁰

Bien que le droit canadien et américain diffère quelque peu, il semble juste de préciser que, sauf dans les cas où l’inventeur est expressément embauché à des fins d’invention, s’il n’existe aucune disposition expresse prévoyant une cession des droits sur l’invention dans le contrat d’emploi, l’employé-inventeur, et non pas l’employeur, sera habilité à déposer une demande de brevet et à se voir délivrer le brevet pour une telle invention¹¹.

Par conséquent, les droits dans toute invention développée par un développeur dans le cadre d’un contrat de développement appartiendraient au développeur et non au client.

De ce fait, les parties à un contrat de développement devraient fonder leurs négociations sur le principe selon lequel le développeur est habilité à obtenir les brevets et à détenir

8 952 F 2d 769.

9 Paragraphe 13(4) de la loi canadienne sur le droit d’auteur et paragraphes 201 d) et 204 a) de la loi américaine sur le droit d’auteur.

10 Paragraphe 27(1) de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, ch. P-4) et article 111, United States Code, Titre 35 – Patents.

11 Comstock Canada c. Electec, 1991, 38 Canadian Patent Reporter (3d) 29

l’ensemble des droits aux termes des brevets délivrés à l’égard de toute invention conçue et réduite à la pratique par le développeur dans l’exécution du contrat de développement.

2.3 Attribution des droits de propriété intellectuelle dans les logiciels, produits multimédias et sites Web

2.3.1 Critères employés pour l’attribution des droits de propriété intellectuelle

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans la négociation de l’attribution des droits de propriété intellectuelle dans les logiciels, produits multimédias et sites Web développés par un développeur pour un client. Parmi ces facteurs :

- la prise en charge des coûts de développement par le client ou le développeur, - la nouveauté des idées ou des concepts sous-jacents aux produits livrables, - la partie à l’origine des idées ou des concepts sous-jacents aux produits livrables, - la propriété de toute propriété intellectuelle d’amont ou de tout renseignement

confidentiel d’amont sous-tendant le développement des produits livrables,

- tout avantage concurrentiel que les produits livrables sont susceptibles de conférer aux parties, et

- la valeur des produits livrables pour les concurrents du client.

2.3.2 Allocation des droits a) Logiciel

(i) Propriété intellectuelle d’amont du client

Normalement, le développeur aura besoin d’une licence (non exclusive) du client l’autorisant à « utiliser »¹² l’ensemble de la propriété intellectuelle d’amont du client nécessaire afin de se conformer à ses obligations aux termes du contrat.

(ii) Propriété intellectuelle de tiers

Pour sa part, le client pourra vouloir s’assurer qu’aucune propriété intellectuelle de tiers ne soit utilisée dans le développement des produits livrables, ni aux fins « d’utilisation »¹³ normale des produits livrables, sauf s’il en est préalablement avisé par écrit et sauf s’il est convaincu de pouvoir obtenir tous les droits nécessaires, à des conditions acceptables, afin de pouvoir utiliser les produits livrables dans la pleine mesure raisonnablement anticipée.

(iii) Propriété intellectuelle d’amont du développeur

Le client pourra également vouloir s’assurer qu’aucune propriété intellectuelle d’amont du développeur ne soit utilisée dans le cadre du développement des produits livrables, ni que

« l’utilisation »¹⁴ normale des produits livrables ¹⁵ ne soit tributaire de « l’utilisation »¹⁶ de quelque propriété intellectuelle d’amont du développeur, sauf s’il en est préalablement avisé par écrit et sauf si une telle propriété intellectuelle d’amont du développeur fait l’objet d’une licence,

12 L’expression « utilisation » s’entend de tout acte qui, s’il est commis sans l’autorisation du titulaire de tout droit de propriété intellectuelle applicable, constituerait une atteinte à un tel droit.

13 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 12.

14 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 12.

15 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 12.

normalement non exclusive, en permettant l’utilisation en association avec ces produits livrables, tels que ceux-ci peuvent être modifiés de temps à autre.

Dans la mesure où le client désire être en mesure d’exploiter les produits livrables sans restriction aucune, il devra insister sur l’ajout de modalités selon lesquelles toute licence obtenue en regard des composantes pour lesquelles les droits ne lui auront pas été cédés, pourront être cédées et faire l’objet des sous-licences sans restrictions quant aux paliers de délégations, les licences étant généralement présumées personnelles à leur bénéficiaires.

(iv) Propriété intellectuelle d’aval

Le client doit se rappeler que, sauf cession écrite expresse, le développeur demeure le titulaire de toute propriété intellectuelle d’aval. S’il n’est pas inhabituel pour les développeurs de céder au client les droits de propriété intellectuelle dans la propriété intellectuelle d’aval, ou du moins, une partie de cette propriété intellectuelle, les développeurs font preuve à l’occasion d’une vive résistance à l’égard de telles cessions, préférant conserver cette propriété et n’octroyer plutôt qu’une licence, exclusive, non-exclusive ou « unique » (« sole »)¹⁷, au client. Plus les critères mentionnés au paragraphe 2.3.1 pointeront en faveur du client, meilleures seront ses chances d’obtenir une cession des droits de propriété intellectuelle dans la propriété intellectuelle d’aval.

Un des moyens possibles de résoudre les désaccords sur l’attribution des droits dans la propriété intellectuelle d’aval est de distinguer les composantes de celles-ci en fonction de leur

16 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 12.

importance ou utilité respective pour chacune des parties. Par exemple, l’on pourrait permettre au développeur de conserver certains éléments de propriété intellectuelle d’aval, tels que les modules ou les routines qui pourraient lui être utiles ou nécessaires dans le cadre d’autres projets et accorder au client une licence non exclusive dans de tels éléments.

De plus, si les droits dans la propriété intellectuelle d’aval sont cédés au client, le développeur peut se réserver – ou, plus exactement, se faire accorder – une licence non exclusive l’autorisant à utiliser tout ou partie de la propriété intellectuelle d’aval ainsi cédée au client, laquelle licence peut faire l’objet de restrictions d’utilisation visant les concurrents du client, à tout le moins dans tout territoire d’exploitation du client. Une telle licence peut en outre être octroyée en contrepartie du paiement, par le développeur au client, de redevances fondées sur l’exploitation de la propriété intellectuelle d’aval ainsi cédée ou, encore, en contrepartie d’une réduction des coûts de développement.

Si, par ailleurs, le client accepte que ses droits dans la propriété intellectuelle d’aval se limitent à une licence non exclusive, il tentera de rédiger cette licence d’une manière à lui permettre tous les types d’utilisation ou d’exploitation qu’il aurait pu entreprendre en qualité de titulaire d’une telle propriété intellectuelle d’aval. Le client insistera également pour inclure des modalités permettant que cette licence puisse être cédée et faire l’objet de sous-licences sans limite de paliers de sous-délégation.

17 Soit une licence au client assortie d’un engagement de la part du développeur à l’effet de n’octroyer aucune autre licence à quiconque, le développeur se réservant toutefois le droit d’utiliser lui-même cette propriété intellectuelle. Voir : Murray v. I.C.I. Ltd., [1967] R.P.C.

216, 217

Le fait de permettre au développeur d’octroyer des licences à des tiers peut parfois conférer des avantages intéressants au client. Il pourrait s’ensuivre une réduction importante des frais de soutien et de maintenance, le soutien technique afférant à un produit unique étant normalement effectué sur une base de temps de travail et du matériel plutot qu’en fonction d’une somme forfaitaire annuelle, moindre, rendue possible en raison de l’extension de ce service à plusieurs clients. La réduction des frais de soutien et de maintenance, voire même la gratuité, en échange de la conservation, par le développeur, de la propriété intellectuelle d’aval pourrait également constituer un compromis acceptable pour le client.

(v) Compilation

Étant donné qu’un logiciel peut, pris dans son ensemble, être protégé à titre de

« compilation », le développeur peut en arriver à un compromis acceptable en octroyant une licence non exclusive de la propriété intellectuelle d’aval dans le logiciel, tout en convenant de céder au client l’ensemble des droits de propriété intellectuelle dans une telle compilation ou, encore, en octroyant au client une licence exclusive relativement à cette compilation. L’octroi assurerait alors que le développeur demeure libre d’exploiter chaque élément du logiciel de manière individuelle (autrement que comme partie de la compilation concernée), le logiciel, dans son ensemble (tel qu’il est compilé) ne ferait l’objet d’aucune autre licence octroyée à un tiers.

(vi) Droit moral

Certains pays, tel que le Canada (et, apparemment, bien qu’il subsiste certains doutes, les États-Unis), reconnaissent l’existence de droits moraux au bénéfice des auteurs d’œuvres protégées.

Au Canada, ces droits se restreignent à l’attribution de la paternité, compte tenu des usages raisonnables, à la préservation de l’intégrité de l’œuvre et à l’interdiction d’utiliser l’œuvre en association avec un produit, une cause, un service ou une institution. Ces deux derniers aspects du droit moral ne sont toutefois mis en cause que dans la mesure où il en résulte un préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

De tels droits ne peuvent être cédés mais, au Canada, ils peuvent faire l’objet d’une renonciation.

Le client pourra donc vouloir s’assurer que le développeur aura obtenu une renonciation de la part de tout auteur de tout produit livrable relativement à tous les droits moraux dont un tel auteur peut se prévaloir dans tous les pays où une telle renonciation peut être obtenue.

(vii) Droits de confidentialité

Finalement, les parties peuvent raffiner l’allocation des droits dans les produits livrables en réglementant, dans le contrat, leurs doits respectifs quant à l’utilisation des informations confidentielles afférentes aux produits livrables.

À titre d’exemple, même si un développeur est disposé à céder (ou concéder sur une base exclusive) ses droits d’auteurs sur l’implémentation précise d’une idée, d’un concept, d’une caractéristique ou d’une fonction concrétisée par un logiciel donné, il peut vouloir s’assurer qu’il ne sera pas, de ce fait, empêché d’effectuer une « nouvelle implémentation » de cette idée, caractéristique, fonction ou un tel concept qui ne violerait pas les droit d’auteurs ainsi cédés ou concédés au client.

La meilleure façon de rencontrer un tel objectif est de traiter le droit d’auteur et les droits de confidentialité de manière distincte dans le contrat. Par exemple, le contrat peu prévoir la cession, par le développeur au client, des droits d’auteur dans l’implémentation précise d’une idée ou d’un concept dans un logiciel tout en stipulant que, bien que cette idée ou que ce concept constitue une information confidentielle du client, le développeur est autorisé à écrire tout nouveau logiciel implémentant cette même idée ou ce même concept pour autant qu’en ce faisant, il ne reproduise pas, en totalité ou de façon importante, l’expression même employée pour implémenter cette idée ou ce concept dans le logiciel dont les droits d’auteurs auront été ainsi cédés au client.

Les parties peuvent raffiner encore d’avantage leurs droits et obligations respectifs en ajoutant que le développeur ne pourra non plus divulguer cette idée, caractéristique, fonction ou ce concept à un tiers sauf tel qu’implémenté par le développeur en conformité avec l’autorisation qui précède (soit comme partie d’un nouveau logiciel ne violant pas les droits d’auteur du client) et en obtenant de tout tiers à qui cette nouvelle implémentation est fournie un engagement de confidentialité selon des conditions aussi strictes que celles applicables au développeur aux termes du contrat de développement.

b) Produits multimédias et sites Web

(i) Propriété intellectuelle d’amont des clients

Les développeurs de produits multimédias et de sites Web doivent s’assurer d’obtenir de leurs clients une licence non exclusive les autorisant à « utiliser »¹⁸ toute propriété intellectuelle d’amont et renseignements confidentiels du client lié afin de se conformer à leurs obligations de développement.

Ainsi, les projets d’élaboration de sites Web nécessiteront généralement la reproduction du nom, du logo, des marques de commerce et des textes et images décrivant le client, ses activités ainsi que ses produits et services, lesquels seront généralement tirés de la documentation corporative ou de marketing imprimée du client.

Dans la grande majorité des cas, les produits multimédias développés en fonction des exigences du client seront fondés sur certaines « particularités », telles que des scénario, personnages ou autres éléments développés ou acquis par le client.

(ii) Propriété intellectuelle de tiers

Encore une fois, le client devrait s’assurer qu’aucune propriété intellectuelle de tiers ne soit utilisée dans le développement de produits multimédias ou de sites Web, ni que l’utilisation anticipée de ces produits multimédias ou sites Web ne requerra « l’utilisation »¹⁹ de propriété intellectuelle de tiers sauf s’il en est avisé et sauf s’il est convaincu de pouvoir obtenir toute licence dont il pourra avoir besoin, selon des conditions acceptables, afin de pouvoir « utiliser »²⁰ cette propriété intellectuelle de tiers dans la pleine mesure requise aux fins de toute utilisation anticipée de ces produits multimédias ou sites Web.

La production de produits multimédias ou de sites Web peut notamment requérir l’obtention de cessions, licences ou autorisations en regard des éléments suivants, lesquels ne sont normalement pas considérés en regard de logiciels:

- les droits d’auteurs sur les œuvres de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique composant les interfaces du produit ou du site;

18 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 12.

19 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 12.

- les droits dits « voisins » du droit d’auteur conférés aux artistes exécutant ou interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores, et

- les droits dits « de la personnalité » tels que les droits à l’image ou à la voix21 de toute personne dont l’image ou la voix peut être reproduite dans les produits multimédias ou de sites Web;

En outre, il est essentiel de tenir compte des particularité suivantes, propres à l’emploi d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de prestations d’artistes exécutants ou interprètes :

- Toute restriction à la liberté de négociation découlant de conventions collectives conclues avec des associations d’artistes²² qui peuvent s’appliquer au développeur ou au client que se soit du fait de négociations individuelles, collectives ou en application des lois en matière de statut de l’artiste²³;

20 Voir définition de l’expression « utilisation » à la note 11.

21 Connus sous les vocables de « publicity right » ou « privacy rights » en common law.

22 Notamment : Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ), Canadian Actor's Equity Association (CAEA) , Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), Société Professionnelle des Auteurs et Compositeurs du Québec (SPACQ), Conseil des Métiers d'art du Québec (CMAQ), Union des Écrivaines et Écrivains Québécois (UNEQ), Association Québécoise des Auteurs Dramatiques (AQAD), Conseil du Québec de la Guilde Canadienne des Réalisateurs (CQGCR), Guilde des Musiciens du Québec (GMQ), Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), Union des artistes, Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ- CSN), Association des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ), Actra Performers Guild (APG), Writers Guild of Canada, Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec

23 Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q., c. S-32.01.; Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S- 32.1; Loi concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada, 1992, ch. 33,

- De toute cession de droit préalablement consentie à toute société de gestion collective de droit d’auteur par tout auteur, artiste ou producteur dont les oeuvres ou prestations sont incorporées dans le produit multimédia ou dans le site Web²⁴ , et

- des tarifs applicables à la synchronisation, la reproduction, à l’exécution publique ou à la communication au public par télécommunication de matériel protégé intégré à des produits multimédias ou de sites Web.

Dans l’état actuel du droit au Canada, l’obtention de droits auprès des artistes exécutants ou interprètes ne poseront pas de problèmes majeurs. Tel que l’exigent les principales conventions internationales en vigueur en la matière et auxquelles le Canada est partie, ces droits se limitent à pouvoir autoriser ou interdire les fixations non autorisées des prestations des artistes exécutants ou interprètes. De plus, les droits d’auteur reconnus aux artistes exécutants ou interprètes s’effacent dès lors que leurs prestations sont incorporées dans une œuvre audiovisuelle avec leur autorisation et, dès lors, ne trouve plus application aux séquences audiovisuelles effectuées avec leur accord qui sont intégrées dans des produits multimédias ou de

24 Notamment : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), ACTRA Performers' Rights Society (PRS), Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM), ArtistI, American Federation of Musicians (AFM), Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes du Québec (SOPROQ), Agence pour les licences de reproduction audiovisuelle (AVLA), Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC), Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV), Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Société civile des auteurs multimédias (SCAM), Canadian Artists' Representation Copyright Collective (CARCC), Société de droits d'auteur en arts visuels (SODART), Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audio-visuel, Société canadienne de gestion des droits des réalisateurs (SCGDR),

sites Web. À noter que les artistes se voient aussi reconnaître le droit de réclamer une

« rémunération équitable » lorsque des « enregistrements sonores publiés » intégrant leurs prestations sont représentés en public ou communiqués au public par télécommunication. On peut toutefois se demander si ce droit est mis en œuvre dans le cadre de représentation publique ou de communication au public par télécommunication de produits multimédia ou de sites Web incorporant un enregistrement sonore de telles prestations²⁵.

Pour ce qui est des droits des producteurs d’enregistrements sonores, des licences ou cessions seront évidemment nécessaires avant l’incorporation de l’enregistrement sonore au produit multimédia ou au site Web. Encore une fois, les représentations en public et les communications au public par télécommunication de ces enregistrements sonores n’entraîneront le paiement d’une rémunération équitable de la part des personnes responsables de ces représentations en public ou communications au public par télécommunication que dans la mesure où l’enregistrement sonore aura été préalablement publié et que cet enregistrement sonore ne sera pas assimilé, du fait de cette intégration, à une bande sonore d’une œuvre audiovisuelle.

L’intégration dans un produit multimédia ou un site Web de l’image ou de la voix d’un individu nécessitera également une autorisation ou renonciation, préférablement écrite, de tout individu concerné, à tout le moins dans la mesure où cette image ou voix sera identifiable²⁶.

Access Copyright et The Canadian Copyright Licensing Agency, Playwrights Guild of Canada (PGC).

25 La loi canadienne sur le droit d’auteur définie en effet les « enregistrement sonore » comme suit : « Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci. »

26 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par, 53 ss.