La négociation des dispositions de garantie relatives à la propriété intellectuelle se révèle souvent très ardue et, dans certains cas extrêmes, peut même conduire à une rupture des négociations. Il est donc essentiel de bien comprendre les risques sous-tendant ces questions et de disposer d’une palette nuancée de solutions susceptibles de conduire à un équilibre acceptable pour les deux parties des risques assumés par celle-ci.
Essentiellement, chacune des parties désirera réduire au minimum sa responsabilité portant sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et droits de confidentialité de tiers pouvant résulter de l’utilisation des produits visés par le contrat. Le licencié soutiendra qu’étant donné que le concédant les a développés, ce dernier devrait en connaître la source et la teneur et, de ce fait, être seul à répondre de son produit et l’indemniser entièrement à l’égard de toute réclamation fondée sur la violation des droits de propriété intellectuelle et droits de confidentialité de tiers.
Tel que nous l’avons précisé plus haut, les logiciels peuvent être protégés par le droit d’auteur et les secrets commerciaux et, dans certains pays, au moyen de brevets. Les États-Unis offrent une telle protection et, à un degré moindre, le Canada aussi.
En vertu de la législation sur le droit d’auteur, une personne ne se rend pas coupable de contrefaçon sauf si elle a eu accès à l’œuvre contrefaite et l’a reproduite en totalité ou de façon importante que ce soit qualitativement ou quantitativement. Par conséquent, une personne ne peut porter atteinte au droit d’auteur par « inadvertance ». Pour ce qui est des secrets commerciaux, l’obligation de maintenir leur caractère confidentiel découle d’une situation de fait ou de droit (par exemple, un engagement contractuel) qui implique, dans tous les cas, la divulgation de l’information à la personne assujettie aux obligations de confidentialité, assortie d’un engagement explicite ou implicite, mais réel, de ne pas divulguer ou utiliser cette dernière.
Une personne ne peut donc non plus porter atteinte aux droits de confidentialité par
« inadvertance ».
De son côté, la protection offerte par les brevets est fondée sur le dépôt d’une demande d’enregistrement et l’octroi d’un brevet, lequel est publié par l’organisme légalement chargé de
cet octroi. Une violation de brevet peut avoir lieu même si la fabrication, l’utilisation ou la vente de l’invention se fait sans connaissance du fait qu’une autre personne peut avoir obtenu un brevet portant sur cette invention. Pour s’assurer qu’aucune atteinte à un brevet n’aura lieu, toute personne doit donc entamer des recherches d’antériorités de brevets dans chaque pays où la fabrication, la vente ou l’utilisation d’un brevet a lieu.
Cette différence explique les motifs qui rendent les concédants hésitant à donner toute forme de garantie relative à la contrefaçon d’un brevet. Un concédant pourra de ce fait être très réticent à étendre sa garantie à tout droit de propriété intellectuelle dont l’existence dépend généralement d’un enregistrement40 dont la violation ne requiert alors normalement pas la démonstration du fait que le concédant a eu accès à l’objet des droits de propriété intellectuelle revendiqués41.
En effet, le concédant pourra arguer (et arguera généralement) qu’il n’a pas pour politique d’effectuer des recherches dans les bureaux d’enregistrement de tous les pays dans lesquels il fait affaire et que le prix revendiqué pour la concession ou la cession devrait être (substantiellement) ajusté à la hausse s’il devait garantir la non violation de tels droits. Un compromis peut alors être fondé sur les seuls droits concernés dont le cédant ou concédant a connaissance dans les faits ou sur les seuls droits enregistrés à la date de la cession ou de la licence concernée. Il peut en outre être fondé sur un partage des risques en prévoyant un premier palier de responsabilité par le cédant ou concédant suivi d’un partage des risques au-delà de ce palier.
40 Tels que les brevets ou les marques de commerce par opposition aux droits d’auteurs ou aux droits de confidentialité
En outre, de telles déclarations pourraient ne porter que sur les brevets accordés avant la signature du contrat et uniquement dans certains pays, probablement les pays où des recherches d’antériorités de brevets ont été menées.
Le cédant ou concédant pourra aussi vouloir exclure sa responsabilité à l’égard de tout produit ou portion de produit développé sur la base de spécifications fournies par le client, en stipulant qu’il ne peut être responsable des violations en résultant. Cet argument n’est généralement valable que dans la mesure où ces spécifications ne pouvaient être exécutées qu’en violant les droits du tiers et non si elles pouvaient l’être de plus d’un manière dont seule celle empruntée par le développeur violait les droits de ce tiers.
Une disposition standard d’indemnisation et de garantie rédigée en faveur du concédant pourrait ainsi stipuler ce qui suit :
« Le concédant déclare et garantit qu’au meilleur de sa connaissance et pendant la durée de la présente licence, le logiciel ne portera pas atteinte à tout droit d’auteur ou secret commercial d’un tiers opposable au client dans le territoire visé par les droits cédés ou concédés suivant les présentes ».
« Une telle garantie ne sera pas applicable si : (i) le licencié utilise une version du logiciel autre que sa version publiée la plus récente; (ii) le logiciel est utilisé d’une manière ou à des fins autres que celles autorisées aux termes des présentes; (iii) le logiciel est modifié par une personne autre que le concédant; (iv) le logiciel est utilisé en association avec un produit ou de l’équipement que le concédant n’a pas
41 Tel qu’une invention ou une marque de commerce par opposition à une oeuvre ou autre objet de droit d’auteur ou à une information confidentielle.
fourni ou n’a pas recommandé par écrit; (v) l’atteinte est fondée sur des caractéristiques du logiciel effectuées par le concédant en conformité avec les spécifications transmises par le licencié ».
Une disposition standard d’indemnisation et de garantie rédigée en faveur du licencié stipulerait plutôt ce qui suit :
« Le concédant de licence garantit que le logiciel et la documentation ne porte pas atteinte à quelque droit de propriété intellectuelle d’un tiers ».
2.5.1 Durée de la garantie
Sauf dans le cas d’une licence perpétuelle, les garanties qui se limitent à la durée de la licence pourraient ne pas convenir au licencié. Une réclamation pour contrefaçon peut en effet être valablement présentée devant les tribunaux plusieurs années après la survenance du fait allégué dans la réclamation. De ce fait, le licencié doit s’assurer que la garantie demeure valable tant et aussi longtemps qu’une réclamation pour violation peut être valablement déposée contre lui.
2.5.2 Exclusions et lien de causalité entre les exclusions et la violation
Comme nous l’avons vu plus haut, le cédant ou concédant pourra tenter d’exclure l’application des garanties, par exemple, dans les cas de l’utilisation d’une version du logiciel autre que sa version la plus récemment publiées, de l’utilisation du logiciel d’une manière ou à des fins autres que celles autorisées aux termes du contrat, d’une modification apportée au logiciel par une personne autre que le cédant ou concédant, de l’utilisation du logiciel en association avec un produit ou de l’équipement que le cédant ou concédant n’a pas fourni ou n’a
pas recommandé ou de la violation découlant de modifications apportées au logiciel conformément à des spécifications transmises par le licencié.
Le licencié ne devrait accepter de telles restrictions que pour autant que les faits qui déclenchent l’exclusion constituent la cause même de la contrefaçon. À titre d’exemple, une personne ne devrait pas pouvoir décliner sa responsabilité pour la contrefaçon d’une caractéristique donnée d’un produit en invoquant la modification apportée à un autre aspect de ce produit ou en invoquant l’utilisation d’une version antérieure de ce dernier alors que la version plus récente comporte toujours l’élément sur lequel cette réclamation est fondée.
2.5.3 Violation fondée sur les spécifications transmises par le licencié
Bien qu’il puisse sembler raisonnable à un cédant ou concédant d’exclure les garanties relatives à la contrefaçon si l’aspect contrefait du logiciel est fondé sur une partie du logiciel développée en fonction des spécifications transmises par le licencié, une telle dénégation de responsabilité ne devrait s’appliquer que lorsque l’implémentation faite par le cédant ou concédant constitue le seul moyen d’implémenter les spécifications du licencié.
Par exemple, si le licencié demande à un développeur de créer un logiciel de facturation, le développeur pourrait décider de copier la totalité ou une partie importante du logiciel de facturation SoftBill ou encore de créer un logiciel de facturation fondé sur son développement indépendant. Même si un logiciel copié en grande partie à partir du logiciel de facturation SoftBill peut répondre à toutes les spécifications du licencié, le cédant ou concédant aurait quand même été en mesure de se conformer à de telles spécifications en concevant un logiciel de facturation non contrefait.
À cet égard, le client devrait stipuler l’obligation pour le développeur que ce dernier l’informe de toute spécification qui, à la connaissance du développeur ne peut être implémentée qu’en violant les droits d’un tiers.