La no tion d’usage à titre de marque

207. La notion d’usage d’un signe à titre de marque a été déjà présentée en grandes lignes dans les points précédents. Par ailleurs, il faut se référer à la jurisprudence qui a essayé d’établir la définition de cette notion.

208. Le jugement de la CJUź, fondamental sur ce sujet, c’est l’arrêt rendu dans l’affaire BMW c. Deenik428. Prenant en considération les faits en l’espèce, la CJUź a dûse prononcer entre autres sur la question préjudicielle suivante :

«Lorsque, sans l'accord du titulaire de la marque, une personne fait usage

de ladite marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue d'annoncer au public (1) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives aux produits qui ont été commercialisés sous cette

marque par le titulaire de la marque ou avec son consentement, ou bien (2)

qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans de tels produits, dans l'économie de l'article 5 de la directive, est-on en présence :

428CJUE,à àf .à ,àC- / .àLesà uestio sàp judi iellesào tà t àpos es,ààda sàleà ad eàd'u àlitigeà

opposa tàlaàso i t àalle a deàBa e is heàMoto e e keàáGà BMW àetàlaàso i t à e la daiseàBMWà Nede la dà BVà à « BMW » ,à à M.à Dee ik,à ga agisteà do i ili à à ál e eà Pa s-Bas), au sujet de la

pu li it à ueàfaità eàde ie àpou àlaà e teàdesà oitu esàd'o asio àBMWàai sià ueàpou àlaà pa atio à

etàl'e t etie àdesà oitu esàBMW.àBMWàaàsoute uà ue,àda sàleà ad eàdeàso àa ti it à o e iale,à

M. Deenik faisaitàu àusageàilli ite,àda sàdesàa o es,àdeàlaà a ueàBMWàou,à àtoutàleà oi s,àdeà sig esà se la les.à D sà lo s,à elleà aà de a d ,à pa à assig atio à duà à f ie à ,à auà ‘e ht a kà teà ) olleà d'i te di eà à M.à Dee ik,à ota e t,à deà fai eà usageà deà laà a ueà BMWà ou de tout signe

se la leàda sàdesàa o es,à essagesàpu li itai esàouàaut esà o u i atio sà a a tàdeàluiàouà

deàtouteàaut eà a i eàe à elatio àa e àl'e t ep iseàdeà eàde ie ,àetàdeàleà o da e àauàpaie e tà

de dommages-i t ts.àBMWàaài o u àlesàd oits dont elle jouit en vertu de l'article 13 A de la loi

160

i) d'un usage de la marque pour des produits identiques à ceux pour

lesquels celle-ci est enregistrée, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a),

ii) d'un usage de cette marque pour des services qu'il convient de qualifier d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ou

d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), à supposer qu'on puisse considérer qu'il existe une similitude entre ces services et les produits pour lesquels la marque a été enregistrée,

iii) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 2, ou iv) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 5 ? ».

Autrement dit, la CJUź a dû se prononcer sur le fait de savoir, si l’usage de la marque dans le but d’informer le public peut être qualifié comme un usage en vertu de l’article 5, donc usage que le titulaire est habilité à interdire.

209. Dans cette affaire, la réponse de la CJUź a été très claire et précise. La Cour a disposé que «le champ d'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, d'une part, et de l'article 5, paragraphe 5, d'autre part,

dépend de la question de savoir, si l'usage de la marque est fait aux fins de distinguer les produits ou services en cause comme provenant d'une

entreprise déterminée, c'est-à-dire en tant que marque, ou si l'usage est fait

à d'autres fins. Or, dans une situation telle que celle au principal, il s'agit bien

d'un usage de la même marque destiné à distinguer les produits en cause en

tant qu'objet des services rendus par l'annonceur »429.

źnsuite, la Cour a précisé l’interprétation de la notion d’usage de la marque en tant que marque comme suit Ś «la marque BMW est utilisée par

l'annonceur pour identifier la provenance des produits qui sont l'objet du service rendu, et donc pour distinguer ces produits d'autres produits qui

auraient pu être l'objet des mêmes services. Si l'usage de la marque dans

des annonces relatives au service que constitue la vente de voitures

161 d'occasion BMW est sans aucun doute destiné à distinguer l'objet des

services rendus, il n'y a pas lieu de traiter à cet égard différemment les

annonces relatives au service que constituent la réparation et l'entretien de voitures BMW. Dans ce cas, la marque est également utilisée pour identifier

la provenance des produits qui sont l'objet du service⁴³⁰».

209. Une partie de la doctrine polonaise considère l’arrêt en question comme un exemple d’approche acceptée par la CJUź en vertu duquel seulement l’usage de la marque en tant que marque peut être qualifié comme un usage susceptible de porter atteinte au droit de marque⁴³¹.

Néanmoins, il y a des voix selon lesquelles cet arrêt a omis d’analyser le vrai problème de cette affaire – le caractère d’usage de la marque par un tiers pour identifier ses propres services. Au lieu de quoi, la Cour s’est concentrée sur le caractère d’usage de la marque pour les produits (voitures) qui proviennent du titulaire de la marque et comportent la marque BMW. Il faut tout de même noter que l’essence de ce litige était différente ś il s’agit de l’usage de la marque d’autrui pour identifier et promouvoir ses propres services et pas les services ou produits du titulaire de la marque⁴³².

210. Pour conclure les observations de la Cour dans l’arrêt BMW, on pourrait constater que : (1) la Cour a admis que dans l’affaire en l’espèce il y a l’usage du signe identique à la marque pour les services du tiers ; (2) l’usage de la marque sert à distinguer non seulement les objets des services (voitures), mais aussi les services eux-mêmes ś (3) quant à l’usage en tant que marque, la Cour a constaté qu’en relation avec l’objet des services (voitures), c’était l’usage en tant que marque. Par contre, en relation avec les services eux-mêmes, la Cour a admis que le but de cet usage c’était de

430

Poi tà àdeàl a t.à

431

‘.à“ku isz,àUż a ieàza ejest o a egoàoz a ze iaàjakoàp zesła kaà a usze iaàp awa z rejestracji

znaku towarowego – glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, op. cit.

432W.àWłoda z k,àUż a ieàoz a ze iaà à ha akte zeàz akuàto a o egoà ào ze z i t ieàET“ ,àop.

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distinguer les services sur le marché, mais pas forcément sur la base de leur provenance commerciale⁴³³.

Il faut quand même noter que, bien que la Cour ait utilisé la notion d’«usage de la marque en tant que marque», elle n’a pas constaté clairement que ce caractère d’usage de la marque d’autrui est nécessaire pour l’appréciation de la contrefaçon.

211. J. Szmidt–Szalewski répète la thèse exprimée dans l’arrêt en question que l’usage d’un signe dans la vie des affaires ne constitue pas une contrefaçon de marque sauf qu’il désigne des produits ou services en les rattachant à une origine déterminée434. Il faut noter que la jurisprudence française a dû changer son approche sur le sujet sous l’influence de la jurisprudence communautaire.