Matériaux résistants au feu contenant du magnésium

III.4.4.1. Utility

O requisito da utilidade está presente apenas em alguns sistemas de patentes, como o dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia, que impõem que, para ser patenteável, a invenção deve ser útil.

Trata-se de uma utilidade prática, o que quer dizer que a invenção deve ter alguma

utilidade real (real-world use148), a qual não precisa ser significativa ou extensa, basta que

“funcione”. O requisito da utilidade não exige que a invenção atinja sucesso comercial ou

que seja mais bem executada do que as anteriores149.

Nos Estados Unidos, no julgamento do caso Bedford v Hunt, no qual se discutia a nulidade de uma patente de método de fabricação de sapatos e botas, foi rejeitada a noção de que deveria haver um “grau” de utilidade, bastando que a invenção fosse útil para ser patenteável. Confira-se:

By useful invention, in the statute, is meant such a one as may be applied to some beneficial use in society, in contradistinction to an invention, which is injurious to the morals, the health, or the good order to society. It is not necessary to establish, that the invention is of such general utility, as to supersede all other inventions now in practice to accomplish the same purpose. It is sufficient, that it has no obnoxious or mischievous tendency, that it may be applied to practical uses, and that so far as it is applied, it is salutary. If its practical utility be very limited, it will follow, that it will be of little or no profit to the inventor; and if it be trifling, it will sink into utter neglect. The law, however, does not look to the degree of utility; it simply requires, that it shall be capable of use, and that the use is such as sound morals and policy do not discountenance or prohibit.150

147 _{KIEFF, F. Scott; NEWMAN, Pauline; S}

CHWARTZ, Herbert F.; SMITH, Henry E. Op. cit., p. 597.

148 _{MUELLER, Janice M. Op. cit., p. 236.} 149

Id. Ibidem., 238.

Do Manual of Patent Office Practice do Canadá consta que a utilidade está relacionada com a exigência de que a invenção seja operável, controlável e reproduzível (item 12.08), o que quer dizer que a invenção deve ser passível de ser produzida ou utilizada para os fins indicados na patente, bem como deve ser passível de reprodução por um técnico no assunto sem que, para tal atividade, haja necessidade de intuição e criatividade para se chegar ao resultado previsto.

Ademais, o mesmo manual estabelece que a utilidade deverá ser específica (não poderá se tratar de uma indicação genérica de que a invenção seja útil), prática (no sentido de trazer uma solução no campo produtivo) e crível (as descrições da patente deverão levar a pessoa técnica no assunto a produzir ou operar a invenção com as mesmas vantagens que o inventor)151.

Nesse sentido, a Suprema Corte do Canadá, no caso Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. de 1943152, expôs, de forma clara, que a invenção, para ser patenteável, deve ser passível de produzir o resultado prometido. Portanto, não tem utilidade aquela que não seja possível de ser produzida ou de produzir da forma como descrita na reivindicação.

Tanto a jurisprudência dos Estados Unidos como do Canadá, baseando-se no requisito de utilidade, rejeitam a patente de invenções que se mostrem como “laboratório de curiosidade” ou como uma material inicial para posterior aprofundamento da pesquisa.

No caso Brenner v. Manson153, de 1966, a Suprema Corte reformou a decisão da

Court of Customs and Patent Appeals, por entender que a invenção requerida por MANSON

referente a um novo processo de produção de conhecido esteroide (composto químico) não atenderia ao requisito de utilidade, pois a invenção ainda estaria em um estágio preliminar de pesquisa. No julgamento enfatizou-se que a patente não significava uma “licença para a busca” tampouco um prêmio pela pesquisa, mas sim pelo resultado bem sucedido da pesquisa (“a patent is not a huting license” and “not a reward for the search, but compensation for its successful conclusion”).

151_{CANADA. CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Op. cit.}

152 _{Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 C.P.R. (2}nd_{), 145 (S.C.C.) in}

CANADA. CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Op. cit.

Ao final, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que utilidade substancial é necessária para o patenteamento de uma invenção, o que somente é atingido após a completa definição e estruturação do “novo” processo ou produto, objeto do pedido de patente.

Apenas para citar mais um caso relevante e mais recente para a interpretação do requisito de utilidade, julgado pela Federal Circuit nos Estados Unidos em 1995, denominado In re Brana, no qual se discutia a utilidade de uma invenção de compostos

químicos para o uso em quimioterapia, que, como demonstrado por BRANA, já havia sido

testado em ratos.

O Escritório de Patentes dos Estados Unidos rejeitou a patente de Brana, sob o fundamento de que o composto químico ainda não teria sido aprovado pelo FDA para a fase II de pesquisa clínica em seres humanos. Brana interpôs apelação, a qual foi apreciada pelo Federal Circuit, que decidiu que a demonstração dos efeitos do composto químico em ratos já era suficiente para evidenciar a utilidade da invenção, mesmo que ainda não tivesse

a aprovação do FDA154.

Por outro lado, a jurisprudência norte-americana destaca casos de ausência de utilidade devido à falta ou falha de execução da invenção, isto é, quando a invenção não

apresenta os resultados conforme constante de sua descrição (caso Newman v. Quigg155).

Segundo GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS:

En términos generales, el concepto de utilidad, según se lo emplea en el Derecho estadounidense, crea cierta confusión, al incluir aspectos y exigencias heterogéneas, que en otros sistemas jurídicos son tratados separadamente, dado que plantean cuestiones y reglas distintas. De allí que la utilización de ese concepto no se haya extendido en el Derecho Comparado, predominando el de aplicabilidad industrial.156

O requisito de utilidade não pode se empregado como uma análise da importância econômica da invenção, em relação à maior ou menor atratividade e interesse dos

154 _{MUELLER, Janice M. Op. cit., p. 242.} 155

Newman v. Quigg, 877 F. 2d 1575 (Fed. Cir. 1989).

consumidores em adquirir um determinado produto. Portanto, não cabe aos examinadores, o que, seria até mesmo impossível, apreciar se uma invenção será útil ou não à sociedade.

Em que pese a jurisprudência norte-americana tenha apresentado a falta de correlação entre a descrição e a prática da invenção como falta de utilidade, o presente estudo entende que, na realidade, tratar-se-ia de inexistência de invenção propriamente dita, uma vez que a reivindicação não é real.

A LPI não traz o requisito de utility para a concessão de patentes no Brasil. No

entanto, destaca-se que o renomado tratadista JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, ao comentar o

Decreto nº. 16.264/1923, incluía “a utilidade” entre os requisitos da patente. Segundo o autor, utilidade constituía “A propriedade ou aptidão para servir ao seu fim e corresponder

à exigência ou necessidade a cuja satisfação visa o inventor”157.

III.4.4.2. Avanço da técnica

O requisito de “avanço da técnica” era utilizado pelo Direito Alemão, que exigia não apenas que a invenção fosse não-óbvia, mas que também implicasse em avanço

qualitativo da técnica158.

Ocorre que, esse requisito, além de não previsto no TRIPS, causava grande confusão com os requisitos de atividade inventiva ou não-obviedade. Atualmente, ele foi excluído da legislação.

No Direito Brasileiro, desde as primeiras legislações de patentes o legislador não indicou, entre as condições de patenteamento, que a invenção constituísse um avanço

técnico em relação com a tecnologia até então existente. Tanto isso é verdade, que JOÃO DA

GAMA CERQUEIRA, mesmo admitindo a necessidade da utilidade da invenção, enfatizava

que isso não significava que a invenção teria que alcançar um progresso técnico159.

157 _{CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial (1946) cit., p. 262.} 158

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las patentes de invención. t. I, cit., p. 692.

159 _{“Dizendo-se, entretanto, que a invenção precisa ser útil, êste conceito não implica na ideia de que a}

invenção ofereceça maior vantagem ou represente um progresso técnico em comparação com outros meios de que anteriormente se dispunha para o mesmo fim. Geralmente as invenções realizam um progresso e proporcionam vantagens de qualquer ordem, mas isto não é essencial ao seu conceito. (...).” (CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial (1946) cit., p. 262).