Adwords et son impact sur le droit des. de Google?

Henri Lanièce Section Ecofi Année 2008-2009

Adwords et son impact sur le droit des marques, un symbole de la puissance

de Google ?

Monographie réalisée dans le cadre du Séminaire Stratégie des Entreprises Multinationales, sous la direction du Docteur Bernhard Kitous

Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier le Dr. Bernhard Kitous pour m’avoir accompagné dans ce travail de recherche tout au long de l’année.

J’adresse également mes remerciements à M. Frédéric Glaize, Conseil en propriété intellectuelle, M. Vincent Carré, délégué régional de l’INPI Bretagne, pour le temps qu’ils m’ont accordé et l’aide apportée, ainsi qu’à M. Eric Goldman, professeur à la Santa Clara University School of Law, California, pour m’avoir éclairé au travers des échanges que nous avons pu avoir.

Je tiens aussi à remercier les partenaires de mon équipe firme, Charles-Axel Dein et Térence Neu, pour le travail que nous avons pu effectuer en commun et leurs conseils, ainsi que Constance Lanièce et Thomas Procureur pour leur regard extérieur.

Executive Summary

A l’heure de l’explosion de l’Internet, Google occupe une place centrale dans les services à l’utilisateur. Google est omniprésent, ses activités touchant tous les domaines. Une telle créativité s’explique par des moyens considérables, acquis grâce à la publicité en ligne, principalement textuelle, via Adsense et Adwords, deux programmes développés par Google. Adwords offre la possibilité aux annonceurs de se positionner en tête de page du moteur de recherche par la réservation de mots-clés en ligne. Adwords génère beaucoup de revenus pour la firme californienne, mais c’est aussi la source d’une intense activité juridique. En effet, Google se rend-il coupable de contrefaçon quand un utilisateur d’Adwords réserve en tant que mot-clé un nom de marque protégé ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) examine la question à l’heure actuelle, un examen qui donnera lieu à une orientation fondamentale pour Google, soit renforçant sa position sur le marché des liens sponsorisés, soit lui imposant un contrôle qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur son modèle économique. Aux États-Unis, ces questions se posent aussi, et personne ne trouve de solution au problème posé par la trop grande efficacité d’Adwords. Google se bat pour que son environnement lui profite, l’environnement juridique étant déterminant pour son succès économique. Google domine réellement l’Internet à l’heure actuelle grâce à l’avantage que lui procure Adwords. Cet avantage peut-il être mis à mal par les cours de justice ?

At a time when the Internet is booming, Google is occupying a central place in the developing Web 2.0. Google’s activities are related to all the Internet fields. Such creativity can be explained by amazing means thanks to online advertising, especially text-based ads through two programs developed by Google, Adwords and Adsense. Adwords helps advertisers, giving them the opportunity to buy a keyword positioning their ad on top of the search engine page. Adwords generates important revenues for Google, but this is also the source of lots of juridical issues.

Indeed, is Google guilty of trademark infringement when an advertiser buys a registered trademark as a keyword? The European Court of Justice (ECJ) is currently dealing with that issue, and its answer will determine an important orientation for Google, which may strengthen its position on sponsored links market, or hamper its strategic asset with an obligation of beforehand control. Same questions are also raised in the United States, but no clear solution has been found so far. Google is struggling for living in an advantaging environment, juridical environment being crucial for its economic success. Google is clearly dominating the Internet thanks to the Adwords advantage. Can this advantage be hindered by justice courts?

Sommaire

A- Google Adwords, une relation aux tribunaux tourmentée ... 5

B- Analyse et résolution du cas : Google dans une position de conquête avec Adwords, un actif particulièrement sensible... 7

I- Analyse des symptômes et des faits : une politique conquérante de Google... 7

1- Adwords, un fonctionnement tripartite efficace pour Google ... 7

Principe : la mise en relation d’un annonceur avec un utilisateur du moteur de recherche . 7 Le générateur de mots-clés ... 9

Système des enchères et contrôle de la qualité d’Adwords... 11

Adwords dans l’arbre de compétences de Google ... 12

2- Google se heurte à une âpre résistance juridique... 14

La protection d’une marque... 14

La transformation apportée par l’Internet et le rôle de Google dans la chaîne des acteurs.. 15

Le cheminement juridique en France : une pluralité des motifs tendant à une certaine confusion... 17

La remontée vers la CJCE : vers plus de clarté ? ... 20

Aux États-Unis, une régulation centrée sur l’intérêt du consommateur... 22

3- Google : une politique d’adaptation au droit des marques sur Internet et aux droits locaux ... 24

Les efforts consentis par Google : les recommandations du Forum de l’Internet et les pratiques mises en œuvre... 24

Une politique d’adaptation aux droits locaux ... 26

La réactivité de Google pour profiter d’une évolution juridique... 27

La ligne de défense de Google : explication d’une prise d’influence considérable ... 28

II- Diagnostic : Adwords est un point névralgique dans la réussite de Google... 30

C- Pronostic et limites... 32

1- Scénarios à un an... 32

Scénario optimiste pour Google :... 32

Scénario pessimiste :... 33

Le statu quo :... 35

2- Pronostic... 35

3- Limites ... 36

Bibliographie ... 37

Annexes ... 39 Annexe 1 : Compte de résultat (Income Statement) de Google Inc. (nombres en milliers)... 39 Annexe 2 : Articles L713-2 et L-713-3 du Code de la Propriété intellectuelle... 40 Annexe 3 : Article 5 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États sur les marques ... 41 Annexe 4 : Dispositions du Lanham Act sur la contrefaçon -15 USC 1114 (1)(a)(b)... 42 Annexe 5 : Dispositions de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique relatives à la responsabilité des hébergeurs ... 43 Annexe 6 : Article 14 de la directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ... 45 Annexe 7: conversation avec Eric Goldman, courier date du 18 mars 2009... 46 Annexe 8 : Recommandations du Forum des droits sur l’Internet sur les liens commerciaux 47 Annexe 9 : Conditions générales d’Adwords, paragraphes 6 et 9 ... 49

A- Google Adwords, une relation aux tribunaux tourmentée

Google, la firme de Mountain View (Californie), fondée par deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergei Brin, tient pour responsable d’une grande partie de son miracle et de sa prouesse économiques le service Adwords, outil ayant révolutionné la publicité sur le Web grâce à son efficacité et sa discrétion. En effet, en permettant aux utilisateurs de ne pas être dérangés par la publicité et en offrant aux annonceurs la possibilité de publier une publicité adaptée, dite contextuelle, en ce qu’elle cible des utilisateurs dont la susceptibilité d’être attirés par l’annonce est élevée, Adwords s’est révélé extrêmement efficace. Adwords et son proche parent, Adsense, outil de publicité en ligne développé par Google, ont contribué à hauteur de 96,9%¹ des revenus de Google en 2008, l’immense majorité de ces revenus provenant de la publicité textuelle. Or, Google est essentiellement connu pour son moteur de recherche, et les autres services interactifs développés en complément : la messagerie Gmail, le logiciel de cartographie satellite Google Earth ou encore son service d’actualités en ligne, Google News. Google, par une politique active de développement, exerce une activité dans toutes les sphères du Web 2.0, et ses seules activités génératrices de revenus conséquents, lui permettant de se développer dans de telles proportions, sont les activités publicitaires. Ce service de publicité textuelle n’est pas pour autant sans créer de soucis pour Google. En effet, des noms de marques déposées peuvent être achetés par les annonceurs. Se posent donc des problèmes de propriété intellectuelle. En effet, avec son système complètement automatisé, Adwords permet à n’importe qui d’acheter n’importe quel mot-clé, c'est-à-dire n’importe quel nom, et d’y associer un site Internet n’ayant rien à voir avec le nom de marque associé. Ainsi se pose un réel problème de droit des marques et de la protection de ce nom de marque. Ces abus ont donné lieu à une vaste agitation juridique, aux États-Unis et en Europe, depuis le début des années 2000. En effet, très vite est apparue cette limite inhérente à Adwords, un certain nombre de contrefacteurs utilisant Adwords pour promouvoir leurs produits en lieu et place d’une marque renommée, utilisant l’attractivité de son nom. Malgré tous les procès ayant eu lieu jusqu’à aujourd’hui, force est de constater que les tribunaux ne savent toujours pas clairement quelle responsabilité attribuer à Google. Les répercussions de ces affaires sur la propriété intellectuelle et sur l’industrie de l’e-commerce sont importantes. En effet, reconnaître clairement la responsabilité de Google dans ces affaires reviendrait à définir sévèrement le rôle de l’hébergeur.

A l’inverse, si Google n’était pas condamné, cela nourrirait chez les propriétaires la crainte de voir des individus peu scrupuleux user et abuser de leur marque ; ceci sans disposer de moyen d’agir contre Google, qui ne prendrait alors pas la peine d’effectuer le moindre contrôle. Cette opposition sur la nature du contrôle de Google a polarisé les différentes prises de position. Les tribunaux, quant à eux, établissant une jurisprudence des plus confuses, que ce soit en Europe

1 Cf. Annexe I : compte de résultat de Google Inc.

(particulièrement en France), ou aux États-Unis ont contribué à alimenter cette controverse qui ne trouve pas de solution. Un élément majeur dans la progression du débat en Europe a été la décision, ou plutôt la non-décision de la Cour de Cassation le 20 mai 2008, qui a choisi dans les affaires qui opposent Google à Louis Vuitton Malletier, Viatcom, Lutéciel et CNRRH de porter devant la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) trois questions préjudicielles relatives à la responsabilité de l’hébergeur dans le cadre du positionnement payant. Ces questions visent à éclaircir deux textes communautaires, à savoir la directive du 21 décembre 1988 relative à un rapprochement de la législation des marques en Europe et la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Une question intéressant particulièrement Google porte sur le fait de savoir si le statut d’hébergeur peut lui être reconnu, ce qui ainsi modifierait sa responsabilité dans l’usage d’une marque. Dans ces affaires relatives au positionnement payant et à l’usage de noms de marque dans les mots-clés, la Cour de Cassation n’a pas été la seule cour suprême à se référer à la CJCE. En effet, les cours suprêmes d’Autriche (l’Oberster Gerichtshof), d’Allemagne (le Bundesgerichtshof) et des Pays-Bas (le Hoge Raad) ont fait appel à la CJCE en vue de statuer sur la responsabilité des annonceurs dans ces affaires de contrefaçon de marque dans le référencement payant.

Le 17 mars 2009, à Luxembourg, Google et Louis Vuitton Malletier ont commencé leur plus haut duel juridique lors des premières audiences devant la CJCE. Il est apparu que la question de la responsabilité de Google dans la contrefaçon de marque était toujours centrale dans le différend qui oppose ces deux sociétés. Tandis que Patrice de Cande, avocat de Louis Vuitton, affirmait que « Les activités publicitaires de Google ont donné aux compagnies qui vendent des produits contrefaits une visibilité sans précédent, au-delà de leurs rêves les plus fous », Alexandra Neri, avocate de Google, défendait la responsabilité du moteur de recherche, arguant que « Google fait de l’argent non pas grâce à la nature des mots-clés, mais grâce aux clics des internautes sur ces mots-clés. La décision de cliquer appartient à qui ? A l’internaute, clairement.²» La CJCE devrait statuer à la fin de l’année 2009, sa conclusion tendant à une harmonisation de l’interprétation des différents textes européens relatifs à cette question et posant la responsabilité de Google et de son logiciel Adwords. Le droit des marques est donc sur le point d’évoluer avec ce bouleversement provoqué par la publicité en ligne. Adwords, un symbole de la révolution Google, se traduisant par un bouleversement des habitudes juridiques ?

2 http://www.neteco.com/264714-google-vuitton-retrouvent-justice-europeenne.html (consulté le 01/05/2009)

B- Analyse et résolution du cas : Google dans une position de conquête avec Adwords, un actif particulièrement sensible

I- Analyse des symptômes et des faits : une politique conquérante de Google

Adwords repose sur une interaction entre Google, un annonceur et un utilisateur, Google étant l’intermédiaire qui permet à l’annonceur et à l’utilisateur de se rencontrer sur le marché des liens sponsorisés.

Principe : la mise en relation d’un annonceur avec un utilisateur du moteur de recherche

Adwords est un outil de Google qui permet la publicité textuelle en ligne, basée sur le système des liens sponsorisés. Le principe de fonctionnement est simple : un annonceur, souhaitant faire une campagne de publicité sur Internet, achète un mot-clé aux enchères, ce mot- clé étant associé à une annonce renvoyant à un site Internet à vocation commerciale. Ce mot-clé est en fait un méta-tag³ de lien sponsorisé, ce qui signifie que lorsqu’un internaute tapera ce mot sur le moteur de recherche Google, cette annonce apparaîtra en premier, dans la rubrique « liens sponsorisés ». Ainsi, le mot-clé déclenche l’annonce. Pour l’utilisateur, ce service est gratuit, il est

3 Un méta-tag est une balise HTML qui contient des mots-clés caractérisant la page web dans le but du référencement par un moteur de recherche. Un méta-tag n’est pas visible par l’utilisateur.

Annonceur

Google

Utilisateur

Sur la page de résultats du moteur de recherche,

catégorie des « liens sponsorisés »

Tape une requête Avec Adwords, vend un mot-clé et l’associe

à une annonce Cherche à rendre son

annonce visible sur l’Internet

Achète un mot-clé, l’associe à son annonce : rencontre l’utilisateur

Dans la catégorie « liens sponsorisés », clique sur le lien renvoyant à l’annonceur

rapidement mis en lien vers un site qui peut lui bénéficier. Pour l’annonceur, c’est un système efficace, car il s’agit de publicité contextuelle, ciblée, dans la mesure où l’internaute est intéressé par l’annonce, car elle est liée à la requête tapée. De plus, le coût pour l’annonceur est une variable du nombre d’internautes intéressés par l’annonce, car le coût d’une telle campagne dépend du nombre de clics :

Coût pour l’annonceur = nombre de clics sur l’annonce * coût d’un mot-clé

Pour Google, la rémunération est aussi fonction du nombre de clics sur l’annonce, Google a donc tout intérêt à ce que les mots-clés renvoient à des annonces pertinentes.

La présentation de la publicité textuelle via Adwords sur le moteur de recherche est la suivante :

On peut observer le mot-clé, « cafetière », entouré en bleu, et les différents liens commerciaux, dont la mention est entourée en rouge. Ces différents liens ont été déclenchés par le méta-tag « cafetière », payant. On observe que les publicités sont bien en lien avec la requête de l’utilisateur. On note dans cette présentation que les liens publicitaires sont clairement indiqués, bien qu’ils soient très discrets : sur le côté droit de l’écran et dans un rectangle jaune, les deux espaces étant intitulés « liens commerciaux ». Ainsi, en 2005, une étude de Pew Internet &

American Life Project mettait en avant que 62% des internautes américains ne voyaient pas la différence entre les liens sponsorisés et les liens dits « naturels »⁴. Au travers de l’interface très simple de Google, faite de blanc et de bleu, la différence est minime même si clairement explicitée.

4 http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2005/PIP_Searchengine_users.pdf.pdf (consulté le 01/05/2009)

Cette différence minime est pourtant bien ce qui fait de Google le géant de l’Internet à l’heure actuelle, mais c’est aussi une des sources des problèmes de Google devant les tribunaux.

Le générateur de mots-clés

Un autre élément important d’Adwords est le générateur de mots-clés. Ce générateur est aussi une des sources principales des accusations en contrefaçon contre Google, car ce générateur de mots-clés, en anglais « keyword tool », donne un rôle actif à Google dans le choix par un annonceur de ses mots-clés.

En effet, le générateur de mots-clés suggère à un annonceur différents mots-clés relatifs à un mot-clé auquel l’annonceur a initialement pensé. Ces mots-clés sont classés suivant le nombre de requêtes qu’ils ont reçues dans le mois précédent, c'est-à-dire par pertinence. Un annonceur choisira donc ses mots-clés en fonction du nombre de clics constaté sur ces derniers. C’est un outil important pour Google, car il permet de démultiplier le volume des Adwords, mais aussi car les mots-clés achetés le seront en fonction de la pertinence, une pertinence qui profite aussi bien à l’annonceur qu’à Google, car Google en retirera des revenus conséquents.

Pour avoir une idée plus claire de ce générateur de mots-clés⁵, voici une présentation de ce dernier, utilisant toujours comme mot-clé « cafetière ».

Ainsi, étant un annonceur, je recherche des mots-clés relatifs à « cafetière », voici le résultat :

5 https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal (consulté le 01/05/2009)

La liste est encore longue, mais le résultat est déjà intéressant : le générateur trouve tous les mots-clés dont l’orthographe est proche de « cafetière ». De plus il référence tous les termes qui y sont généralement associés. On observe quel est le volume global de recherche et en outre, on constate que dans « cafetière braun » (entouré en bleu) un nom de marque est déjà associé. La liste des mots-clés associés est encore longue : on trouve notamment « Senseo » à 1 500 000 en volume de recherche global. Des marques sont donc associées à « cafetière », par conséquent, en tant qu’annonceur, je peux choisir mes mots-clés :

Ainsi un annonceur détermine quels mots-clés il associe à son annonce, et ensuite, ces mots-clés seront achetés aux enchères. On observe que n’importe quel mot peut être a priori acheté aux

enchères, qu’il n’y a pas de contrôle empêchant la sélection d’un nom de marque, comme ici

« Braun » ou « Senseo ».

Système des enchères et contrôle de la qualité d’Adwords

Les mots-clés, servant donc de méta-tags pour les liens sponsorisés, c'est-à-dire déclenchant leur apparition dans le moteur de recherche, sont achetés aux enchères. Ainsi, si quatre annonceurs achètent aux enchères le mot « cafetière », et qu’il y a trois annonces de liens sponsorisés, qu’ils sont de qualité égale, celui qui est prêt à payer le plus paiera à chaque clic l’enchère que le second a faite.

Par contre, le positionnement ne dépend pas que du prix payé par l’annonceur. Ainsi, Google calcule le « Quality Score » de chaque annonce, en se servant du nombre de clics réalisés sur l’annonce, la pertinence du contenu trouvé et l’absence de contenu intrusif sur cette page⁶. Ainsi, le « Quality Score », multiplié par le prix qu’un annonceur est prêt à payer pour une annonce, détermine quel sera le rang d’apparition des annonces dans les liens sponsorisés.

Enchère

maximum Quality Score

Ad Rank (Enchère maximum * quality

score)

Position

Annonceur 1 4 € 1 4 /

Annonceur 2 3€ 5 15 1

Annonceur 3 2€ 7 14 2

Annonceur 4 1€ 8 8 3

Le positionnement, le prix payé, et la qualité des annonces sont intimement liés.

Coût Par Clic annonceur 2 = enchère maximum de l’annonceur 3 * quality score annonceur 3

quality score annonceur 2

Ainsi, dans le cas présent, l’annonceur 2 paiera 2,80€ par clic sur son annonce, l’annonceur 3 paiera 1,14€, et l’annonceur 4 paiera le prix minimum, soit 1€.

Le prix payé dépendant du score obtenu par l’annonceur placé en dessous, une augmentation de la qualité d’une annonce permet une éventuelle diminution du prix payé à chaque clic par l’annonceur. Dès lors, le système est plus attractif pour l’annonceur à mesure que son annonce est attractive.

6 Introduction to the Ad Auction, par Hal Varian, Chief Economist de Google Inc, posté sur http://adwords.blogspot.com (consulté le 01/05/2009)

Ce système d’enchère fonctionne aussi bien que l’on soit dans le cadre d’une requête exacte, c'est- à-dire seulement pour le mot « cafetière », ou bien en requête large, c'est-à-dire l’affichage d’une annonce pour tous les mots-clés qui sont synonymes, ou d’une orthographe proche ou erronée, par exemple ici « cafetières » ou « cafettière ».

Adwords dans l’arbre de compétences de Google

Google attire à la fois les annonceurs et les utilisateurs, par un système qui est très efficace.

Adwords permet donc la génération de revenus conséquents pour Google, cette pratique de la publicité textuelle en ligne lui permettant d’assurer l’essentiel de ses revenus.

Dans l’arbre de compétences de Google, quand on observe quelles sont les racines de Google, on trouve parmi les fondamentaux technologiques l’algorithme de recherche « PageRank » ainsi que toutes les autres compétences technologiques développées par Google dans ses différents centres. Pour cela, la gestion des ressources humaines est particulièrement intéressante, puisque chaque employé dispose de temps consacré à ses propres projets. C’est ainsi que des projets comme Google Earth ont vu le jour. Ensuite, une autre racine de Google concernant ses finances est la publicité textuelle, exploitée par les programmes Adwords et Adsense. On retrouve l’activité publicitaire de Google dans les branches de la firme, au travers des services Adwords et Adsense et de tous les programmes qui sont associés à ces activités. La publicité textuelle est donc une racine pour Google, un point névralgique. Force est de constater, au vu des résultats financiers de Google depuis 2003 que la firme a trouvé une méthode extrêmement efficace pour exploiter cette publicité⁷. La grande automatisation d’Adwords et la très faible présence humaine dans ce processus sont à l’origine de ce succès, car le coût d’exploitation est faible et la capacité de traitement des informations étant très importante. De plus, l’absence de contrôle en amont et les requêtes larges permettent de maximiser le volume de mots-clés disponibles. Ainsi, tous ces éléments font de la publicité textuelle un élément essentiel de la réussite de Google, et d’Adwords son meilleur relais. Cette réussite économique avec Adwords a permis à la firme de largement développer sa gamme de services, de produits, pour la plupart gratuits. Ce large développement s’est fait grâce à la recherche, à une pratique du management très innovante notamment au travers de la gestion des ressources humaines, mais aussi par le biais d’une stratégie de rachats d’entreprises et d’alliances, ce qui explique sa rapide extension. Cela a aussi permis à Google de s’étendre non seulement sur le Web, mais aussi sur d’autres plateformes, notamment les mobiles, où l’on retrouve certaines applications adaptées à ces supports (Gmail, Google Maps, Youtube, etc.).

7 Cf. Annexe 1 : Compte de résultat Google

Arbre des compétences de Google (simplifié) Recherche

Finance

Publicité

Google Inc.

Mountain View, Californie

GRH Services à l’utilisateur

Web 2.0

Mobile

Filiales de Google réparties géographiquement

Algorithme Pagerank

Publicité interactive, Display

20% du temps de travail des salariés est consacré à ce qu’ils veulent

Recrutement très sélectif

Publicité textuelle Adwords, Adsense Laboratoires et

centres de stockage de données

Keyword tool

Adwords Adsense

Google Analytics Google Barometer Picasa

Gmail Google Maps

Youtube

Google Maps

Moteur de recherche

Google Talk Google Earth

Gmail

Blogspot

Chrome

2- Google se heurte à une âpre résistance juridique

Adwords, avec la possibilité qu’il offre à des annonceurs peu scrupuleux de détourner le nom d’une marque à leur profit par des actes de contrefaçon est au centre d’un intense débat juridique. Avant de rentrer plus en détail dans les fondements de la résistance juridique à Adwords, il convient d’analyser clairement quels sont les problèmes juridiques posés par cette nouvelle pratique. Pour comprendre cela, il est important de répondre à cette question : qu’est-ce que protéger une marque ?

La protection d’une marque

Premièrement, une marque, c’est un « signe susceptible de représentation graphique apposé sur les produits fabriqués par une personne physique ou morale afin de faciliter leur identification et de les distinguer de produits semblables fabriqués par des concurrents⁸ ». Selon l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), une marque permet de faire connaître et reconnaître des produits ou services et de les distinguer de ceux des concurrents. Elle est aux yeux des consommateurs un point de repère, elle représente l’image de l’entreprise et est garante, vis-à- vis du public, d’une certaine constance de qualité ; elle permet de se distinguer sur le marché⁹. Une marque peut prendre différentes formes : un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin, un logo, une combinaison de ces éléments, ou encore un signe sonore. Ainsi, la marque est un élément indispensable de la stratégie industrielle et commerciale d’une entreprise, et il convient de la protéger. Pour protéger une marque, en France, il faut la déposer auprès de l’INPI.

Une fois déposée, elle représente un actif immatériel pour l’entreprise. Actif qui peut être cessible, et aussi qui permet d’agir en contrefaçon, en concurrence déloyale. Ces actions sont menées lorsqu’ apparaît un risque de confusion sur les éléments protégeables.

Une marque peut être déposée au niveau national (offices nationaux de la propriété intellectuelle), au niveau communautaire, auprès de l’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur), ou encore auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui permettent de donner un champ géographique plus conséquent à la protection de la marque. Ainsi, tout entrepreneur peut déposer une marque, à condition que sa marque ne soit pas trompeuse, ou qu’elle ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs (utilisation d’un slogan raciste par exemple). Le nombre de marques déposées est en perpétuelle augmentation, et on constate un certain encombrement des signes distinctifs. Deux critères sont extrêmement importants pour pouvoir déposer une marque, la distinctivité et la disponibilité de la marque.

8 Définition d’une marque, accessible sur http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Marque.html (consulté le 01/05/2009)

9 Repères, La marque, publié par l’INPI

Premièrement, la marque doit être disponible, c'est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir déjà été déposée, ou qu’un signe distinctif très proche ait déjà été déposé. Le détenteur de marque devra effectuer une recherche en amont pour vérifier qu’il n’existe pas d’identique ou bien qu’il n’existe pas de marque très proche dans un domaine d’activité voisin de celui du déposant. Cette recherche peut s’effectuer gratuitement auprès de l’INPI¹⁰. Un déposant pourra toujours chercher à obtenir ce nom de marque, mais il risque fortement de se voir accusé de contrefaçon. La distinctivité revient à demander qu’une marque possède un signe distinctif, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement un nom usuel. Ces deux critères découlent d’un principe important en droit des marques, celui de la spécialité. En effet, les caractères disponible et distinctif ne sont appréciés qu’en fonction de la spécialité : les droits conférés au titulaire ne portent pas sur le signe en tant que tel, mais sur la relation aux produits que le titulaire de la marque entend désigner au moyen de ce signe. Ainsi, un titulaire de marque ne peut monopoliser un signe pour tous les domaines d’activité, ce signe pourra être utilisé comme marque dans des secteurs différents. Ainsi, l’action en contrefaçon ne sera possible que si le signe est repris pour désigner des produits ou services identiques. L’action en contrefaçon sera intentée lorsque se développe un réel risque de confusion, lorsqu’une marque (même dans une activité différente) est utilisée dans le but de créer une confusion.

Pour les marques renommées (exemple : Lacoste, Louis Vuitton, Coca-Cola), il y a extension de spécialité, c'est-à-dire qu’elles ne peuvent être reprises dans une activité différente, car étant connues par le plus grand nombre, le risque de confusion est très important.

Ainsi, une fois qu’une marque est déposée, son propriétaire obtient un monopole d’exploitation sur le territoire. Dans le cas de la France, une fois que la marque est déposée à l’INPI, le titulaire obtient un monopole d’exploitation de 10 ans, indéfiniment renouvelable.

La transformation apportée par l’Internet et le rôle de Google dans la chaîne des acteurs

Néanmoins, avec le développement de l’Internet, plusieurs questions se sont posées quant à l’utilisation des marques, et surtout celle de savoir comment réguler le web. Cet enjeu est d’abord apparu en ce qui concerne les noms de domaine et les méta-tags, et touche aujourd’hui le domaine particulièrement sensible des mots-clés utilisés pour le référencement payant.

En effet, comme nous avons pu le voir, quand il s’agit d’activités différentes et qu’il n’y a pas de risque de confusion, il peut y avoir coexistence de marques dans la sphère publique. Or lorsque s’est posée la question de l’attribution des noms de domaine, une première limite est apparue : il n’était possible qu’à une seule de ces marques de pouvoir posséder le nom de domaine adéquat. Un certain vide juridique entourait cette question des noms de domaine, et ainsi certaines activités frauduleuses ont pu être commises, comme par exemple l’achat de noms de domaine

10 Renseignements accessibles sur la base de données Marques de l’INPI : http://bases-marques.inpi.fr/

(consulté le 01/05/2009)

usurpant la marque d’un tiers créant une confusion délibérée. Les méta-tags ouvraient la voie à un nouveau type de contrefaçon, consistant à utiliser un nom qui n’est pas visible dans l’annonce. La question qui s’imposait était de savoir si ces méta-tags détournaient l’usage de la marque, autrement dit, s’ils introduisaient une quelconque confusion sur l’origine. Les mots-clés utiles au référencement payant sont différents des méta-tags par l’acte d’achat des mots clés. Ainsi, un annonceur qui achète un nom de marque protégée en tant que mot-clé paie l’intermédiaire qu’est Google : Google est donc un intermédiaire dans la chaîne de l’usurpation de la marque.

L’Internet a contribué à mettre en évidence les deux fonctions principales reconnues à la marque à l’heure actuelle : la première, reconnue par la CJCE, est la marque comme garantie d’origine. La deuxième, qui tend à prendre de l’importance ces dernières années est celle de la marque comme message publicitaire, c'est-à-dire la marque comme vecteur de la transmission d’une image¹¹. L’image de marque possède un certain pouvoir d’attraction, et toute la problématique dans le cadre du référencement payant est que les usurpateurs vont chercher à profiter du pouvoir attractif de tiers pour pouvoir attirer leur clientèle. Sur Internet, on ne peut faire clairement la distinction entre la fonction essentielle de la marque, la garantie d’origine, et le rôle publicitaire que joue une marque.

Lorsqu’il y a détournement de cette image, deux acteurs sont souvent présentés comme condamnables : l’annonceur et le fournisseur de liens sponsorisés, en l’occurrence Google. Google est un intermédiaire à deux niveaux : il suggère des mots-clés et il permet l’achat aux enchères de ces mots-clés. Ici, la problématique du respect de la marque se déplace vers le rôle joué par Google.

En effet, l’annonceur n’est pas le seul responsable de cette contrefaçon. Bien qu’il soit le seul à avoir l’intention de commettre un acte de contrefaçon, Google, par la génération du mot-clé se rend complice de la fraude. La compagnie californienne et ses filiales sont-elles des intermédiaires actifs ou passifs dans la contrefaçon ? La responsabilité du moteur de recherche sera déterminée en fonction de l’usage de la marque effectué. En effet, Google retire des revenus éventuels d’un usage contrefaisant/frauduleux de la marque, mais il n’utilise pas sciemment une marque pour commettre un acte de contrefaçon. Son rôle dans la chaîne des acteurs est donc une clé pour appréhender cette problématique du positionnement payant et de la responsabilité de Google.

Google est un moteur de recherche. En outre, via Adwords, il exerce une activité publicitaire. Cette dernière est étendue avec le générateur de mots-clés, qui donne un nouveau rôle à Google, beaucoup plus actif. Par ses activités publicitaires, Google pourrait être considéré comme une régie publicitaire et donc être soumis aux mêmes contraintes que les régies publicitaires classiques. Cela dit, Google peut aussi être considéré comme un simple intermédiaire technique, un hébergeur : hébergeant seulement les données et les transmettant aux annonceurs,

11 Nancy Larrieux, Le référencement payant face au droit de marque : quelle responsabilité pour les moteurs de recherche ?

son régime de responsabilité serait alors plus souple. Toutes ces questions influencent le parcours d’Adwords devant la justice depuis plusieurs années.

Le cheminement juridique en France : une pluralité des motifs tendant à une certaine confusion

Google a été de nombreuses fois assigné en justice par les titulaires de marque pour ses activités de publicité. En France, Google a été condamné à de nombreuses reprises, néanmoins, les fondements des condamnations ont toujours été variés : d’abord la contrefaçon a semblé être l’arme adéquate pour le juge, avant qu’il ne privilégie la responsabilité civile délictuelle, la concurrence déloyale, le parasitisme, etc.

Tout d’abord, la contrefaçon de marque est le principal motif de condamnation dans une France particulièrement sévère à l’égard de Google¹². Ce qui est reproché à Google est son attitude active, via le générateur de mots-clés, dans l’offre commerciale de ses annonceurs, et, de fait, cela constitue un « acte positif de contrefaçon ». Cette condamnation pour contrefaçon intervient dès le 13 octobre 2003, où le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre, dans une affaire opposant les sociétés Viaticum et Lutéciel à Google, condamne ce dernier pour contrefaçon en raison de son rôle actif, insistant particulièrement sur la dimension commerciale de l’activité du moteur de recherche¹³. Le même tribunal a condamné Google face à CNRRH dans l’affaire Eurochallenges, au motif que le mot-clé, à savoir la marque, n’ait pas été choisi par l’annonceur mais effectivement proposé par Google¹⁴. Le tribunal invoque le fait que Google s’est rendu coupable d’une infraction à l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle¹⁵ (CPI) en proposant à des annonceurs la marque Eurochallenges sans l’autorisation du propriétaire et pour des produits et services identiques.

Néanmoins, la condamnation de Google pour contrefaçon est contestable à cause du principe de spécialité. En effet, Google ne participe pas de la même activité que le titulaire de la marque. Ainsi, le TGI de Paris, dans sa décision du 8 décembre 2005¹⁶, a considéré que le fait de proposer un mot-clé à un annonceur ne constituait pas un acte de contrefaçon. Cela participait d’une activité de publicité et dès lors « l’identité de produits ou services à ceux désignés dans l’enregistrement exigée par l’article L.713-2 n’est pas réalisée ». Ainsi, Google ne se rendrait pas directement coupable de contrefaçon, mais plutôt de complicité de contrefaçon, en ce sens qu’il permet à d’autres d’accomplir des actes frauduleux. Néanmoins, la condamnation pour contrefaçon

12 Nancy Larrieux, Le référencement payant face au droit de marque : quelle responsabilité pour les moteurs de recherche ?

13 TGI Nanterre, 13 octobre 2003, Sté Viaticum et Sté Luteciel c/ Sté Google France

14 TGI Nanterre, 14 décembre 2004, CNRRH, Pierre Alexis T. c/ Google France et autres

15Cf. Annexe 2 : Articles L713-2 et L-713-3 du Code de la Propriété intellectuelle

16 TGI Paris, 8 décembre 2005, Kertel c/ Google France, Google Inc. et Cartephone

reste la condamnation principale du moteur de recherche. Cependant la jurisprudence est très confuse quant au régime à appliquer à Google.

Un premier revirement de jurisprudence a vu Google être accusé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ainsi, dans l’affaire Bourse des Vols, la Cour d’Appel de Versailles a, en mars 2005, reconnu trois fautes¹⁷ : l’absence de contrôle par le fournisseur de liens commerciaux sur les mots-clés réservés, la proposition de marques litigieuses dans son outil de suggestion des mots-clés, et enfin de ne pas avoir agi promptement pour mettre fin aux agissements contrefaisants. Bien que la Cour d’Appel de Versailles ait condamné Google au titre de la contrefaçon de marque, cette énumération de fautes a enclenché un revirement de jurisprudence : le 8 décembre 2005, le TGI de Paris a refusé de condamner Google sur le fondement de la contrefaçon, mais a retenu sa responsabilité civile délictuelle, au sens de l’article 1382 du Code civil, en prenant en compte les fautes énumérées par la Cour de Versailles¹⁸. Le 24 novembre 2006, le Tribunal de commerce de Paris a lui aussi retenu la responsabilité civile de Google dans l’affaire l’opposant à la société One Tel, au motif que Google avait les moyens de mettre en place un système de traitement informatique, qui « à partir des informations dont Google ne peut que disposer aisément, permettrait d’attirer l’attention de son client sur le fait que l’utilisation licite dudit mot est très vraisemblablement restreinte »¹⁹. Autrement dit Google aurait pu instaurer un système de contrôle en amont. On observe donc que ce qui est reproché à Google est ici non pas le caractère actif de son comportement dans les actes de contrefaçon, mais bien sa position passive quant à la prévention d’atteintes éventuelles aux droits des tiers.

En 2007, les tribunaux ne s’accordent plus entre eux. Le TGI de Strasbourg, le 20 juillet 2007, déboute Atrya contre Google, reconnaissant au moteur de recherche le statut d’hébergeur²⁰ prévu par l’article 6 de la loi LCEN²¹ (loi sur la confiance dans l’économie numérique) du 21 juin 2004, transcription en droit français de la directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cet article donne à l’hébergeur un régime dérogatoire à sa responsabilité, plus profitable.

Le 6 décembre 2007 la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, quant à elle, condamne Google contre la société TWD Industries sur le fondement de la contrefaçon²², insistant ici sur le fait que Google ne pouvait pas être qualifié de simple prestataire technique, mais plutôt de régie

17 CA Versailles, 10 mars 2005, Google France c/ Viaticum et Luteciel

18 TGI Paris, 8 décembre 2005, Kertel c/ Google France, Google Inc. et Cartephone

19 Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 24 novembre 2006, SAS One Tel c/ SARL Google France, société Google Inc, société Olivier Le Floch Organisation - Olfo SARL

20 TGI Strasbourg 1ère chambre civile Jugement du 20 juillet 2007, Atrya / Google France et autres

21 Cf. Annexe 5 : Dispositions de l’article 6 de la loi LCEN sur la responsabilité des hébergeurs

22 Cour d’appel d’Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 6 décembre 2007, TWD Industrie / Google France, Google Inc

publicitaire²³. La Cour a aussi rappelé que la contrefaçon d’une marque se déduit de l’usage non autorisé de celle-ci dans la vie des affaires, ce qui inclut sa reproduction en tant que mot clé dans Adwords. Ainsi, la contrefaçon n’intervient pas seulement quand la marque usurpée est mentionnée dans l’annonce, mais aussi quand elle est seulement retenue comme mot-clé. Google est donc responsable des mots-clés. La Cour demande alors à la compagnie de vérifier les mots-clés proposés par le générateur de mots-clés, notamment dans le système de requête large, qui consiste à élargir le champ des mots-clés déclenchant l’affichage d’une annonce avec les synonymes, les formes plurielles, les orthographes proches, donc ne représentant plus exactement la marque protégée.

Le 12 décembre de la même année, le TGI de Paris condamne Google dans l’affaire l’opposant au Syndicat Français de la Literie²⁴, à propos de la marque et du nom de domaine « Belle Literie » sur deux fondements. Ainsi, au visa de l’article L-713-5 du CPI sur l’atteinte à la marque renommée, le tribunal considère que la reprise du signe « Belle Literie » par le générateur de mots- clés porte atteinte à la marque renommée car il reprend l’un des éléments distinctifs de la marque et en permet l’association avec le mot clé « literie ». Puis sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le TGI condamne Google pour parasitisme. En effet, le référencement de sites de concurrents sur la page de recherche sous l’intitulé « liens commerciaux » ayant sélectionné le mot-clé «belle literie » engendrait un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre les sites des liens commerciaux et le site ayant pour nom de domaine le mot-clé

« belle literie ». En conséquence, le parasitisme est retenu car Google profite de la confusion entre le site du Syndicat et les sites de ses clients. Enfin le TGI condamne Google pour publicité mensongère au visa des articles L.121-1 et L.115-3 du Code de la Consommation car Google a fait apparaître les messages publicitaires d’annonceurs n’ayant pas l’autorisation d’utiliser le mot-clé.

Ainsi, trois chefs d’accusation de plus sont mentionnés, ce qui accroît l’incertitude quant aux fondements juridiques à mobiliser pour traiter des affaires relatives aux liens sponsorisés.

Après le passage devant la Cour de Cassation en mai 2008²⁵, les tribunaux n’ont plus condamné Google pour contrefaçon, mais les plus récentes affaires retiennent toujours la responsabilité civile délictuelle de Google. Le 7 janvier 2009, le TGI de Paris²⁶ a condamné les sociétés Google France, Ireland et Inc. à verser 200 000€ et 150 000€ respectivement à Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure pour deux motifs : le premier en violation de l’article 1382 du Code civil, en reconnaissant à Google une triple activité : une activité de régisseur publicitaire, une

23 Cour d’appel d’Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 6 décembre 2007, TWD Industrie / Google France, Google Inc

24 TGI Paris, 12 décembre 2007, Syndicat Français de La Literie C/ SARL Google France

25 Cf. Infra : La remontée vers la CJCE : vers plus de clarté ?

26 TGI Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 janvier 2009 Voyageurs du Monde, Terres d’Aventure / Google et autres

activité de conseil en publicité et une activité de support publicitaire.²⁷ Ainsi, Google aurait dû effectuer un contrôle préalable : « En l’espèce, le tribunal considère que Google commet une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil en ne vérifiant pas après le choix par l’annonceur d’un mot clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que cette utilisation par l’annonceur est licite tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de loyauté du commerce²⁸ ». Cette obligation de contrôle est d’autant plus motivée que l’activité d’Adwords « se situe dans la vie des affaires » et, par conséquent, Google en retire des bénéfices. Ainsi il est demandé à Google, au titre des activités qui lui ont été reconnues, d’exercer un filtrage plus efficient. Le Tribunal reproche également à Google de n’avoir pas agi contre les annonceurs en réponse aux réclamations des sociétés demanderesses sur ce qui concernait la requête large. D’autre part, le TGI a aussi condamné Google au titre de la publicité déguisée en application de l’article 20 de la loi LCEN, en mettant en cause l’organisation de la page de recherche et le caractère non clairement distingué des liens commerciaux des autres liens, reprochant ainsi à Adwords le manque de clarté de son interface et donc la confusion que cela pourrait engendrer. Google a aussi été condamné au titre de la publicité mensongère selon l’article L.121-1 du Code de la Consommation en raison de la confusion qui serait créée entre d’une part les services de Voyageurs du Monde, de Terres d’Aventure et d’autre part l’activité des contrevenants.

Cette lourde sanction et la pluralité des chefs d’accusation la motivant montrent la difficulté qu’ont les juges à définir quel régime de responsabilité appliquer à Google. De plus, toutes ces décisions, fondées sur des motifs très différents, dénotent d’un certain acharnement des cours françaises contre Google qui se défend devant les cours nationales, et a été en France jusqu’à se pourvoir en cassation.

La remontée vers la CJCE : vers plus de clarté ?

Une décision de première importance en France fut celle de la Cour de Cassation le 20 mai 2008, la plus haute cour civile française sursoyant à statuer en matière de liens commerciaux et s’en référant à la CJCE via trois questions préjudicielles permettant de mieux définir quel sera le régime de responsabilité imputable à Google.

Google, dans l’affaire l’opposant aux sociétés Louis Vuitton Malletier, Viatcom, Lutéciel et CNRRH, titulaires respectivement des marques « Louis Vuitton », « Bourse des Vols », « Bourse des Voyages » et « Eurochallenges » était remonté à la Cour de Cassation suite à un arrêt défavorable du 28 juin 2006 de la Cour d’Appel de Paris qui avait confirmé le jugement du 4 février 2005 condamnant Google aux motifs de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de publicité de nature à induire en erreur. Les trois sociétés assignaient Google en contrefaçon car lors de la

27 Idem

28 Idem

saisie des termes de leurs marques sur le moteur de recherche, apparaissaient sous la rubrique des liens sponsorisés des sites proposant des produits contrefaisants. Dès lors, il était demandé à la Cour de statuer sur la possibilité d’accuser Google de contrefaçon en raison de la reproduction de marques dans sa liste de mots-clés. La cour de Cassation a précisé la difficulté qu’il y avait à statuer sur cette question, particulièrement dans l’interprétation de trois textes communautaires, la Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États sur les marques, le règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et enfin la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La cour de Cassation a donc préféré posé trois questions préjudicielles à la CJCE, questions énoncées ainsi :

1°) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? 2°) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

3°) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000²⁹, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ?³⁰

En formulant ces trois questions, des réponses sont attendues quant à la contrefaçon, notamment sur la contrefaçon pour les marques renommées, mais aussi sur le statut du

« prestataire de service de référencement payant », statut qui permettra de définir à quel régime juridique obéit Google, à savoir n’est-il qu’un simple « intermédiaire technique » ou son activité publicitaire doit-elle être mise en avant ? Cette question est primordiale pour le moteur de recherche, car dans l’hypothèse où son statut d’intermédiaire technique, c'est-à-dire son statut d’hébergeur lui serait reconnu, il pourrait ne voir sa responsabilité engagée que lorsqu’il a été

29 Cf. Annexe 6 : Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, Article 14 relatif à l’hébergement

30 Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 20 mai 2008 Google / Viaticum Luteciel ; Google France, Google Inc / Louis Vuitton Malletier ; Google / Cnrrh et autres

informé par le titulaire de marque de l’usage illicite qui en est fait dans le cadre de son service.

Dans le cas contraire, Google pourrait se voir accuser de ne pas contrôler tous les mots-clés issus du générateur de mots-clés.

Les réponses de la CJCE à ces questions sont très importantes dans l’espoir d’une harmonisation des décisions au niveau français, mais aussi au niveau européen, car la Cour de Cassation n’est pas la seule Cour Européenne à avoir posé des questions préjudicielles à la CJCE. En effet, la Cour suprême autrichienne (l’Oberste Gerichtshof) le 26 juin 2008³¹, la Cour suprême néerlandaise (le Hoge Raad) le 17 décembre 2008³², et la Cour suprême allemande (la Bundesgerichtshof) le 22 janvier 2009 ont posé des questions relatives à l’interprétation de l’article 5 de la directive communautaire du 21 décembre 1988³³.

La clarification de cet article, particulièrement en ce qui concerne la contrefaçon, permettra de voir apparaître une jurisprudence européenne homogène. Les réponses de la CJCE aux questions posées par la Cour de Cassation vont permettre de franchir un cap important dans les affaires de positionnement payant et donner de la cohérence aux décisions nationales.

Cette opposition juridique à Adwords en Europe, et particulièrement en France, où tous les motifs possibles sont invoqués, n’est pas pour autant la seule. Aux États-Unis, la situation du moteur de recherche Google et les appréciations quant à son activité publicitaire via Adwords rencontrent aussi certaines oppositions juridiques.

Aux États-Unis, une régulation centrée sur l’intérêt du consommateur

La régulation aux États-Unis des mots-clés est essentiellement déterminée par le Lanham Trademark Act, qui pose une notion essentielle dans l’appréciation de la contrefaçon : la notion d’usage de la marque³⁴. En effet, aux États-Unis, si l’usage de la marque n’est pas reconnu, alors il est impossible de condamner un acteur pour contrefaçon. Généralement, Google n’est pas présenté comme usant de la marque, dès lors il est difficile de condamner le moteur de recherche pour contrefaçon.

Pour Eric Goldman, l’apparition des mots-clés en ligne a permis de réduire le coût de l’information, d’augmenter la vitesse d’accès à l’information pour l’utilisateur, ainsi que d’améliorer la pertinence des résultats trouvés. La pratique des mots-clés amenant aux liens sponsorisés permet aussi de faire jouer la concurrence entre les parties, et donc est bon pour le

31 Frédéric Glaize, Liens publicitaires : questions préjudicielles de la Cour suprême autrichienne, accessible sur le Petit Musée des Marques, http://www.pmdm.fr/wp/2008/08/15/liens-publicitaires-questions- prejudicielles-de-la-cour-supreme-autrichienne/ (consulté le 01/05/2009)

32http://www.pmdm.fr/wp/2009/02/20/liens-sponsorises-questions-prejudicielles-du-hoge-raad-dans- laffaire-primakabin-portakabin/ (consulté le 01/05/2009)

33 Cf. Annexe 3 : Article 5 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États sur les marques

34 Cf. Annexe 4 : Dispositions du Lanham Act sur la contrefaçon -15USC 1114 (1)(a)(b)

commerce. C’est pourquoi selon Eric Goldman, le droit des marques doit être plus favorable aux consommateurs qu’aux producteurs³⁵. Ainsi, l’intérêt seul du titulaire de marque n’est pas la seule notion à prendre en compte aux États-Unis, l’intérêt du consommateur est beaucoup plus central dans les considérations de la justice.

Ainsi, aux États-Unis, seuls quelques cas sont en suspens aujourd’hui, notamment celui de Rescuecom contre Google. Dans cet Etat fédéral, il est intéressant aussi de noter que les règles de droit sont différentes et que selon les États, la politique vis-à-vis des liens commerciaux n’est pas la même. Par exemple, en Utah, en 2007 avait été adoptée une loi visant à la suppression de la publicité comparative sur Internet³⁶, loi qui a été combattue par un lobby regroupant Google, Yahoo! et Microsoft, qui a abouti à l’abrogation de la loi en mars 2008³⁷. L’Utah est l’un des États les plus réticents à cette pratique du référencement payant.

Un autre fait intéressant est la propension qu’ont les acteurs à résoudre leurs litiges selon des accords privés, c'est-à-dire sans aller jusqu’à la décision du juge. Généralement, ces accords bénéficient aux deux parties dans la mesure où les frais judiciaires engagés sont fortement réduits et où les deux parties y trouvent leur compte. Par exemple, en août 2007, American Airlines assignait Google en justice pour contrefaçon de marque³⁸, et en juillet 2008, un accord dont les termes sont secrets a été signé entre les deux parties³⁹. En revanche, dans un cas comme Rescuecom, aucun compromis n’a pu être trouvé. Rescuecom a tenté de faire accuser Google de

« contributory infringement » (complice de contrefaçon), mais sa demande a été rejetée en première et en seconde instances, dans le sens où les règles encadrant ce motif d’accusation sont très strictes, et où Google ne les enfreignait pas. Rescuecom essaie donc de faire accuser Google de « direct infringement » (contrefaçon directe), mais cela est très compliqué à prouver, dans la mesure où Google ne procède pas sciemment à une contrefaçon, d’autant plus qu’il ne fait pas apparaître le nom de Rescuecom sur les annonces des concurrents.

Le 3 avril 2009, une Cour d’appel des États-Unis, dans une série d’arguments, a causé un réel bouleversement dans l’affaire Google contre Rescuecom car la Cour a reconnu que l’usage fait par Google des Adwords pouvait être un « usage dans le commerce ». Deux choses ont été clairement visées par la Cour : le générateur de mots-clés qui propose des noms normalement protégés, et le système d’affichage des Adwords trop discret, ces deux éléments entraînant la confusion chez l’utilisateur. Le procès n’est pas fini, Google n’a pas été condamné, mais c’est un

35 Cf. Annexe 7 : Conversation électronique avec Eric Goldman, courrier daté du 18 mars 2009

36 Eric Goldman, Utah bans keyword advertising, http://blog.ericgoldman.org/archives/2007/04/utah_bans_keywo.htm (consulté le 01/05/2009)

37http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2007/04/utahs-unconstitutional-ban-on.html (consulté le 01/05/2009)

38 Eric Goldman, American Airlines sues Google over keyword Ads

http://blog.ericgoldman.org/archives/2007/08/american_airlin.htm (consulté le 01/05/2009)

39 Eric Goldman, American Airlines and Google settle Keyword Advertising Lawsuit

http://blog.ericgoldman.org/archives/2008/07/american_airlin_1.htm (Consulté le 01/05/2009)

sérieux revers pour la firme, car cette décision vient contredire plusieurs décisions prises par des juges au niveau inférieur de juridiction, mais aussi la précédente décision du Second Circuit (circuit en appel) qui n’avait pas reconnu d’usage dans le commerce pour Google Adwords. Alors qu’aux États-Unis, le débat s’orientait plutôt sur l’usage dans le commerce, ici la Cour a aussi considéré la confusion créée chez l’utilisateur pour justifier de cet usage. La Cour en a aussi appelé au Congrès⁴⁰ afin qu’il légifère pour lever l’ambiguïté sur ce qu’est l’usage dans le commerce (« use in commerce ») mentionné dans le Lanham Act. Cette demande au Congrès n’est cependant pas contraignante pour ce dernier.

Le droit aux États-Unis n’est toujours pas très clair sur ces questions de positionnement payant et sur le « trademark use » (usage de la marque) ainsi que « l’initial interest confusion ». Les différences de régulation entre les différents pays amènent Google à avoir une politique différenciée pour l’usage d’Adwords suivant l’origine géographique de l’acheteur d’un mot-clé.

Google se heurte au Droit, Google parvient à faire remonter sa cause au niveau le plus élevé des juridictions, et dans un contexte favorisant la libre concurrence, Google pourrait l’emporter. Avant toute dérégulation, Google cherche à éviter au maximum les conflits de droit, et pour cela, la firme californienne s’adapte aux droits locaux et cherche à respecter les bonnes pratiques sur Internet, notamment avec un certain effort de communication et de transparence qui permet à tout utilisateur du moteur de recherche de comprendre la politique Adwords de Google.

3- Google : une politique d’adaptation au droit des marques sur Internet et aux droits locaux

Les efforts consentis par Google : les recommandations du Forum de l’Internet et les pratiques mises en œuvre

Face à ce contexte juridique qui peut compromettre son activité, Google fait preuve d’une certaine politique d’adaptation. Ici, un modèle d’action stratégique est à prendre en compte : le paradigme militaire. En effet, Google peut être perçu comme un acteur disposant de nombreux actifs stratégiques, menant une stratégie pensée dans un but de conquête, tout en préservant ses forces et défendant des points cruciaux. La politique d’adaptation mise en œuvre rentre tout à fait dans ce cadre, dans la mesure où Google marque des points en ne transigeant pas sur les points les plus sensibles, notamment le chef de contrefaçon pour toutes les accusations relatives à la requête large et les mots-clés génériques notamment les noms communs.

40 Discussions de la Cour accessibles sur http://www.schwimmerlegal.com/2009/04/2d_circuit_sale.html (consulté le 01/05 2009)

Ainsi, différentes initiatives ont été mises en place par Google pour tenter de juguler au maximum les dérives pouvant apparaître. Ces initiatives respectent notamment celles du Forum des Droits sur l’Internet qui, au travers d’une commission de travail où figuraient des représentants des titulaires de marque, des annonceurs, des représentants de Google, des membres du Ministère public, a le 26 juillet 2005 énoncé des recommandations sur les liens commerciaux. Ces recommandations préconisent aux fournisseurs de ces liens de mettre en garde les annonceurs contre la sélection de mots-clés pouvant porter atteinte aux droits des tiers, de préciser le rôle des générateurs de mots-clés, d’afficher une information permettant aux titulaires de marque de signaler une éventuelle atteinte à leurs droits et de répondre dans les plus brefs délais à ces titulaires⁴¹. Ces recommandations ont été suivies par Google qui, dans un effort de communication, et pour éviter certains affrontements juridiques a mis en œuvre différentes politiques. Désormais, toute personne souhaitant acheter des mots-clés sur Internet est invitée à vérifier que ce ne sont pas des termes protégés, qu’ils n’enfreignent pas le droit des marques. Google peut ainsi rejeter toute responsabilité. Dans cette démarche, Google invite les utilisateurs à se renseigner auprès de registres de marque⁴². D’autre part, il est possible à un titulaire de marque de porter plainte auprès de Google⁴³ pour utilisation frauduleuse par un annonceur de sa marque ou d’un signe protégé.

Cette possibilité de porter réclamation ne porte que sur les termes protégés. La demande ne sera prise en compte que dans le cadre de la requête exacte, et non de la requête large. Les conditions sont précisées sur la page de « procédures de gestion des réclamations relatives aux marques » où, après avoir été précisées les conditions pour porter réclamation, il est possible de demander à Google de vérifier qu’il n’y a pas abus de propriété intellectuelle. Google précise qu’il réalise une

« enquête limitée »⁴⁴. Si la compagnie constate un abus, elle demande alors à l’annonceur de retirer le mot-clé litigieux. Cette réclamation auprès de Google s’accompagne de la possibilité pour l’annonceur d’interdire à quiconque l’achat de ses mots-clés protégés, ou de n’autoriser qu’un très petit nombre d’annonceurs à le faire. Ainsi, dans un pays comme la France où le droit de la propriété intellectuelle est très strict, il est possible pour un titulaire de marque de bloquer tout achat de dénomination de marque en tant que mot-clé ou comme texte d’annonce.

Ainsi, on observe que Google tient compte de certaines des accusations qui lui avaient été faites, et ce « code de bonne conduite » rentre tout à fait dans le cadre de l’évitement d’un contentieux trop fréquent devant les tribunaux. Dans le même temps, on observe que Google ne cède pas complètement, et le fait qu’il soit clairement expliqué que Google ne fera pas d’enquête sur ce qui concerne la requête large est symptomatique de la zone sensible sur laquelle Google ne transigera pas en raison des intérêts en jeu. De plus, Google affiche clairement sa notion du respect

41 Cf. annexe 8 : Recommandations du Forum des Droits sur l’Internet sur les liens commerciaux

42 https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal (consulté le 01/05/2009)

43 http://www.google.fr/tm_complaint.html (consulté le 01/05/2009)

44 Idem

du nom de marques en considérant que tout mot-clé étant légèrement différent du nom de marque déposé ne peut être protégé comme un nom de marque, bien que des analogies fortes puissent exister. Ainsi, la procédure de contrôle est réellement « limitée ».

Une politique d’adaptation aux droits locaux

Google a une politique sur les mots-clés qui est différente selon les pays. Cela peut s’expliquer par un principe simple, énoncé par le service de communication de Google lors d’un entretien téléphonique : « la politique de Google, c’est de respecter le droit local ». En effet, Google va être plus « offensif », plus libre dans son interprétation du droit des marques suivant les pays.

Mais au vu de l’opposition juridique qui existe, il est clairement visible que Google joue sur les limites du droit et sur les vides juridiques qui peuvent exister. Ainsi, la question des mots-clés n’avait jamais été l’objet d’une régulation, et Google a joué sur ce vide juridique pour ignorer des règles essentielles du droit des marques. Cette exploitation des vides juridiques est emblématique de la politique de conquête qui est mise en œuvre par Google pour bénéficier au mieux du droit.

Ainsi, dans cette logique, les politiques sont différentes selon les États. Il existe en fait quatre pays qui sont à part dans la politique d’Adwords : les États-Unis, la Canada, la Grande- Bretagne et l’Irlande. Cette différenciation est particulièrement visible sur la page des « procédures de gestion des réclamations relatives aux marques »⁴⁵, car le contrôle effectué sur les mots-clés n’est pas le même. Ainsi, Google ne prendra en compte la réclamation que si celle-ci porte sur l’usage d’un nom protégé dans une annonce Adwords, et non dans un mot-clé. En effet, dans ces pays, les tribunaux sont moins stricts sur l’utilisation des noms de marque dans les seuls mots-clés, invisibles à l’utilisateur. En effet, le risque de confusion n’est pas le même. Cette différence de politique a été mise en place en avril 2004 aux États-Unis et au Canada, et en mai 2008 en Grande- Bretagne et en Irlande⁴⁶. Cette pratique n’est néanmoins pas très clairement admise. Aucune législation n’a été adoptée et le récent revers subi par Google dans l’affaire Rescuecom est là aussi une preuve de la fragilité de cette question, toujours jugée au cas par cas. En effet, les juges ont considéré que les méta-tags de mots-clés (les mots-clés n’apparaissant pas dans les annonces) pouvaient constituer une contrefaçon⁴⁷. Si cette décision devait se confirmer, alors Google pourrait être contraint de changer sa politique Adwords aux États-Unis et donc se voir imposer un contrôle plus précis des noms de marque employés comme mots-clés.

Cette adaptation aux droits locaux s’accompagne d’une réactivité face aux évolutions juridiques, l’exemple le plus frappant étant celui de la Grande-Bretagne.

45 http://www.google.fr/tm_complaint.html (consulté le 01/05/2009)

46 http://www.out-law.com/page-9017 (consulté le 01/05/2009)

47 http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/second_circuit.htm (consulté le 01/05/2009)