a tecnologia licenciada, devido à natureza temporária, estabelecendo-se limites para a licença.
1.5.6 Contrato de licença de patente
Este instrumento consiste na exploração de uso de conhecimento tecnológico, que poderá ser em caráter exclusivo ou não, assim como será objeto de cláusula contratual a possibilidade de cessão em definitivo da tecnologia. Nele, a tecnologia está protegida pela patente, ou seja, sob o direito de exclusividade garantido pelo órgão governamental98, por meio da
legislação sobre propriedade industrial, além das Convenções Internacionais. O contrato também estabelecerá os critérios de remuneração pela licença para a exploração da patente, mas não será objeto de análise do INPI99. Porém, o registro junto a este órgão servirá para aferir a data da
transferência da tecnologia, devido ao registro, e qualifica o INPI a arbitrar uma remuneração, caso seja acordado entre as partes.
A remuneração poderá ser estabelecida em um valor fixo, que poderá ser pago à vista ou em parcelas previamente acordadas. Também se pode ter uma remuneração paga ao fornecedor da tecnologia, conhecida
98
No Brasil para que uma contratação tecnológica surta determinados efeitos econômicos, o contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI. Por disposição legal devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior. (www. inpi.org.br)
99 As formas e os prazos de pagamento são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, excetuando-se os contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, cujo valor é usualmente calculado a partir dos salários dos técnicos contratados. No caso de empresa com vínculo majoritário de capital, além dos níveis de mercado devem ser respeitados os limites estabelecidos na Lei nº 4131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. (www.inpi.org.br)
como royalties100, que são os valores variáveis devidos, desde a data de
celebração do instrumento contratual.
As condições de pagamento serão utilizadas dentro da prática contratual, de modo a atender ao interesse das partes e, principalmente, do fornecedor de tecnologia, já que as inseguranças de perda econômica podem representar um maior ou menor risco, dependendo de quem adquire a tecnologia.
1.5.7 Contratos de licença de know-how
A estrutura negocial, bem como a estrutura básica dessa modalidade contratual, coincide com os de licença de propriedade industrial. As peculiaridades surgem, pois o objeto dos contratos de know-how não se trata de um direito de exclusividade outorgado pelo Estado, chamado por alguns autores de monopólio. Nesse sentido, Carvalho101 esclarece que se
está diante de um direito de exploração exclusiva, que o poder público concede mediante sua estrutura administrativa. No caso do Brasil, a competência é do INPI, mediante a solicitação e do depósito da patente. Com a carta patente, o titular possui a exclusividade, mas não o monopólio, pois nada impede que conceda a licença para terceiros explorarem. Em contextos excepcionais, o próprio poder público poderá conceder uma licença compulsória.
Os contratos estão se ajustando a uma necessidade econômica similar, sejam contratos de licença de patente sejam de licença de know-
100XAVIER faz uma distinção entre Royalties intelectuais e royalties industriais (In: XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 619).
how. Entretanto, não se pode esperar um tratamento jurídico unitário, pois trata-se de um objeto de natureza jurídica distinta.
Conclui-se pela impossibilidade de um tratamento jurídico unitário, por dois fatores: primeiro porque a licença de uma propriedade industrial está fundamentada no princípio da territorialidade, diante da outorga estatal; enquanto na licença de know-how inexiste o título de propriedade, mas tão-somente a obrigação de não fazer, no caso de não revelar determinado conhecimento tecnológico, que como lembra Miguel Asensio102,
carece de uma inerente limitação territorial.
Dessa maneira, a limitação territorial não é inerente aos contratos de know-how, pois não se trata de uma obrigação decorrente de um título de natureza de propriedade imaterial, em decorrência da patente, mas de uma obrigação que decorre do pacta sunt servanda relativo às obrigações de natureza contratual.
Entretanto, não significa que os contratos de licença de know-how estão desprovidos de limitação territorial. Em determinadas circunstância, as limitações estão se ampliando cada dia mais, pois se aplicam limitações às licenças de know-how, devido a fatores de ordem pública103.
Os contratos de know-how podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração. Quando disposta à não comunicação durante o prazo prescrito, as informações serão indisponíveis - o receptor do know-how poderá dele usar, extrair seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá
101 CARVALHO, 1994b, p. 57. 102 MIGUEL ASENSIO, op. cit., p. 78.
transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos. De outro lado, podem tais contratos prever que, após certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial: os dados e plantas.
Assim, tem-se uma “locação” de know-how, uma licença (como é denominada), por oposição à cessão, ajuste em que inexiste a cláusula de não exploração, pois, quando se utiliza da cessão, está implícito o caráter permanente da transferência. Está claro que, não sendo o know-how objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico, constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência.
O mesmo se dirá do pacto de não comunicação, embora seja razoável exigir do receptor que tome especiais cuidados para não lesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo, transmitindo-o. Fato inteiramente diverso é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira sociedade empresária, a uma instituição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.
No Brasil, a prática do INPI tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida à cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade. Assim dizem os comentários à Lei n. 9.279/96 de Dannemann:
Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº. 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de
fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso de uma tecnologia.
Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad eternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.104
O contrato de know-how pode ser de licença assim como de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, e até mesmo de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. A razão pela qual não há interesse pela licença de know-how surge, pois após ser transferido o conhecimento, o mesmo é adquirido, pois a licença é temporária, e por isso a cessão é mais interessante economicamente para o possuidor da tecnologia.
Aliás, esta tese irá buscar nos direitos fundamentais a fundamentação para tais práticas da Administração, pois entendemos que cabe ao Estado resguardar determinados interesses105, que se justificam
dentro de um contexto estatal, independente do que convencionam as partes, que buscam interesses de natureza privada.
Daí a importância do Direito Internacional Privado quanto à lei aplicável e a aplicação do princípio da territorialidade.
1.5.8 Contratos mistos de cessão e licença
104 DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2001. p. 441-443.
105 A Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5, inciso XXIX: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Todas as vezes que se está diante de contratos que envolvam licença e cessão ou quando se combina a cessão da patente com a licença de know-how têm-se contratos mistos.
A importância analítica de se saber se se trata de um único contrato misto ou de vários contratos conexos é fundamental para a futura aplicação da lei aos contratos, presumindo que se trata de contratos internacionais. Na verdade, só se poderá precisar com segurança diante do contexto apresentado, se constituem uma ou outra modalidade, que basicamente depende da vontade das partes para determinar em que circunstâncias celebrarão o contrato ou os contratos106.
Por isso, cabe afirmar que é indispensável delimitar o que se aplica ao know-how e o que se aplica à patente.
Os contratos de know-how apresentam natureza jurídica sob uma dicotomia, pois a tecnologia pode ser utilizada como bem imaterial, ou pode servir para uma assistência técnica. No primeiro caso, a natureza jurídica de cessão é de bem móvel, pois o objeto contratual trata de direitos sobre fórmulas e procedimentos secretos, que são bens móveis107. No segundo, a
natureza é de um contrato de empreitada, pois será fornecida uma assistência técnica, cujas informações já são do conhecimento dos contratantes, que não têm, entretanto, condições de executar a atividade desejada.
106 Como exemplo, pode-se transferir uma tecnologia através de um contrato de cessão e, no mesmo contrato, dar uma licença para uso da marca. A remuneração da tecnologia terá um alcance e a da marca outro.
107 A característica do know-how apresentando ou não um caráter de invenção é que constitui um direito de propriedade industrial, cujo titular se esforça por guardar a exclusividade, de maneira que um terceiro não licenciado não possa disso se beneficiar (Câmara de Comércio Internacional de Paris, documento 450/198, de 9 de janeiro de 1961)
Tem se tornado freqüentes os contratos de natureza mista108. Isso
se deve a distância tecnológica entre os contratantes. Quando uma tecnologia é desenvolvida, presumindo que possa ser patenteada109, o
empresário da tecnologia110 desenvolve uma nova tecnologia, cujo objetivo é
o lucro. Há duas opções, em se tratando de tecnologia patenteável: ou solicitará a patente da tecnologia junto ao órgão da administração responsável ou poderá manter sob segredo a sua invenção, por meio de uma cláusula de confidencialidade111. As duas possibilidades envolvem riscos e
vantagens, que serão abordados no próximo capítulo, quando se tratar do segredo. No entanto, com a distância tecnológica aumentando entre os grandes centros de desenvolvimento de tecnologia, as decisões tem sido mais simples e seguem a seguinte lógica.
1.5.9 Contratos de licença recíproca
Esta modalidade contratual consiste na cooperação entre sociedades empresarias concorrentes que, diante de determinadas
108
MARTÍN ARESTI, Pilar. La licencia contractual de patente. Pamplona: Arazandi, 1997, p. 280.
109 Lei 9.279/96,artigos 8, 9 e 10; determinam as exigências e possibilidades para a patente de invenção, que são a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, além de vedações legal para se patentear.
110 Alguns centros de pesquisa privados são verdadeiras sociedades empresarias de bens imateriais, pois o produto final é a tecnologia em si que será comercializada com a indústria.
111 DA CONFIDENCIALIDADE
A empresa “A” adotará as medidas necessárias para proteger e impedir que não ocorra a divulgação indevida do KNOW-HOW a terceiros, preservando a confidencialidade das informações técnicas transferidas pela A, exceto para as autoridades governamentais, se assim requerido, e, neste caso, deverá informar prontamente à “A”.
4.2 Serão excluídas das obrigações de confidencialidade quaisquer informações que: (a) já eram do conhecimento da empresa “B” previamente à sua divulgação por “A”; (b) eram conhecidas pelo público em geral previamente à sua divulgação para à “B”, ou poderiam se tornar publicamente conhecidas sem qualquer quebra de confidencialidade ou falha por “B”; ou
circunstâncias comerciais, buscam a cooperação para delimitar o mercado de exploração dos seus produtos, eliminando com a troca de tecnologia os concorrentes que não têm acesso à tecnologia e ampliando o mercado somente entre os grandes.
Nesse sentido, o Regulamento comunitário europeu n. 240/1996112,
no seu artigo 5.1.3, considerava em alguns casos como uma violação a concorrência desleal. Esse regulamento foi revogado pelo Regulamento n. 772/2004113. Percebe-se que nesse novo instrumento jurídico se busca,
pelos princípios da eficiência econômica e do fomento à pesquisa, os instrumentos contratuais de transferência recíproca. Em contrapartida, também estabelece como princípio a proteção efetiva da concorrência desleal e da segurança jurídica, de tal forma que, se caracterizar concorrência desleal, o contrato será nulo, não havendo nenhuma ingerência prévia nos contratos, tornando o sistema mais célere.
Conforme referência anterior, muitos contratos realizam transferência de tecnologia, de forma secundária, pois o objeto contratual é mais amplo e, na medida em que a negociação exige, a parte inclui a transferência de tecnologia como objeto acessório, parte do objeto principal. Esse é o caso dos contratos de franquia, de engenharia e projetos industriais, consórcios de patentes, distribuição e desenvolvimento tecnológico; os contratos de licença para uso da marca; cooperação em programas de pesquisa e tecnologia, e show-how, de assistência técnica,
(c) que tenham sido disponíveis à “B” por qualquer terceira parte não sujeitas às obrigações de confidencialidade perante a “A”.
112 Regulamento (CE) n. 240/96, publicado no Diário Oficial de las Comunidades Europeas. L 31, p.2-13, de 9 de febrero de 1996.
conhecido assim no âmbito do Direito Internacional, mas como modalidade de know-how para o Direito interno.
Como se pode constatar, há uma preocupação muito grande com a manutenção do segredo da tecnologia, e o melhor modo de garantir esse segredo é mantê-lo na mesma sociedade empresária.
Em vista disso, a participação das joint-ventures114 é importante,
pois facilita a formação de uma espécie de sociedade de colaboração ocasional, sem as formalidades da sociedade tradicional115, mas podem
envolver a formação de uma nova sociedade empresarial.
Assim, o objeto dessas sociedades consiste no aproveitamento dos recursos naturais, industriais e de utilização de know-how, de modo a facilitar o intercâmbio comercial e reduzir os custos, já que na joint-venture há uma gestão conjunta, por prazo determinado e de origem contratual116.
Por fim, cabe esclarecer que o prazo de licença não poderá exceder o período de proteção dos direitos de propriedade industrial, que são de vinte anos para a patente de invenção e de quinze anos para a patente de modelo de utilidade.
Importa ressaltar as dificuldades encontradas no que tange à questão, quando se trata de Mercosul117, cujos prazos são diferenciados. Por
exemplo, os prazos fixados pelo Paraguai e Uruguai são de quinze anos, enquanto no Brasil e na Argentina o prazo é de vinte anos.
113 Regulamento (CE) n. 772/04, publicado no Diário Oficial de las Comunidades Europeas. L 123, p.11-17, de 27 de abril de 2004.
114 Para um estudo mais detalhado, sugerimos: BAPTISTA, Luiz Olavo. Joint Ventures. Anais do seminário
sobre aspectos jurídicos-legais das negociações em comércio exterior, Brasília, DF, 09.12.1981, painel 4.
115 UNIDO. 1989. Sales n. E89.III.E4.
116 CORREA, 2001. p. 270. A joint-venture como opção para atingir os países socialistas, já que a empresa nacional integra o conjunto.
O tratamento quanto à exploração da patente também é diverso quanto à caducidade da patente pela não exploração. O Brasil exige o uso em um prazo de dois anos, enquanto no Paraguai não há previsão legal.
Outrossim, não se pode omitir o fato de que não há interesse do fornecedor de tecnologia em que aquele que recebe sua tecnologia transfira para outro os conhecimentos licenciados, pois poderia levar a novos concorrentes. Logo, é comum existirem cláusulas limitando o sublicenciamento à revelia do licenciador.
1.5.10 Contratos Gerais que envolvem know-how ou tecnologia
1.5.10.1 Contratos de engenharia
Modalidade bastante difundida no mundo globalizado, consiste no produto - imaterial - da aplicação de uma tecnologia. Um empresário precisa construir uma nova instalação industrial e contrata uma firma de engenharia, que projetará a instalação, usando técnicas secretas ou públicas de que dispõe, aproveitando-se da experiência que adquiriu.
O projeto não é o edifício, mas também não é uma tecnologia a ser incorporada pelo empresário que encomendou o serviço, pois consiste basicamente num conhecimento que não está diretamente vinculado ao objeto da sociedade empresaria nem é a instalação tangível, mas corresponde a todo o processo que soma a experiência e o uso do material adequado à obra.
Não é raro nesses contratos encontrar um estudo de mercado, produtividade e projeto industrial, dentre outras necessidades para o desenvolvimento de determinada atividade.
Como usualmente é um contrato de grande envergadura, envolvendo um longo tempo de execução e uma diversidade de áreas técnicas, geralmente inclui-se uma cláusula de assistência técnica. Entretanto, o fato de constar uma cláusula dessa natureza não justifica que se chame esse contrato de engenharia de um simples contrato de assistência técnica, havendo distinções, como se tratará adiante.
O relevante para o trabalho é que, nesta modalidade contratual (comercial engineering), algumas vezes será necessária a transferência de tecnologia, seja pela licença de um direito de uma patente, seja pela licença de know-how. Importante ressaltar que nem sempre se faz necessária a transferência de tecnologia, já que o contrato de engenharia também pode ser uma consultoria de engenharia (consulting engineering), em que não há a transferência de tecnologia, mas somente a execução.
Como se pode perceber, a licença da propriedade industrial ou mesmo do know- how eram apenas uma parte acessória do contrato principal de engenharia, que visa ao projeto de instalação de uma fábrica.
1.5.10.2 Licença para uso de marca118
A marca constitui um verdadeiro bem, pois transfere credibilidade e confiança em um determinado produto ou serviço. Desse modo, os contratos de transferência de marca são registrados no Brasil para garantir o direito de propriedade industrial.
Tal contrato também está regulamentado pela Lei n. 9.279/96 e pelas resoluções do INPI. O nexo entre a proteção da tecnologia e da marca
118 Contratos que objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedidos de registros depositados junto ao INPI. Esses contratos deverão indicar o número e a marca
não está apenas na proteção de um logotipo que é fruto de uma idéia, mas também no fato de que essa marca traz em si, intrinsecamente um conceito de qualidade. Para manter o padrão de qualidade esperado pelos consumidores, o fornecedor da marca também deverá fornecer o know-how e a assistência técnica para a licenciada.
Para os efeitos legais, consideram-se marca de produto: 1) aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim; 2) marca de certificação, que atesta e qualifica tecnicamente o produto quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, entre outras, e 3) marca coletiva, para identificar produtos ou serviços originários de membros de uma determinada sociedade.
A legislação brasileira enumera uma série de impedimentos para o registro de marcas, no artigo 124 da Lei n. 9.279/96, com a finalidade de evitar a utilização do registro de forma indevida e, assim, gerar um enriquecimento ilícito. Além disso, a marca que está sendo objeto de licença deverá estar dentro do ramo de atividade do licenciador.
Por último, estão proibidas quaisquer cláusulas contratuais que estabeleçam limites à comercialização do produto ou serviço vinculado à marca, bem como restrições que venham a causar danos ao licenciado.
A importância nesses contratos está no fato de que a sua essência está na proteção de um serviço ou produto que tem valor econômico.
1.5.10.3 Contrato de cooperação técnica
registrada ou depositada, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139 e 140 da Lei n.
Este contrato não se limita ao fornecimento de know-how, mas permite a transferência de técnicas, projetos gráficos e especificações da engenharia do produto para a produção de bens de capital. São conhecidos como contratos de cooperação técnico-industrial. A terminologia será empregada quando obtida pelo setor privado para atender sua demanda de produção, enquanto a cooperação tecnológica atende a um processo de desenvolvimento do Estado, que passaria a ter condições de gerar riquezas e erradicar a pobreza.
A economia mundial cresce a cada dia e toma proporções assustadoras, inviabilizando uma divisão entre o interesse público e o desenvolvimento do Estado, e o interesse privado e a melhora na produção industrial. A cada dia, o volume de recursos gerados pela iniciativa privada influencia mais no desenvolvimento da economia estatal. Assim, conclui-se