ou d’une composition peuvent être accordés pour de nouvelles utilisations dans une des
méthodes précitées
181.
49. De même, dans le cadre de l’OAPI, une invention brevetable « peut consister en, ou se
rapporter à un produit, un procédé, ou à l’utilisation de ceux-ci »
182. Cela semble signifier
que tout nouvel usage ou nouvelle indication thérapeutique d’un médicament déjà connu et
breveté peut être, à son tour, breveté(e).
50. En revanche, certains PED, comme l’Inde, ne permettent pas le « brevetage » des
formes nouvelles d’une substance connue (sans une amélioration de l’efficacité connue de
cette substance). La simple découverte d’usages nouveaux ou de propriétés nouvelles d’une
substance connue n’est pas non plus brevetable, d’après la loi indienne sur les brevets
183.
C’est également le cas du Pakistan : “A patent shall not be granted- […] (c) for diagnostic,
therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; (d) for a new or
subsequent use of a known product or process; and (e) for a mere change in physical
appearance of a chemical product where the chemical formula or process of manufacture
remains the same provided that this clause shall not apply to an invention fulfilling the
criteria of patentability.” (Cf. Section 7(4)(c),(d) and (e) (Patentable inventions) of Pakistan
Patents Ordinance, 2000 as amended by Patents (Amendment) Ordinance, 2002)
184.
181 Sections 25(11) and 25(12) (Patentable inventions) of the South African Patents Act.
182 Art. 2 para. 2 (Invention brevetable) de l’Accord du 24 février 1999 (« Accord de Bangui révisé de 1999 ») portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
183 Section 3(d) of the Indian Patents Act, as last amended by Patents (Amendment) Act, No. 15 of 2005:“the
mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant” is not patentable. V. pour plus de détails, les §§ 113 à 117 de cet ouvrage de recherche (dans la partie consacrée à l’Inde − Un pays longtemps dépourvu d’une législation sur les brevets pharmaceutiques de produits, in chap. I : Caractéristiques et évolution des systèmes de brevets pharmaceutiques choisis).
184 D’après le Guide sur les brevets pharmaceutiques, le Chili, la République dominicaine, l’Uruguay et la Communauté andine (à savoir, la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, et le Pérou ; le Venezuela ayant annoncé son retrait le 22 avril 2006) excluraient aussi de façon expresse la brevetabilité des nouvelles utilisations, (cf. sous la direction de C. M. Correa : Guide sur les brevets pharmaceutiques, vol. I, op. cit., pp. 165 et seq.).
51. La nouvelle loi sur les brevets de la République populaire de Chine ne semble pas
expressément reconnaître la brevetabilité des nouvelles utilisations d’un produit déjà
connu
185. Cependant, d’après les lignes directrices du State Intellectual Property Office of the
People’s Republic of China (SIPO) relatives à l’examen, les nouvelles utilisations d’un
produit connu peuvent être brevetées en tant qu’« invention of method of application », car
c’est dans la façon d’appliquer le produit (connu) que réside la substance de l’invention
186.
185 Selon l’art. 2 de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine (telle que modifiée en décembre 2008) : “Inventions mean new technical solutions proposed for a product, a process or the improvement
thereof.” Mais d’après l’art. 22 (Conditions for Granting Patent Rights): “Inventions and utility models for which
patent rights are to be granted shall be ones which are novel, creative and of practical use. Novelty means that the invention or utility model concerned is not an existing technology; no patent application is filed by any unit or individual for any identical invention or utility model with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right, and no identical invention or utility model is recorded in the patent application documents or the patent documentations which are published or announced after the date of application. Creativity means that, compared with the existing technologies, the invention possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, and the utility model
possesses substantive features and indicates advancements. Practical use means that the said invention or utility model can be used for production or be utilized, and may produce positive results. For the purposes of this Law, existing technologies mean the technologies known to the public both domestically and abroad before the date of application.” V. aussi, art. 25 (Exclusion from patentibility): “Patent rights shall not be granted for any of the
following: (1) scientific discoveries; (2) rules and methods for intellectual activities; (3) methods for the diagnosis or treatment of diseases; (4) animal or plant varieties; (5) substances obtained by means of nuclear transformation; and (6) designs that are mainly used for marking the pattern, color or the combination of the two of prints. The patent right may, in accordance with the provisions of this Law, be granted for the production methods of the products specified in Subparagraph (4) of the preceding paragraph.” Souligné par l’auteur de ce travail de recherche.
186 Guidelines for Examination (2006), 5.4 Novelty of Use Invention of Chemical Product, chap. 10, pp. 328-329. Un produit connu ne détruit pas la nouveauté de sa nouvelle utilisation si la nouvelle utilisation est une invention en soi. “Under such circumstances, the examiner shall assess whether the method per se possesses novelty and
shall not consider that the method of application does not possess novelty on the grounds that product X is known. As for a medical-use invention relating to a chemical product, the following aspects shall be taken into consideration when the examination of novelty is carried out.
(1) Whether or not the new use is different in substance from the known use. The use invention does not possess novelty when the difference between the new use and the known use lies merely in the form of expression, but the substance of them is the same.
(2) Whether or not the new use is revealed directly by the mechanism of action or pharmacological action of the known use. The use does not possess novelty if it is directly equivalent to the mechanism of action or
pharmacological action of the known use.
(3) Whether or not the new use belongs to generic (upper level) term of the known use. The known use defined by specific (lower level) term may destroy the novelty of the use defined by generic (upper level) term.
(4) Whether or not the features relating to use, such as the object, mode, route, usage amount, interval of administration can define the procedure of manufacture of a pharmaceutical. The distinguishing features merely present in the course of administration do not enable the use to possess novelty.”
52. À la lumière des règles jurisprudentielles d’interprétation des conditions de brevetabilité
relatives aux brevets européens, nous remarquons qu’il n’est pas si facile de porter atteinte à
la nouveauté d’une revendication visant l’application thérapeutique d’un médicament
187.
Semblablement, une éventuelle remise en cause de l’invention revendiquée se heurte à
l’interprétation large de la nouveauté d’une « autre » application thérapeutique » ou « autre »
utilisation médicale
188.
187 Dans l’affaire T 158/96 (Ch. des recours techniques – OEB, 3.3.2, du 28 oct. 1998), la ch. de recours n’a pas été d’accord avec la conclusion de la division d’examen qui avait souligné qu’aux fins de la divulgation du brevet, il était d’usage courant d’accepter tout test pharmacologique en tant qu’exposé d’un usage médical, tant que ce test était communément admis comme indicateur de l’utilité thérapeutique potentielle. Selon la ch. de recours : « Pour reconnaître qu’un document de l’état de la technique porte atteinte à la nouveauté d’un objet revendiqué, on ne peut pas interpréter l’information transmise par ce document sur la base de règles qui, tout en étant par ailleurs valables, ne s’appliquent pas nécessairement à cette situation particulière et peuvent donc donner lieu à des conclusions spéculatives. L’information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d’une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l’existence réelle d’un effet thérapeutique ou d’un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l’application thérapeutique revendiquée », (cf. OEB : La
jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets, op. cit., Brevetabilité – Nouveauté, Détermination du contenu de l’état de la technique pertinent – Règles d’interprétation (I. C. 2), p. 106). Soulignement par l’auteur de ce travail de recherche.
188 En effet, dans l’affaire T 836/01 (Ch. des recours techniques – OEB, 3.3.04, du 7 octobre 2003), il a été souligné que « pour qu’une application puisse être interprétée comme une autre utilisation ou une « autre utilisation médicale » / « autre application thérapeutique », il fallait que ce nouvel effet technique conduisît à une application industrielle / commerciale vraiment nouvelle (G 6/83, JO 1985, 67) résultant par exemple de
l’ouverture d’un nouveau champ d’application, de la guérison d’une pathologie/situation clinique différente, de la création d’un groupe ou sous-groupe distinct de sujets (soit les utilisateurs finals, soit les patients) ou que la nouvelle utilisation impliquât des moyens physiques nouveaux / mesures nouvelles pour sa pratique ». La ch. a appliqué ces principes et a conclu que l’effet technique dont se prévalait l’invention revendiquée identifiait « une situation clinique nouvelle ». De plus, « étant donné qu’on ne pouvait séparer une nouvelle situation clinique, en tant que concept abstrait, du patient qui en souffrait, force était de conclure que cette nouvelle situation clinique définissait aussi un nouveau sous-groupe de patients soumis au traitement », (cf. OEB : La jurisprudence des
Chambres de recours de l’Office européen des brevets, op. cit., Nouveauté (de l’utilisation, I.C.5.) – Nouveauté de l’application thérapeutique (5.2.4), à propos de l’affaire T 836/01, pp. 164-165). En ce qui concerne, la nouveauté fondée sur la différence dans le mode d’administration, nous vous renvoyons à l’affaire T 51/93 (Ch. des recours techniques – OEB, 3.3.04, du 8 juin 1994) où se posait la question de savoir si une différence dans le mode d’administration d’un médicament pouvait être considérée comme une nouvelle application thérapeutique. Dans l’affaire en cause, l’unique différence entre l’invention telle que revendiquée et le document D4 était que l’invention portait sur une méthode d’administration par voie sous-cutanée : « Se fondant sur la décision T 290/86 [Ch. des recours techniques – OEB, 3.3.01, du 13 novembre 1990, JO OEB 1992, 414], la chambre a observé que le mode d’administration peut constituer un facteur déterminant dans un traitement médical, et qu’il n’y a pas de raison d’interdire a priori de se fonder sur une telle différence pour établir une distinction par rapport. On devrait plutôt considérer que la brevetabilité dépend uniquement du fait que la modification en cause est nouvelle et inventive aux antériorités. Ainsi, l’on pouvait reconnaître la nouveauté de l’invention en cause par rapport au document D4 (voir T 143/94, JO 1996, 430). » (Cf. OEB : La jurisprudence des Chambres de recours