Les législations étrangères

Délimitation de l’étude. Il parait nécessaire de s’intéresser d’abord aux législations

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étrangères, avant de considérer les systèmes plus larges qui tentent de les harmoniser. En effet, tous les Etats quels que soient les accords qu’ils ont signés, restent souverains et libres de légiférer, si bien qu’aucun consensus réel ne semble exister quant aux signes admis, l’appréciation étant largement le fait des textes existants et des offices d’enregistrement des marques, éléments sur lesquels nous allons nous appuyer. Des Etats se révèlent plus ouverts et acceptent à l’enregistrement bon nombre des signes divers et variés, tandis que d’autres ne tolèrent que les signes dits « traditionnels » : nom et signe figuratif, voire les couleurs plus récemment310. La différence de souplesse est telle que nous ne prétendons pas être exhaustifs, d’autant que l’ensemble des Etats ont recours aux marques de commerce et de fabrique. Il s’agira simplement de démontrer les grandes différences existantes pour la plupart des Etats, notamment ceux ayant une influence significative dans le commerce international311.

Un héritage culturel fort. Parmi les Etats qui nous intéressent, nombreux sont ceux

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faisant partie de l’Union Européenne, aussi est-il nécessaire de tenir compte du droit communautaire dans nos développements. Ce dernier est en effet venu harmoniser le droit des marques des Etats membres par l’adoption d’une directive qui fait prévaloir l’enregistrement des marques plutôt que l’usage, imposant par ailleurs la représentation graphique des signes déposés à titre de marque312. Néanmoins, puisqu’une directive nécessite une transposition, elle laisse une marge d’appréciation aux Etats, notamment quant à la définition de la marque. De plus, la directive n’a pas imposé la suppression de l’acquisition du droit sur la marque par

309 J. FOYER, « Le droit de la propriété industrielle à la fin du XX° siècle », Mélanges en l'honneur de J. Derrupé, éd. GLN Joly, 1991, p. 384.

310 Il apparait en effet que les couleurs sont aujourd’hui considérées comme des signes traditionnels, admis par l’ensemble des Etats.

311 L’influence n’étant pas quantifiable, il s’agit ici de traiter surtout des Etats ayant un poids économique important et de nombreuses marques internationales.

312 Première directive du Conseil, n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Journal Officiel des communautés européennes 11 Février 1989, codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, JOUE, 8 novembre 2008

99 l’usage313, ce qui a permis le maintien de certains particularismes culturels propres à chacun, sous réserve de quelques aménagements314. Deux grands systèmes coexistent alors aujourd’hui en ce qui concerne les marques : les systèmes inspirés de la Common Law, largement basés sur la pratique et l’usage des marques (§1) davantage que sur un enregistrement (§2), ce dernier étant l’apanage des pays de droit écrit dont la France fait partie315. Entre ces deux extrémités, certains pays de Common Law ont dû accepter que l’enregistrement soit aussi un mode de constitution d’une marque, notamment pour respecter les exigences internationales ou communautaires, il s’agira ici de les traiter comme à leur origine : des Etats dans lesquels l’usage prévaut316.

Les subdivisions choisies ne sont pas sans intérêt puisque nous pensons en effet que ces particularismes culturels sont les facteurs principaux de détermination des signes susceptibles ou non de constituer une marque. Si cette considération peut apparaitre comme un raccourci un peu simple, nous tenterons de la justifier tout au long des développements qui vont suivre.

§1. L’usage de la marque : une souplesse avérée

L’acquisition du droit par l’usage résulte d’une pratique ancienne mais qui s’est

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dotée au fil des ans de conditions propres à en garantir l’efficacité (A). La distinctivité intrinsèque que le mécanisme suppose en fat un droit ouvert aux évolutions mercatiques (B)

A. L’acquisition du droit de marque par l’usage

L’usage en tant que condition d’acquisition du droit est une notion précise et

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unitaire (1) qui se traduit tout de même par une diversité de système qui ne lui confère par toujours la même importance (2).

313 Ibid., considérant n° 4 : « La présente directive n'enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage ».

314 V. infra n° 94 et s., sur les droits mixtes notamment.

315 Il est néanmoins utile de préciser que les Etats ont tous en réalité utilisé l’usage à titre de marque, la France ne demandant l’enregistrement que depuis la loi n° 64/1360 du 31 décembre 1964, dans son article 4, notamment dans le but de renforcer la sécurité juridique. V. notamment dans ce sens : G. BLOCH, « Acquisition en France des droits sur une marque par usage », Gaz. Pal., 3 décembre 1991, p. 715.

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1. Notion d’usage.

Définition générale. L’usage en droit des marques possède une définition uniforme

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et ce quel que soit la législation dont il est question. En effet, cette notion est centrale en droit des marques : l’usage d’une marque consiste à utiliser un signe pour désigner des produits ou service dans les rapports avec la clientèle317. Le signe doit individualiser, directement ou indirectement, des produits ou services et doit être utilisé en relation avec l’offre de ceux-ci à la clientèle318. Il doit s’agir d’une exploitation commerciale effective, fondement même de la marque sans quoi elle n’a aucun intérêt : « l'usage est consubstantiel à la notion même de marque »319. L'appréciation de l'usage de la marque repose alors sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. L’utilisation simplement symbolique de la marque ne saurait suffire à l’établissement ou au maintien d’un droit sur une marque. L’obligation d’usage est d’autant plus justifiée que le droit des marques est une réservation arbitraire320 et durable par un opérateur économique en vue de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Ne pas l’utiliser lui ferait donc perdre son essence, ce qui se traduit dans tous les cas par une déchéance du droit de marque321. Notons par ailleurs que le maintien de marques inusitées encombrerait inutilement des registres déjà bien remplis et priverait d’autres opérateurs de l’usage de ce même signe.

Un usage préexistant. Si toutes les marques doivent être utilisées en tant que telles,

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l’appréciation de l’usage ne se fera néanmoins pas au même moment selon les législations : tandis que dans le cadre des droits conférés par le biais de l’enregistrement d’une marque, cette dernière nécessite un usage a posteriori afin de ne pas perdre la protection accordée322, l’usage dont il est question ici sera un usage qui précède la demande de protection d’une marque : il sera ici constitutif de droit. L’ordre est alors différent : dans les Etats « d’usage constitutif », rien d’autre n’est nécessaire pour établir un droit acquis sur la marque

317 J. PASSA, Droit de la propriété industrielle, Marques et autres signes distinctifs – Dessins et modèles, t. 1, LGDJ, Paris, 2006, n° 257, p. 248.

318 P. MATHELY, Le droit français des signes distinctifs, LJNA, 1984, notamment p. 623.

319 C. (de) HAAS, « Le non-sens d'une marque sans usage ou le vice fondamental du droit des marques français et européen », Propr. industr., n°1, janvier 2010, étude n°1, n° 12.

320 Sous-entendu qui ne découle pas d’un travail d’imagination ou de conception comme dans le cas du brevet d’invention.

321 V. notamment sur la déchéance : Y. REBOUL, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991. », Mélanges J. Foyer, PUF, 1997, p. 277 et s.

322 V. notamment à ce sujet pour les conditions de l’usage : P. MATHELY, « la recevabilité de l’action en déchéance de marque sous l’empire de la loi de 1991 », Ann. Propr. Ind. 1994, p. 1 et 1995, p. 3.

101 que la preuve d’une utilisation effective du signe en tant que marque323, la preuve se faisant notamment par des emballages, étiquettes, factures et autres preuves d’utilisation commerciale effective de la marque. Précisons tout de même que le droit sur la marque sera établi sous réserve bien évidemment de respecter d’autres conditions qui seront, elles, communes à tous les systèmes, notamment l’exigence du caractère distinctif, disponible ou encore licite du signe.

Une condition fondamentale. Il semble pour finir qu’au vu de cette notion centrale

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d’usage, les législations faisant primer l’usage sur l’enregistrement répondent davantage à la nature du droit des marques que les autres qui se révèlent plus formalistes. Par nature, la marque est un usage, nécessaire afin de répondre à ses fonctions essentielles : une marque qui ne « marquerait » pas les produits ou services ne saurait faire le lien entre le titulaire et le bien en cause. L’évolution des législations de droit écrit vers l’enregistrement s’est faite afin de rendre plus transparentes les marques et de protéger les droits existants. Il s’agit d’une transformation des pratiques due à la multiplication des marques qui nécessitaient qu’une certaine protection juridique soit établie par la connaissance des droits de chacun. Pourtant, ces dernières étaient toutes à l’origine des marques d’usage, ce qui conforte l’idée selon laquelle la marque est substantiellement un usage, ce que considèrent encore de nombreux Etats³²⁴.

2. Principaux Etats concernés.

Diversités des systèmes. La liste présentée n’entend nullement être exhaustive

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mais se propose d’énumérer les principaux Etats dans lesquels l’usage a encore toute sa place en tant que mode d’acquisition du droit sur la marque325 : il s’agira principalement des Etats-Unis, de l’Australie, du Canada, de la Finlande, du Royaume-Uni, de la Grèce, Hong-Kong, de l’Italie et du Mexique. Nos propos sont toutefois à nuancer, notamment du fait de modifications tendant à faire plus de place à l’enregistrement en vue de la protection des tiers ou de l’adaptation aux conventions internationales ou au droit communautaire³²⁶. Il résulte de ces évolutions qu’il est possible de scinder notre réflexion en deux parties. Ainsi, certaines

323 Que l’usage se suffise à lui-même ou soit un préalable nécessaire à l’enregistrement, les deux systèmes privilégiant l’usage dans tous les cas.

324 C. (de) HAAS., « Le non-sens d'une marque sans usage ou le vice fondamental du droit des marques français et européen », Propr. industr., n°1, janvier 2010, étude n°1.

325 Pour une liste exhaustive des Etats dans lesquels l’usage est constitutif de droit : A. THRIERR, « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles, fasc. 7200. 326 V. infra n° 127 et s.

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législations acceptent l’acquisition de la marque par l’usage sans autres formalités, bien qu’ils admettent l’enregistrement des marques après avoir fait la preuve de l’usage : l’usage reste omnipotent ici (a). Ensuite, certains Etats admettent de manière concomitante l’enregistrement et l’usage, bien que l’usage soit le mode d’acquisition de la marque originaire327 (b).

a. L’usage comme unique fondement du droit de marque328 : le cas des Etats-Unis329.

Absence d’influence de l’enregistrement sur l’existence du droit. « Registration

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[…] does not affect or perfect the trademark right »330 : l’enregistrement n’enlève ni n’ajoute rien aux marques dans le droit outre-Atlantique. Ce propos est néanmoins à nuancer en ce que l’enregistrement étend le droit de marque au niveau fédéral331 et confère à la marque une incontestabilité si l’usage et l’enregistrement sont concomitants pendant cinq ans. L’enregistrement s’est alors vu accordé une place en droit américain des marques mais l’usage demeure le seul élément constitutif du droit sur la marque : il ne peut être accordé de droit sans démontrer l’usage. Deux conséquences principales résultent de cette priorité de l’usage : l’enregistrement n’est pas obligatoire et il ne peut être obtenu, sauf rares exceptions pour les étrangers, qu’après avoir prouvé l’usage antérieur de la marque dans la vie des affaires.

Les conflits de marques. L’absence d’obligation d’enregistrement d’une marque

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confère à son titulaire une large liberté quant à l’usage mais crée des situations qui semblent inopportunes dans notre conception des marques : des conflits de marques. Le droit français³³² en effet, et plus largement le droit communautaire, donne priorité aux marques enregistrées

327 Pour une classification différente, V. notamment R. CALLMAN, « Registration and use in trademark laws of different countries », TMR, Part 1, vol. 48, 1958, p. 395-412, qui subdivise davantage les Etats en faisant coexister 4 systèmes « majeurs » : l’usage seul, l’usage auparavant seul mais assoupli, la combinaison usage/enregistrement et enregistrement seul. Nous regroupons les deux premiers systèmes dans notre réflexion en ce que l’usage demeure prioritaire.

328 Le droit canadien est substantiellement similaire au droit américain, v. à ce sujet : D. BERESKIN, « Look before you leap : how to obtain an invalid canadian trademark registration without really trying it », Trademark World, 175, mars 2005, p. 38-43.

329 Lanham Act de 1946, Trademark Act amendé, Titre 15, Chapitre 22 du Code des Etats-Unis, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 1999 portant révision de la législation sur les marques. V. à ce sujet : M. LEAFFER, « Quelques remarques sur le droit américain des marques », RIPIA 1974, p. 317 ; D. LEEDS, Trademarks, our american concept », TMR 1956, vol. 46, fasc. 1453, p. 1451 et s..

330 R. CALLMAN, « Registration and use in trademark laws of different countries », art. précité, p. 395. 331 Alors que l’usage seul se limite au périmètre dans lequel le signe est utilisé.

332 Article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement (...) ».

103 qui priment sur les marques exploitées antérieurement mais non enregistrées qui n’ont en principe aucune valeur. Ce principe souffre toutefois deux exceptions concernant la marque notoire et la marque renommée. La marque notoire non enregistrée est protégée et pourra faire obstacle à l’enregistrement d’une marque au sens de l'article 6 bis de la Convention d’Union de Paris333, l’application de ce principe étant cependant limitée par le principe de spécialité334. La marque renommée, quant à elle, est protégée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée335 : il s’agit d’une protection élargie des marques d’usage336. En dehors de ces cas précis de conflit clairement réglés par le droit, aucune importance n’est accordée aux marques d’usage au sein de notre droit, contrairement aux Etats-Unis. En effet, il est ici possible pour le titulaire d’une marque seulement utilisée de contester et de faire annuler une marque enregistrée si celle-ci porte atteinte à son droit d’ores et déjà établi par la biais de l’usage qu’il en fait, si anodin soit-il. Cela est possible même si le demandeur à l’enregistrement ne connaissait pas l’existence de la marque d’usage, faute pour elle d’être répertoriée³³⁷. Le conflit qui pose davantage de problème reste néanmoins celui qui oppose deux marques d’usage. La notion d’ « honest concurent user »³³⁸ est ici utilisée : il s’agira d’autoriser l’enregistrement des deux marques similaires de manière concomitante désignant des services identiques, sous réserve de la bonne foi des demandeurs. Les critères d'appréciation qu'appliquent l'office et les juridictions américaines reposent sur l'ancienneté, l'importance, l'étendue des usages en présence mais aussi sur le risque de confusion susceptible de résulter de la coexistence des marques.

La preuve de l’usage, condition de l’enregistrement. Une déclaration d’usage

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doit accompagner la demande d’enregistrement et démontrer que le demandeur a effectivement utilisé le signe à titre de marque dans le cadre du marché américain339. Cette déclaration fait tout de même l’objet d’une publication en vue d’une opposition de la part d’un utilisateur antérieur. Une simple déclaration d’intention d’usage est possible depuis 1988 dans

333 Article repris aux articles 4, § 2-d de la directive communautaire n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. 334 La marque d’usage doit alors, pour être notoire, être connue du public concerné mais pas nécessairement du grand public.

335 Article 4, § 3 et 4 de la directive communautaire n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ; Article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle

336 La Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée le 14 septembre 1999 sur les marques qui bénéficient de cette protection, aff. C-375/97, Rec. CJCE 1999, I, p. 5421 : « pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou des services non-similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ».

337 Contrairement à notre conception qui suppose que la marque soit largement connue du public. 338 Usages simultanés honnêtes.

339 Sur les modes de preuves, V. R. CALLMAN, « Registration and use in trademark laws of different countries », art. précité, p. 398.

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le cadre de l’enregistrement d’une marque demandé par un étranger auquel son pays accorde déjà une protection. Après délivrance d’un avis d’acceptation, le demandeur disposera de six mois pour prouver l’usage effectif qu’il fait de la marque. Des prorogations portent à trois ans le délai maximum au-delà duquel la demande d’enregistrement n’aboutira pas : l’usage est donc encore une fois obligatoire afin de reconnaitre l’existence de la marque, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour ce qui concerne les pays dits de « droit mixte ».

b. Les droits mixtes

Quelques exemples de législations concernées. Le Royaume-Uni340,

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l’Australie341, Hong Kong342, l’Italie et la Pologne sont notamment des pays de droit mixtes dans lesquels l’usage et l’enregistrement cohabitent en matière de marques, même s’ils ne sont pas les seuls. C’est évidemment l’usage qui prédominait au départ mais il est rapidement apparu qu’à lui seul il ne permettait pas une protection suffisante des marques, notamment en ce qui concerne la contrefaçon : l’absence de bases de données précises ne garantissait pas au titulaire la non utilisation de son signe par autrui, fut-il de bonne foi.

Dualité du système. Le postulat de départ est alors que dans toutes ces législations

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les marques sont des marques d’usage : il apparait en effet, notamment pour l’Australie ou le Royaume-Uni, qu’il s’agit de pays de Common Law. L’acquisition du droit d’utiliser un signe sur un produit ou service pour le désigner dans le commerce dépend alors largement d’une utilisation effective. Tout comme pour l’ensemble de ces Etats, l’usage est obligatoire, qu’il soit une condition per se ou une condition future en vue du maintien d’un d’enregistrement. Ce qui rend ces législations différentes tient au dualisme des dispositifs employés343. Contrairement aux Etats-Unis qui subordonnent l’enregistrement à un usage effectif antérieur, il s’agit ici de faire cohabiter l’enregistrement « classique » des Etats de droit écrit avec l’acquisition par l’usage des Etats de Common Law. D’une part l’usage confère un droit effectif au regard de la Common Law, d’autre part il s’agira d’appliquer une loi concrète au sein de laquelle l’enregistrement est le mode d’acquisition de la marque.

340 Trade Marks Act, Ordonnance (Commencement), 29/09/1994, n ° 2550, chapitre c/26, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1067 de 2008 sur les marques antérieures.

341 Trade Marks Act 1995 (consolidated as of 14 January 2011)

342 Hong Kong trade mark law, basé sur la Trade Marks Ordinance, Chap. 559, entrée en vigueur le 4 avril 2003. 343 Ce qui sera notamment le cas au Royaume-Uni où le Trade marks Act du 21 juillet 1994, dans son article 32.3, côtoie la Common law qui n’est pas un texte législatif.

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L’action en « passing-off »³⁴⁴ ou la protection des marques d’usage. Cette

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action est le reflet du patrimoine de ces Etats : il s’agit de préserver le particularisme juridique du droit des marques. L’action en passing-off permet de « s'opposer à une fausse présentation faite à la clientèle par un commerçant qui serait de nature à affecter l'activité ou la réputation (goodwill) de celui qui invoque un droit et qui lui cause un préjudice »345. Personne ne peut présenter ses propres marchandises comme étant celles d’autrui. Il est nécessaire de réunir trois conditions en vue de l’exercice de cette action (classical trinity):