Chapitre 7 Appréciation globale
1.5 Détermination des produits/services
1.5.2 Champ d’application des produits/services en comparaison
La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits/services. Tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée;
il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou d’une violation à proprement parler (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Toutefois, si la preuve de l’usage de la marque antérieure est valablement requise et la preuve apportée n’est suffisante que pour une partie des produits/services figurant sur la liste, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ces produits/services (article 47, paragraphe 2, du RMUE) et, par conséquent, l’examen est limité à ces produits/services (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, La preuve de l’usage).
En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls sont pertinents les produits et services sur lesquels l’opposition est valablement fondée. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des produits/services:
•
qui ne peuvent pas être pris en considération pour des raisons de recevabilité;•
qui n’ont pas été dûment justifiés (par exemple, seulement une traduction partielle de la liste des produits/services a été déposée);•
sur lesquels l’opposition n’est pas ou n’est plus fondée.De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre lesquels l’opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence, les restrictions au cours de la procédure concernant soit la liste des produits/services de la demande, soit les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée, soit les deux à la fois, limiteront les produits et services qui doivent être comparés.
Obsolète
En outre, une analyse du libellé de la liste des produits/services pourrait s’avérer nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les termes en particulier, à savoir, ou des équivalents sont utilisés afin de montrer la relation entre un produit individuel et une catégorie plus large.
Le terme en particulier (ou par exemple, tel que, y compris ou un autre équivalent) indique que les produits/services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie, et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (en ce qui concerne l’utilisation de en particulier, 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme à savoir (ou exclusivement ou un autre équivalent) est exclusif et restreint le champ de l’enregistrement uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Par exemple, dans le cas des produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir les matières premières de l’industrie des plastiques, seules les matières premières de l’industrie des plastiques doivent être comparées avec les produits de l’autre marque.
L’utilisation de virgules dans la liste des produits/services sert à séparer les éléments au sein d’une catégorie identique ou similaire. L’utilisation d’un point-virgule signifie une séparation entre les termes. La séparation des termes par une ponctuation différente peut entraîner des modifications de leur sens et peut conduire à une appréciation différente lorsque l’on compare les produits/services. Pour plus d’informations sur la ponctuation dans les listes de produits et de services, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.
Par exemple, dans «logiciel destiné aux machines industrielles; extincteurs» de la classe 9, l’inclusion d’un point-virgule signifie que le terme extincteurs doit être considéré comme une catégorie indépendante de produits, peu importe si l’intention était de protéger un logiciel à utiliser dans le domaine des machines industrielles et des extincteurs d’incendie.
1.5.2.1 Signification des termes figurant dans la liste de produits/services
Une fois que le libellé des produits/services à analyser a été déterminé, leur sens doit être défini.
Dans certains cas, la signification exacte est immédiatement évidente à partir de la liste des produits/services, où une description plus ou moins détaillée des produits/
services est généralement fournie. Par exemple, le libellé ceintures en tant que vêtements exclut par définition les ceintures de sécurité et les courroies industrielles.
En cas de doute sur le sens exact des termes utilisés dans la liste des produits/
services, ces termes doivent être interprétés à la fois à la lumière de la classification de Nice et d’un point de vue commercial. Par conséquent, les ceintures relevant de la classe 25 sont, en raison de leur classification, des vêtements.
Obsolète
Lorsque la signification des termes dans un contexte sémantique, commercial ou en vertu de la classification de Nice est ambiguë ou donne lieu à des doutes, le sens qu’ils ont selon la classification de Nice prévaut.
Vêtements, par exemple, renvoie à «vêtements collectivement» (Oxford Dictionaries, édition en ligne) et donc à des articles portés pour couvrir le corps, tels que les chemises, les robes, les pantalons, etc. Même si la définition que l’on trouve dans les dictionnaires généraux n’exclut pas explicitement le terme chaussures, le fait que ce dernier apparaisse dans la classification de Nice en tant qu’élément distinct dans la même classe (classe 25) mène à la conclusion que les vêtements et les chaussures ne sont pas identiques mais similaires (13/07/2004, T-115/02, ‘a’ in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).
Toutefois, cela ne signifie pas que deux indications générales d’un intitulé de classe ne peuvent jamais être considérées comme identiques. Comme indiqué ci-dessus, la structure des intitulés de classe n’est pas uniforme. Certaines indications générales incluses dans les intitulés de classe peuvent en englober d’autres.
Exemple
•
Viande et volaille (classe 29) sont identiques.1.5.2.2. Termes peu clairs et imprécis
Une analyse du libellé de la liste des produits/services est également requise lorsque le libellé ou le terme employé n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection de la marque. C’est le cas lorsqu’elles sont trop générales et recouvrent des produits/services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361,
§ 54). Dès lors, il est impossible de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits/services spécifiques qui sont effectivement désignés, étant donné que le libellé ou le terme général ne révèle en soi pas suffisamment la nature commerciale et les caractéristiques des produits/services à désigner, tels que leur destination, leur utilisation, le public pertinent visé, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent et l’origine commerciale habituelle.
Dans pareils cas, l’ Office vérifiera tout d’abord si les produits/services considérés comme peu clairs ou imprécis le sont en raison d’une traduction incorrecte de la liste originale. Le cas échéant, l’ Office prendra des mesures différentes selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la description de la MUE [indépendamment du fait que la MUE (ou la demande de MUE) constitue le droit antérieur ou la demande contestée] ou de la marque nationale ou internationale sur laquelle se fonde l’opposition. Les dispositions contenues aux points 1.5.1.1 et 1.5.1.2 s’appliquent.
Si le manque de clarté et de précision ne résulte pas d’une traduction incorrecte mais plutôt du fait que le terme en soi est peu clair ou imprécis et qu’il ne révèle pas suffisamment la nature commerciale et les caractéristiques des produits/services à désigner, et en l’absence d’une limitation (ou renonciation partielle) permettant à
Obsolète
l’Office de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection du terme peu clair ou imprécis, des mesures différentes doivent être prises selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la marque contestée ou dans la marque antérieure (voir points 1.5.2.2.1 et 1.5.2.2.2 respectivement).
Les indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice et d’autres exemples de termes et expressions manquant de clarté et de précision figurent à l’annexe 1: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.7. Les indications générales considérées comme manquant de la clarté et de la précision nécessaires ont été définies par l’Office conjointement avec les offices nationaux de l’Union européenne (voir Réseau européen des marques, dessins et modèles, Communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, version 1.1, 20/02/2014). Par ailleurs, l’exigence de clarté et de précision de la spécification des produits et services a été clarifiée dans la jurisprudence interprétant la directive sur l’harmonisation (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51;
19/06/2012; C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Par conséquent, même si la marque antérieure est un enregistrement national (ou international, ou du Benelux), l’interprétation de l’étendue de sa protection dans le cadre de procédures afférentes devant l’Office relève de la compétence de ce dernier. Ainsi, lorsque l’Office conclut qu’un terme particulier désigné par une marque nationale antérieure ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision, il appliquera les répercussions nécessaires en conséquence, tel qu’établi au point 1.5.2.2.1.
En tout état de cause, il en va de l’intérêt des titulaires de marques (demandeurs ou titulaires) de clarifier les termes peu clairs ou imprécis et, dès lors, de déterminer avec précision l’étendue de la protection – ce qu’ils peuvent faire au moyen d’une restriction explicite ou d’une renonciation partielle. Voir également les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification, paragraphes 5.3.1-5.3.3.
1.5.2.2.1 Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/
services désignés par la marque antérieure
Les termes peu clairs ou imprécis figurant dans la marque antérieure peuvent ne pas être exclus dès le départ lors de la comparaison des produits et services simplement en invoquant un manque de clarté et de précision (04/03/2020, affaires jointes C-155/18 P – C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151,
§ 134). Toutefois ces termes peuvent uniquement être pris en considération sous leur signification la plus naturelle et littérale. Les termes peu clairs ou imprécis peuvent ne pas être interprétés comme constituant une demande de produits/services qui ne peuvent pas être couverts par cette signification sans apport de précisions supplémentaires. Par conséquent, à moins que le même terme peu clair et imprécis (ou un synonyme) ne soit utilisé dans la spécification des deux marques (voir point 2.1), lorsque l’Office n’est pas en mesure de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection de termes peu clairs ou imprécis, le manque de clarté et de précision du libellé ne constitue pas un motif suffisant en soi pour présenter des arguments en faveur de l’identité ou de la similitude. Le terme peu clair ou imprécis ne
Obsolète
peut pas non plus être interprété en rapport avec d’autres produits ou services compris dans la même classe ou dans des classes différentes.
Par conséquent, alors que des termes peu clairs ou imprécis dans la marque antérieure seront comparés avec les produits/services contestés en tenant compte des facteurs de similitude (comme détaillés aux points 3.1 à 3.3), il ne saurait être conclu à aucune similitude lorsque la signification naturelle et littérale d’un terme peu clair ou imprécis ne peut être comprise pour aboutir à une coïncidence entre les facteurs pertinents de similitude avec les produits/services contestés.
Par exemple, si le terme peu clair et imprécis machines peut être compris dans sa signification naturelle comme un «équipement qui utilise de l’électricité ou un moteur pour réaliser un type de travail particulier» (Collins English Dictionary), cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, à savoir ce que les machines ou types de machines sont destiné(e)s à désigner. Les machines peuvent disposer de caractéristiques ou de finalités différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents d’aptitudes et de savoir-faire techniques pour être produites et/ou utilisées, pourraient s’adresser à des consommateurs différents ainsi qu’être vendues au moyen de canaux de distribution distincts et, dès lors, machines à «double combustion» ni à des machines «agricoles» lorsque ces qualités et méthodes d’utilisation n’ont pas été explicitement identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de sa signification naturelle et littérale. Il s’ensuit que, alors que les termes peuvent être comparés et considérés comme revêtant la même nature abstraite dans la mesure où il s’agit de machines, il ne saurait être considéré, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, qu’ils ont la même destination ou utilisation ou qu’ils sont complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme s’adressant au même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, à moins que le terme peu clair et imprécis machines fasse l’objet de précisions supplémentaires, il ne saurait être conclu à l’identité ou à la similitude des produits.
Toutefois, si un terme peu clair et imprécis est suivi d’un autre terme qui identifie expressément des produits/services au moyen d’un exemple (comme machines, en particulier machines agricoles ou services de réparation, en particulier réparation de véhicules), on peut également procéder à une comparaison de ce terme particulier (machines agricoles ou réparation de véhicules) avec les produits/services de la marque contestée [25/06/2020, T-114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 51, 53], ce qui pourrait aboutir à une coïncidence entre les facteurs pertinents de la similitude établie entre ce terme particulier et les produits/services contestés.
Obsolète
Les termes peu clairs ou imprécis de la marque antérieure peuvent également être clarifiés au moyen d’une renonciation partielle par le titulaire de la marque, ce qui facilite la comparaison avec les produits/services de la marque contestée et pourrait mener à la conclusion de l’identité ou de la similitude des produits/services comparés, sur la base des critères pertinents tels que précisés aux points 3.1 à 3.3. Si la marque antérieure est un enregistrement de marque de l’Union européenne, la renonciation (partielle) est régie par les règles établies à l’article 57 du RMUE. Pour les marques nationales, une renonciation partielle doit être soumise auprès de l’autorité compétente, qui sera responsable de déterminer si elle peut être acceptée ou non.
Par ailleurs, si une marque antérieure qui contient un terme peu clair ou imprécis est soumise à la preuve de l’usage, et que la preuve de l’usage est exigée au titre de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, les éléments de preuve produits établissant l’usage sérieux de la marque pour des produits/services spécifiques peuvent également clarifier le champ des produits/services désignés par un terme autrement peu clair et imprécis (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 70). Dans de telles circonstances, il sera procédé à une comparaison sur la base du champ spécifié des produits/services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé. Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, La preuve de l’usage, point 2.8.4.1.
1.5.2.2.2 Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/
services désignés par la marque contestée
Comme établi à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur doit désigner avec suffisamment de clarté et de précision les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est sollicitée. Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, il en va de même pour le titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
Par conséquent, à moins que le même terme peu clair et imprécis (ou un synonyme) ne soit utilisé dans la spécification des deux marques (voir point 2.1), lorsque la marque contestée contient un terme peu clair et imprécis, l’Office réouvrira l’examen de la classification de la marque au titre de l’article 33 du RMUE (ou lorsque possible et applicable au titre de l’article 193 du RMUE) et suspendra la procédure d’opposition en conséquence (27/02/2014, T-229/12, Vogue, EU:T:2014:95, § 55). Voir également les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification, point 5.5.
Le demandeur peut à tout moment clarifier un terme peu clair ou imprécis en limitant la liste de produits/services contenus dans la demande, pour autant que la spécification qui découle de ladite clarification est suffisamment claire et précise et n’élargisse pas l’étendue de la protection (article 49 du RMUE). Le titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne peut également limiter la liste de produits/
services conformément à l’article 9 bis, point iii), du protocole de Madrid. La liste restreinte fera alors l’objet d’un examen identique à celui d’une demande de MUE. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, point 6.2, et les Directives, Partie M, Marques internationales, point 3.8.