STRATÉGIES de marque à l ère des NOUVEAUX NOMS DE DOMAINE. Enquête

STRATÉGIES de marque à l’ère des

NOUVEAUX NOMS DE DOMAINE

L’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine, près de 400 déjà commercialisées, et plus de 1500 d’ici deux à trois ans, entraîne un bouleversement des pratiques des entreprises induit par une arrivée massive de réservations de noms de domaine.

Le nom de domaine (NDD)* n’est plus seulement la ressource technique qu’il fut lors de sa création au milieu des années 80. À cette époque, il s’agissait de permettre aux internautes, fort peu nombreux, d’accéder aux ressources du réseau grâce à un système alphanumérique plus simple à mémoriser qu’une adresse IP. L’explosion de l’internet grand public, puis du commerce électronique, ont rapidement fait du nom de domaine un actif numérique des entreprises, rare, convoité, disputé.

Au cours des quinze dernières années, les autorités internationales, au premier rang desquelles l’ICANN* (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) n’ont cessé de chercher à désengorger le système de nommage, et notamment la pénurie de « .com ». Plus de 20 extensions génériques ont ainsi été créées depuis 2000 pour étoffer l’offre de noms de domaine disponibles (« .biz », « .info », « .mobi »…). Dans le même temps, les extensions géographiques (« .fr », « .de », « .us ») ont également connu un développement significatif.

Depuis le milieu des années 90, les entreprises ont souvent dû constituer d’importants portefeuilles de noms de domaine, de manière empirique ou structurée, autonomes ou reflets de leurs droits de marque, dans un but défensif ou portés par une véritable stratégie.

L’ultime réforme mise en œuvre par l’ICANN a pris forme en 2008 : permettre à tout opérateur de devenir son propre registre. 500 candidatures étaient espérées, près de 2000 ont été déposées en 2012.

Désormais, nous sommes entrés dans le processus de délégation et de commercialisation progressive de ces nouveaux TLDs* (Top Level Domains).

(* voir glossaire p.31)

Préambule

CLAIMS NOTICES ENVOYÉES DEPUIS L’OUVERTURE DE LA TMCH

112 000

DES MARQUES DU CAC 40 PROTÉGÉES DANS LA TMCH*

70%

NOUVELLES EXTENSIONS DÉJÀ OPÉRATIONNELLES (PRÈS DE 1000 ENCORE À VENIR D’ICI 2016)

+ 400

ENREGISTREMENTS DE MARQUES DANS LA TRADEMARK

CLEARINGHOUSE (TMCH)

33 000

NOMS DE DOMAINE ENREGISTRÉS DANS LES NEW gTLDs

2 350 000

TMCH TMCH

.mobi extension .com.pro internet

.info domaine

.net .name

Les nouvelles extensions en chiffres

(au 20 septembre 2014)

L’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine va impacter fortement les stratégies de communication et, dans leur sillage, les politiques de propriété industrielle.

Courant 2014, nous avons interrogé nos clients sur la structure et la gestion actuelles de leurs portefeuilles de noms de domaine, ainsi que sur leur connaissance et leurs intentions au sujet du nommage internet en plein bouleversement. 255 nous ont fait parvenir leurs réponses, que nous avons analysées dans les pages qui suivent.

L’enquête réalisée tend à décrypter les pratiques des entreprises, tant en termes de gestion des actifs marques/noms de domaine, qu’en matière d’anticipation de ce nouveau programme au cours de la période transitoire d’ouverture des nouvelles extensions de noms de domaine, grandement propice à ces réflexions.

• .com : N°1 mondial avec 120 millions de NDD,

41%

du parc mondial

•

31 000

réservations en 1 journée pour le .berlin (qui compte

désormais 140 000 NDD)

• .company : 29 000 NDD / .club : 108 000 NDD / .clothing 13 000 NDD

• Arrivée dans les mois prochains des .app, .blog, .shop, .web mais aussi .london et .nyc (très attendues)

• Chaque minute, plus de 2 millions de recherches sont effectuées sur Google ; selon les statistiques,

95,3%

des internautes ne consultent pas la 2^e page de résultats, d’où l’importance de figurer à la 1^ère page, dans les 1^ers résultats.

Désignés parmi 310 candidats, les 100 pionniers du .paris ont ouvert leurs sites internet le 4 juin 2014, parmi eux :

• DS.paris

• Delsey.paris

• Fauchon.paris

• TourEiffel.paris

• LeGrandPalais.paris

• LeMuseeGrevin.paris

• Metro.paris

• Avocats.paris

Caractéristiques des entreprises répondantes

1

Représentées à plus de

35%

, les entreprises exerçant dans le secteur d’activité des services (B2B principalement) ont majoritairement répondu à l’enquête, suivies par les entreprises relevant du secteur du commerce et de l’industrie hors agroalimentaire. Avec respectivement 19,1% et 17,9%, ces entreprises largement présentes sur internet, notamment en raison de l’explosion du e-commerce dans ces secteurs, ont un intérêt dans la mise en œuvre de véritables stratégies de positionnement destinées à renforcer leur présence et promouvoir leurs offres.

Il est intéressant de noter la participation des entreprises du secteur de la construction / immobilier (6,8%) et de l’industrie agroalimentaire (5,6%), témoignage de la tendance générale au développement d’une communication en ligne quel que soit le secteur d’activité et la clientèle visée.

55%

des participants sont issus d’entreprises de moins de 49 salariés, contre 45% pour les entreprises de plus de 50, confirmant la sensibilité accrue des PME pour la protection de leurs actifs immatériels.

Dans plus d’un tiers des cas, le répondant est le gérant de l’entreprise, ce qui indique que le nom de domaine est, à l’instar des autres signes distinctifs, un sujet qui relève souvent de la décision du dirigeant.

Dans les entreprises dotées de services supports, cette compétence relève du Directeur des Systèmes d’Information* (DSI) à 8,8% ou du directeur juridique à 7,9%. Cet équilibre est particulièrement notable puisqu’il témoigne de la mutation progressive du nom de domaine dans l’entreprise : à l’origine perçu exclusivement comme une simple ressource technique, il est devenu un véritable actif immatériel, géré comme les marques ou les brevets.

Secteur d’activité

17,9 %

INDUSTRIE HORS AGROALIMENTAIRE

35 %

SERVICES AUX ENTREPRISES

4,8 %

ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE

6,8 %

CONSTRUCTION IMMOBILIER

4 %

SERVICES AUX PARTICULIERS

5,6 %

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

2 %

BANQUE ASSURANCE

3,2 %

SANTÉ, ACTION SOCIALE

Effectif de l’entreprise

<

< ²⁰

^SALARIÉS

⁵⁰

^SALARIÉS

< ²⁵⁰

^SALARIÉS

< ⁵⁰⁰

^SALARIÉS

< ²⁰⁰⁰

^SALARIÉS

<

33,7 %

DES ENTREPRISES

21,7 %

DES ENTREPRISES DES ENTREPRISES

21,7 %

6,8 %

DES ENTREPRISES DES ENTREPRISES

7,2 %

DES ENTREPRISES

8,9 %

Région de l’entreprise

NORD-PAS-DE-CALAIS

13,4 %

PICARDIE

1,6 %

AUTRES

4,2 %

POITOU-CHARENTES

2 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

2,8 %

RHÔNE-ALPES

2,4 %

LORRAINE

9,3 %

ALSACE

20,2 %

AQUITAINE

6,5 %

AUVERGNE

9,3 %

BOURGOGNE

2 %

Fonction exercée

AUTRE

MARKETING

DIRECTION

DES RESSOURCES

HUMAINES

DIRECTION

DES SYSTÈMES

DIRECTION

D’INFORMATION

29 % DIRECTION JURIDIQUE

GÉRANT

35,2 % 7,9 %

4,9 %

8,8 %

3,5 29 % %

35,7 %

COMMUNICATION

DIRECTION

2,2 %

SITE

INSTITUTIONNEL

SITE D’OPÉRATION

COMMERCIALE PONCTUELLE SITE DE VENTE

EN LIGNE 84.5

^%

84,6

^%

39,6

^%

16,8

^%

QUESTION 1 :

Quel(s) type(s) de site(s) internet votre entreprise exploite-t-elle ?

Le site institutionnel : l’incontournable vitrine des entreprises.

Sans surprise, les entreprises françaises détiennent principalement un site institutionnel, véritable enseigne virtuelle de présentation d’une société.

Lorsque plus de

84%

des entreprises indiquent exploiter un site institutionnel, seules

39%

détiennent un site de vente en ligne.

Conséquence : il en résulte un positionnement naturel de chaque entreprise sur des nouvelles extensions directement liées à leur secteur d’activité et à la clientèle visée.

Seul

1/3

des répondants opère un réseau de distribution, et de manière générale, les partenaires (franchisés, distributeurs, concessionnaires) n’utilisent pas la marque commercialisée à titre de nom de domaine pour promouvoir leur activité (79%).

Il s’agit d’une question centrale du nommage internet dans l’économie et un sujet souvent sensible dans les réseaux de distribution : en effet, les contrats de distribution doivent encadrer les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent faire usage de la ou des marques de la « tête de réseau ». L’usage à titre de nom de domaine est donc naturellement dans la ligne de ce régime.

En pratique, le sujet est souvent épineux si l’on considère que le distributeur a également l’obligation de promouvoir la marque. Or quoi de plus naturel qu’un site internet pour le faire ? On sait également avec certitude désormais qu’en matière de réseau, « il est interdit d’interdire ».

Un important contentieux judiciaire puis arbitral s’est développé autour de cette question de l’usage par les distributeurs des marques de leurs fournisseurs, avec des tendances plus ou moins protectrices des titulaires de marques.

Cette situation complexe à l’époque où le système de nommage ne comptait « que » 300 extensions doit impérativement être appréhendée dans les contrats de distribution, car demain, ce sont

1 500

^suffixes

qui seront disponibles, notamment géographiques (.paris, .bzh, .alsace, .berlin, .london, .nyc, .swiss, .africa…).

QUESTION 2 :

Exploitez-vous un réseau de distribution pour vendre vos produits et/ou services, de type franchise, partenariat, revendeur ?

Vos partenaires utilisent-ils votre marque à titre de nom de domaine ?

NO N 69, 5 % OUI 3 0,5 %

EXPLOITATION

D’UN RÉSEAU DE

DISTRIBUTION

NO N 79, 1 %

OUI 20,9 %

UTILISATION

COMME NOM DE

DOMAINE

Quel réseau de distribution ?

Votre marque est-elle utilisée en nom de domaine par les distributeurs ?

La gestion des marques est principalement assurée en interne par les entreprises. Elle est confiée à des intervenants divers, la plupart du temps non spécialisés. La conséquence est parfois une protection a minima et l’absence de stratégie à long terme sur les signes distinctifs pris dans leur ensemble. Or, l’arrivée des nouvelles extensions s’accompagne d’une nécessité : la protection réflexe des actifs essentiels (ex : marque Louboutin pour vendre des souliers, protection historique de «louboutin.

com», demain nécessité de protéger durablement «louboutin.shoes»).

Pour celles qui externalisent la gestion de leurs actifs marques (

59%

des cas), on relève qu‘elle est plutôt confiée à des conseils juridiques : Conseils en propriété industrielle (

25,5%

) ou avocats spécialisés ou non (

20%

). Enfin, il n’est pas surprenant de voir que la gestion est encore assurée de manière empirique par d'autres entités, comme par exemple des agences de communication : la protection des actifs est prise en charge au cours du processus de campagne (recherche de marque/

slogan – protection à titre de marque/nom de domaine). Cela constitue sans doute l’hypothèse dans laquelle le nom de domaine est le plus étroitement lié à la marque dans le processus de création.

QUESTION 3 :

À qui confiez-vous la gestion de vos marques ?

25,5 %

CABINET DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE CABINET

D’AVOCATS 20 %

SERVICE INTERNE À L’ENTREPRISE

41 % ^AUTRE

13,5 %

71,8 %

DES PERSONNES

SONDÉES DÉCLARENT

EN ÊTRE

CAPABLE

QUESTION 4 :

Êtes-vous en mesure d’identifier précisément l’état de votre portefeuille de noms de domaine (taille, noms de domaine le composant…) ?

Loin d’être envisagés comme de simples ressources techniques, les noms de domaine sont devenus de véritables actifs de l’entreprise. L’identification précise de l’état du portefeuille par la grande majorité des entreprises traduit la prise en compte de la valeur des noms de domaine, désormais indispensables à toute communication auprès des clients internautes.

Conséquence : il est nécessaire de détenir et d’exploiter des noms de domaine pertinents, c’est-à-dire identiques aux marques exploitées et/ou à la dénomination sociale de l’entreprise (suivant la stratégie adoptée), critère permettant aux internautes de retrouver facilement l’entreprise.

QUESTION 5 :

Êtes-vous en mesure d’identifier précisément l’état de votre portefeuille de marques ?

Les entreprises estiment bien connaître l’état de leur portefeuille de marques (

76%

) et de noms de domaine (

70%

), sans pour autant pouvoir aisément en mesurer l’impact financier sur leur budget.

À noter également : à ce jour, les répondants n’identifient pas de difficulté particulière en relation avec la gestion de leurs actifs immatériels traditionnels (marques) ou numériques (NDD).

OUI

76,2 %

PORTEFEUILLE

DE MARQUE

QUESTION 6 :

Quelle est la personne responsable de la gestion des noms de domaine dans votre entreprise ?

Cabinet de CONSEIL

EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

11,1 %

AUTRE Service interne

à l’entreprise 56,8 %

Prestataire

de noms de domaine

24,6 % PRESTATAIRE

de noms de domaine

19 %

SERVICE INTERNE à l’entreprise

57 % 5,6 %

Cabinet d’AVOCATS

5,6 %

Plus que pour les marques, la tendance est à la gestion interne des noms de domaine.

57%

des répondants confirment ainsi que les actifs numériques sont pilotés directement par des services internes de l'entreprise, loin devant l’intervention d’un prestataire dédié (type conseil en NDD, bureau d’enregistrement doté de services corporate) qui n’intervient que dans une entreprise sur cinq.

La question des noms de domaine est devenue un enjeu suffisamment important pour qu’elle soit confiée à la direction générale, dans

35 %

^{des cas.}

A défaut d’être l’apanage du dirigeant ou de ses proches collaborateurs, le nom de domaine relève de la responsabilité du marketing ou de la communication (19%), de la DSI (18%) ou de la Direction Juridique (15%), quasiment à égalité, rappelant ainsi toute la complexité du sujet. Le nom de domaine n’est plus seulement une ressource technique pilotée par l’informatique, il est devenu également un support de communication voire un actif (à prendre en compte dans les recherches d’antériorité, dans les contrats de licence et/ou de cession de droit), qu’il convient de défendre juridiquement (surveillances, précontentieux, procédures extrajudiciaires type UDRP* et autres ADR*, SYRELI*…), voire à exploiter en complément des autres signes distinctifs dans le cadre des actions d’enforcement

QUESTION 7 :

De quel service interne s’agit-il ?

Direction des systèmes d’information

18,6 %

Juridique

15,7 %

10,8 % 19,6 %

35,3 %

Direction générale

Marketing/Communication

La gestion des noms de domaine par le service marketing/communication traduit le rattachement de ces actifs à des outils de communication, de publicité.

Ces constats mettent en évidence la pertinence de rattacher la gestion des noms de domaine et du référencement sur internet au service marketing / communication, s’agissant du pôle stratégique de publicité / communication et de positionnement d’une entreprise.

QUESTION 8 :

Utilisez-vous un outil de surveillance vous permettant d’être informé de tout enregistrement d’un nom de domaine reproduisant ou imitant vos marques ?

DES ENTREPRISES

N’ONT PAS RECOURS À LA SURVEILLANCE

POUR REPÉRER LES ATTEINTES

À LEURS MARQUES

SUR INTERNET

85 %

Alors même que la surveillance constitue un outil pratique et accessible pour détecter rapidement les atteintes aux marques sur internet, ou plus généralement l’usage que font les tiers d’une marque, rares sont les entreprises à y recourir puisque seules

15%

d’entres elles indiquent avoir souscrit à une telle offre.

Pourtant la mise en place de cet outil, sous réserve qu’il soit adapté à l’activité de l’entreprise et analysé de façon pertinente, permet une réaction rapide en cas d’atteinte à une marque, gage de la limitation du préjudice engendré par la réservation frauduleuse d’un nom de domaine, qu’il soit exploité de façon contrefaisante ou fasse l’objet d’un cybersquatting passif. La réaction rapide permet également de limiter l’atteinte à l’image de la société.

L’absence d’utilisation d’un outil de surveillance des marques dans le contexte actuel de l’arrivée massive de nouveaux noms de domaine risque de retarder davantage la détection des réservations frauduleuses

QUESTION 9 :

Quelle solution préférez-vous mettre en œuvre pour défendre vos droits face à une atteinte de type cybersquatting de noms de domaine, usurpation de votre marque, contrefaçon, atteinte à l’image de votre marque ?

LE RACHAT

DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

L’ACTION JUDICIAIRE

OU EXTRAJUDICIAIRE TYPE UDRP

LE TRANSFERT

AMIABLE

AUTRE

10,6 % 7 %

56,1% 26,3 %

NON 67 %

O UI 3 3 %

MESURES

DE DÉFENSE

DE VOS DROITS 56,1%

Transfert amiable

Le transfert amiable est à juste titre la solution préférée des entreprises pour régler ces litiges, puisqu’elle a pour avantage de permettre une récupération rapide à moindre coût des noms de domaine frauduleux.

Les chances de parvenir à un transfert amiable sont augmentées en cas d’action immédiate auprès du tiers réservataire, c’est-à-dire dès la réservation du nom de domaine reproduisant ou imitant la marque.

Il est intéressant de noter que les transactions sont facilitées lorsque le nom a fait l’objet d’une évaluation sérieuse au préalable. La valorisation objective de l’actif permet aux parties de disposer d’une base saine pour négocier.

26,3%

Action judiciaire ou extrajudiciaire type UDRP

La France reste le pays qui utilise le plus les mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits de noms de domaine (ex : UDRP) derrière les Etats-Unis. Elle détient ce classement depuis près de 10 ans. Ces mécanismes de règlement alternatif des litiges existent également dans un nombre croissant de pays (ex : en France, procédure SYRELI). Ils constituent le recours naturel en cas d’échec d’une solution amiable. C’est la raison pour laquelle des procédures extrajudiciaires ont également été mises en place pour régler les litiges dans les nouvelles extensions,

LE RACHAT

DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

L’ACTION JUDICIAIRE

OU EXTRAJUDICIAIRE TYPE UDRP

LE TRANSFERT

AMIABLE

10,6 % 7 %

56,1%

26,3 %

NON 67 %

O UI 3 3 %

MESURES

DE DÉFENSE

DE VOS DROITS

Les mesures en cas de litige

QUESTION 10 :

Êtes-vous informé de l’arrivée prochaine de plusieurs centaines de nouvelles extensions de noms de domaine ?

Comment en avez-vous eu connaissance ?

Le programme des nouvelles extensions, lancé en 2008, fait l’objet d’une large couverture médiatique depuis plusieurs mois. L’actualité du nommage apparaît de plus en plus clairement comme un pivot de la gouvernance de l’internet mondial. Pour preuve, le conflit qui oppose depuis le printemps 2014 le gouvernement français à l’ICANN au sujet des projets d’extensions « .vin » et « .wine » qui ne prennent pas en compte le régime des AOC et font peser un risque élevé de détournement des appellations au détriment des producteurs. Les noms de domaine sont désormais un sujet grand public, qui touche autant les professionnels que les particuliers, toujours plus nombreux à exploiter un site internet.

En septembre 2014, les déposants français occupaient la 11^e position (30 000 dépôts) derrière un top 10 évidemment mené par les États- Unis. On notera cependant l’implication des ressortissants européens : Allemagne (2^e), Royaume-Uni (5^e), Pays-Bas (10^e).

Il est fort probable que cette tendance se confirme dans les prochains mois, et ce pour plusieurs raisons :

• Les registres de nouvelles extensions n’ont pas encore engagé d’importantes dépenses de marketing pour promouvoir leur(s) extension(s), laissant aux bureaux d’enregistrement le soin de promouvoir les nouveaux noms de domaine ; on peut s’attendre à une intensification de la publicité pour les « nouveaux TLDs » ;

• Les porteurs de projets les plus importants (Google, Amazon) n’ont pas encore commencé à exploiter leurs extensions, nul doute que leur entrée en lice donnera une nouvelle dimension aux nouveaux noms de domaine ;

• Enfin, à part AXA, aucune entreprise majeure ayant un projet d’extension n’a commencé l’exploitation de son « point ». Lorsque les marques mettront leur extension au cœur de la stratégie de communication, les nouveaux noms de domaine entreront définitivement dans les mœurs.

NON OUI

35,1 % ^{13,3 %}

23 %

CONSEIL

EXTÉRIEUR

(CPI* , AVOCAT...)

PRESSE

INTERNET PRESTATAIRES

DE NOMS DE

DOMAINE

SERVICE INTERNE

(DSI,JURISTE...)

26,6 % 70,8 %

64,9 %

NON OUI

35,1 % ^{13,3 %}

23 %

CONSEIL

PRESSE

PRESTATAIRES

SERVICE

26,6 % 70,8 %

64,9 %

Sources d ' information de l ' arrivée

des nouvelles extensions de noms de domaine

QUESTION 11 :

Envisagez-vous d’enregistrer de nouveaux noms de domaine dans le cadre de ce programme afin d’optimiser le positionnement de votre entreprise sur internet ?

OUI

55,7 %

L’OPTIMISATION DE

PROJETTENT

NOMS DE DOMAINE

LEUR POSITIONNEMENT

EN RÉSERVANT DE NOUVEAUX

NON

95 %

NE PAS AVOIR

DÉCLARENT

AU SUJET

RÉALISÉ D’AUDIT DES NOUVELLES

EXTENSIONS

Le programme des nouvelles extensions rencontre un succès certain, ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises dans le positionnement de leurs activités sur internet.

Compte-tenu de cet intérêt, il semble indispensable de poser les premiers jalons d’une politique de communication sur internet dès le lancement des nouvelles extensions et ensuite d’affiner cette politique au fur et à mesure des prévisions de sorties de chaque extension. Ce préalable permettra d’éviter qu’un nom de domaine souhaité dans une nouvelle extension ne soit d’ores et déjà réservé par un tiers.

OUI

55,7 %

L’OPTIMISATION DE

PROJETTENT

NOMS DE DOMAINE

LEUR POSITIONNEMENT

EN RÉSERVANT DE NOUVEAUX

NON

95 %

NE PAS AVOIR

DÉCLARENT

AU SUJET

RÉALISÉ D’AUDIT DES NOUVELLES

EXTENSIONS

QUESTION 12 :

Avez-vous procédé à un audit des actifs de votre entreprise relatif à l’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine ?

L’audit des actifs de l’entreprise permet de guider sa stratégie, en affinant l’analyse des exploitations futures souhaitées, compte-tenu de l’activité actuelle et conformément aux règles applicables aux déclarations auprès de la TMCH.

Cet audit peut également être réalisé en préambule d’une surveillance : il permet alors de disposer d’un état des lieux, d’une photographie des droits et de lister les actions de consolidation, voire de récupération à mettre en œuvre.

Quelques mois après l’ouverture des nouvelles extensions, trois d’entre elles dépassent les

100 000

enregistrements de noms de domaine (.xyz, berlin et .club), deux autres les 50 000 (.wang et .guru), plus de quarante sont déjà au-dessus des 10 000 enregistrements.

La déclaration auprès de la TMCH permet par ailleurs de bénéficier des Claims Notices ou service de notification, ayant pour but de prévenir un tiers qu’il s’apprête à réserver un nom de domaine identique à une marque protégée, ainsi que de prévenir le titulaire d’une marque lorsque le tiers confirme sa réservation en dépit de cette information.

Plus de 110 000 notifications ont été adressées à des tiers déposants pour les informer de l’existence de droits déclarés dans la TMCH.

QUESTION 13 :

Vous souhaitez réserver des nouveaux noms de domaine : avez-vous réalisé les démarches de déclaration de vos marques auprès de la Trademark Clearinghouse ?

Sans cette formalité de déclaration (

80%

des répondants n’y ont pas encore eu recours), il existe un risque que le nom de domaine souhaité soit d’ores et déjà réservé par un tiers plus rapide. La règle du premier arrivé seul servi demeure applicable. En effet, seule la déclaration d’une marque au sein de la TMCH permet de se voir ouvrir la période de réservation prioritaire d’un nom de domaine identique (sunrise period) pour toutes les nouvelles extensions, soit avant l’ouverture au grand public.

Pour beaucoup, la réflexion stratégique est encore en cours (

40%

^{) mais}

autant reconnaissent également une indétermination de la politique de leur entreprise sur le sujet (plus de

30%

). Or, au rythme des ouvertures d’extensions, les risques d’atteinte aux droits augmentent aussi vite que les opportunités de réserver un nom à forte valeur ajoutée s’amenuisent.

32,8 %

9,2 % 30,3 %

39,5 %

80,7 NON %

AUTRE COÛTS TROP

IMPORTANTS

RÉFLEXION

EN COURS SUR LA STRATÉGIE

INDÉTERMINATION DE LA POLITIQUE

D’ENTREPRISE

32,8 %

9,2 % 30,3 %

39,5 %

80,7 NON %

RÉFLEXION

INDÉTERMINATION

Freins à la déclaration des marques auprès de la TMCH

QUESTION 14 :

Avez-vous connaissance des nouveaux risques d’atteinte aux marques de votre entreprise sur internet face à l’arrivée massive des nouveaux noms de domaine ?

Plus de la moitié

des entreprises françaises ignore encore les risques encourus à négliger la protection des actifs immatériels dans l’univers numérique, en particulier à titre de nom de domaine.

Pourtant, plus que jamais, les nouvelles extensions constituent autant de risques de cybersquatting, typosquatting, pornsquatting, celebrity squatting, phishing et autres usurpations en tout genre. Au rythme de 3 à 4 nouvelles extensions déléguées par semaine jusqu’en 2016, les risques sont démultipliés, car si le risque de cybersquatting reste le même, c’est son ampleur qui a changé de dimension.

Les entreprises doivent intégrer la quantité d’atteintes à évaluer et conduire une analyse affinée pour mieux appréhender les risques.

Les grilles d’analyse des risques doivent évoluer pour tenir compte de l’émergence de noms très sectoriels (.clothing, .finance, .luxury…) et de l’appréciation qu’il faut y porter par rapport à un « .com » traditionnel.

Désormais, on analysera les noms de domaine dans leur globalité (radical + extension) et au regard des produits et services visés (voire réellement exploités) par la marque. L’observation des premières décisions relatives à des litiges sur des nouveaux noms montre que le risque de confusion avec la marque se fait en tenant compte du « right of the dot » (la droite du point) c’est-à-dire l’extension, alors qu’elle ne constituait auparavant qu’un suffixe technique hors du champ de l’analyse.

NON 57,4 % OUI 58 ,8 %

CONSCIENCE DES RISQUES

CONNAISSANCE DES DÉMARCHES EN CAS DE LITIGE

O UI 4 2,6 %

NO N 41, 2%

NON 57,4 % OUI 58 ,8 % CONSCIENCE

DES RISQUES

CONNAISSANCE DES DÉMARCHES EN CAS DE LITIGE

O UI 4 2,6 %

NO N 41, 2%

QUESTION 15 :

Connaissez-vous les différents moyens de vous protéger ?

Les raisons en sont diverses :

• La plupart gère désormais un portefeuille plus ou moins important d’actifs immatériels (parmi lesquels des noms de domaine).

• La France est depuis de longues années le second pays d’où provient le plus grand nombre de plaintes UDRP chaque année, derrière les États-Unis (source OMPI*).

• Les tribunaux français ont été saisis plusieurs milliers de fois depuis une vingtaine d’années pour trancher des litiges portant exclusivement ou notamment sur des noms de domaine, et le droit positif est relativement fixé aujourd’hui.

Le succès des mécanismes de règlement alternatif des litiges (notamment médiation et arbitrage) a conduit L’ICANN à mettre en place de nouvelles procédures similaires pour les nouvelles extensions, notamment l’URS.

Cette dernière est particulièrement adaptée aux cas les plus évidents de cybersquatting, et permet d’obtenir en quelques jours la suspension du

QUESTION 16 :

Dans le cadre de la politique de défense de votre entreprise, avez-vous procédé aux démarches suivantes : déclaration de vos marques dans la TMCH, souscription à une offre de veille, autres (blocage type DPML...) ?

Plus de la moitié

des entreprises (56,58%) déclare avoir mis en œuvre une ou plusieurs actions préventives pour protéger leur(s) marque(s) face à l’arrivée des nouvelles extensions (surveillance, déclaration TMCH ou blocage). On s’aperçoit que ce n’était pas forcément le cas jusqu’ici (voir question 8 p.17, en matière de surveillance de noms de domaine). Dès lors, l’évolution du nommage internet apparaît comme une occasion de mieux appréhender les actifs de l’entreprise.

Si la surveillance était déjà utile du temps où le système de nommage ne comptait que 300 extensions, elle devient aujourd’hui indispensable pour toute entreprise.

D’autant que seule une sur deux (

50%

) reconnaît avoir déclaré sa marque dans la Trademark Clearinghouse. À cela plusieurs raisons peuvent être avancées :

• Les entreprises n’ont pas forcément saisi l’intérêt de la TMCH, un mécanisme nouveau et dont les effets sont sans doute un peu limités en comparaison avec le coût qu’il engendre,

• De surcroît, il ressort clairement de plusieurs études récentes que les titulaires de marques n’ont jamais eu l’intention de faire grossir significativement leurs portefeuilles de noms de domaine en déposant en masse dans les nouvelles extensions. Accéder aux sunrise periods ne les intéresse donc pas nécessairement,

titulaires d’autres droits (dénominations sociales, AOC…) de bénéficier des périodes d’enregistrement prioritaires.

Enfin, à peine une entreprise sur trois (28,95%) a eu recours à un autre service. Par exemple en bloquant sa marque via les mécanismes privés proposés par les registres eux-mêmes, comme la DPML* (« Domain Protected Mark List ») de Donuts Inc ou Righside et les mécanismes équivalents de Minds + Machines* (MPML).

Ces services permettent d’empêcher, moyennant le paiement d’un prix forfaitaire, le dépôt d’un nom de domaine identique ou contenant une marque dans toutes les extensions gérées par un registre (par exemple, DONUTS Inc gérera à terme entre 200 et 300 extensions).

Le service peut être souscrit pour une période allant de 5 à 10 ans renouvelable et le blocage est naturellement moins coûteux qu’un dépôt dans chaque extension.

Le système connaît toutefois des limites puisqu’un tiers disposant de droits sur un signe homonyme peut surmonter le blocage et déposer un nom reprenant cette marque. Il faut également savoir qu’il n’est pas rétroactif et qu’en conséquence ne seront bloqués que les noms qui n’étaient pas

56,6 %

SOUSCRIPTION À UNE OFFRE DE VEILLE OU DE SURVEILLANCE DES ENREGISTREMENTS DE NOMS DE DOMAINE

DÉCLARATION DE VOS MARQUES DANS LA TRADEMARK CLEARINGHOUSE - TMCH

50 %

AUTRE

(BLOCAGE TYPE DPML...)

29 %

TMCH TMCH

Quels moyens de prévention ?

CONCLUSION

Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine se déploient à un rythme effréné depuis un an, processus qui se prolongera jusqu’en 2016, les enregistrements se comptent déjà en millions de noms de domaine (3 millions à ce jour). Nul doute que ces chiffres vont continuer à grossir puisque certaines des extensions les plus attendues ne sont pas encore disponibles (.book, .radio, .hotel, .vin).

Les plus sceptiques font observer que le volume des enregistrements en .com en 2014 est aussi fort que celui de tous les nouveaux gTLDs réunis.

Il faudra probablement du temps pour que les nouvelles extensions entrent pleinement dans les « mœurs » numériques. Certaines études annoncent que le point d’équilibre sera trouvé en 2020.

Il n’en demeure pas moins que cette révolution du nommage est incontournable, ne serait-ce que parce que les noms de domaine représentent désormais de véritables actifs, qui augmentent la visibilité des entreprises sur internet (ex : prise en compte dans le référencement par les moteurs de recherche).

Ce défi offre l’opportunité de repenser sa stratégie de communication sur internet, de mieux protéger et défendre sa marque.

Devant le succès rencontré par le premier « round » d’ouverture d’extensions en 2012, l’ICANN a d’ores et déjà annoncé qu’il y aurait d’autres opportunités dans les années à venir. Alors, qui seront les prochains candidats ?

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur internet) TLD Top Level Domain (domaine de premier niveau ou extension) gTLD generic Top Level Domain

ccTLD country code Top Level Domain

TMCH Trademark Clearinghouse (Base de données mondiale permettant aux titulaires de déclarer leurs droits de marque dans le cadre du programme des nouvelles extensions de l’ICANN) NDD Nom de domaine

DSI Direction des systèmes d’information

UDRP Uniform Dispute Resolution Policy (Principes directeurs de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine)

SYRELI Système de résolution de litiges applicable aux domaines relevant du .fr et autres extensions gérées par l’AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération)

URS Uniform Rapid Suspension (Nouveau mécanisme de protection des droits disponibles dans le programme des nouvelles extensions, procédure de suspension de noms de domaine) CPI Conseil en propriété industrielle

OMP Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

DPML Domain Protected Mark List (Solution permettant aux titulaires de marques de les protéger en bloquant les noms de domaine associés dans l’ensemble des extensions gérées par Donuts, Rightside et d’autres opérateurs multi-registres)

MPML Minds + Machines (Autre solution de protection des marques)

GLOSSAIRE

Contacts

Philippe BOUTRON

Directeur Associé

Concurrence - Distribution, Propriété intellectuelle Technologies de l'information

Mail : Philippe.boutron@fidal.com

Alexandre NAPPEY

Avocat – Expert Accrédité auprès de l’OMPI Concurrence - Distribution, Propriété intellectuelle Technologies de l'information

Mail : Alexandre.nappey@fidal.com www.fidal.com

www.fidal-avocats-leblog.com