Marque et nom de domaine. Cola ont en commun» «Ce que Beethoven et Coca-Cola

(1)

Katia MANHAEVE ALLEN & OVERY LUXEMBOURG 20 mars 2012

ou ou

« « Ce que Beethoven et Coca Ce que Beethoven et Coca - - Cola Cola ont en commun

ont en commun » »

Les Mardis de la Propriété Intellectuelle

(2)

1. Définition

2. Création & enregistrement 3. Protection & surveillance

La marque

(3)

« Signe distinctif qui permet de distinguer les produits/services provenant d’une entreprise déterminée de ceux provenant d’une autre entreprise »

Fonction primaire:



Garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service

Autres fonctions:



Attirer / fidéliser la clientèle



Garantir la qualité d’un produit ou service



Fonction de communication / de publicité: porteuse d’image

 Apport de valeur: élément essentiel du capital de l’entreprise

1. DEFINITION

2. FONCTION

(4)

3. CADRE LEGAL



Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle



Directive 89/104 rapprochant les législations des États membres sur les marques



Règlement (CE) n

°

207/2009 sur la marque communautaire



Arrangement de Madrid et Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques



Jurisprudence



Convention de Nice sur la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques



Accord ADPIC (TRIPS) sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (OMC)



Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

(5)

Marque

≠

Dénomination sociale

Marque

≠ Nom commercial

Marque

≠

Nom de domaine

Lipton, Magnum, Cif, Iglo, Axe

≠ Unilever N.V.

Bofferding

≠

Brasserie Erika

Cactus

≠

www.cactus.lu

4. ATTENTION A LA TERMINOLOGIE …

Marque

≠ Appellation

d’origine

Galbani

≠

Parmigianoreggiano

(6)

1. Définition

2. Création & enregistrement

3. Protection & surveillance

La marque

(7)

Marque Benelux Marque internationale Marque communautaire Marque nationale

1. CHOIX DU TERRITOIRE

Il faut déterminer pour quel territoire on souhaite protéger une marque



Incidence sur le droit applicable



Incidence sur le choix des marques: disponibilité, langues étrangères, …



Activité actuelle / activité future: « réserver » sa marque

Obligation d’usage

(8)

2. CHOIX DES PRODUITS / SERVICES



Principe de la spécialité, marques renommées



Classification administrative (Arrangement de Nice):

 Couverture large ou spécifique ?

ex: classe 8: « Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs » -> inclut « tondeuses pour le bétail »

 Description claire et précise: énumération des produits/services spécifiques ou produits/services de base (C-307/10)



Activité actuelle / activité future: « réserver » sa marque: Obligation d’usage

Il faut désigner les produits / services pour lesquels une protection par la marque est souhaitée

(9)

3. CHOIX DU SIGNE



Peuvent constituer des marques:

« Tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les

services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »

Certains (types de) signes ne peuvent de par

la loi pas constituer des marques

Les signes doivent être disponibles

(10)

3. CHOIX DU SIGNE

Marque verbale Marque (semi-) figurative

MICROSOFT HERTZ

COCA-COLA

LADY GAGA

LUXAIR

« Signes susceptibles d’une représentation graphique » : quelques exemples …

GEOX

FNAC

(11)

3. CHOIX DU SIGNE

Marque de forme

Mais: exclusion de signes constitués exclusivement par la forme

(i) qui est imposée par la nature

même du produit, (ii) qui donne une valeur substantielle

au produit ou (iii) qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

Cependant: autres formes de protection possibles: modèle, droits d’auteur, concurrence déloyale, ...

(C-48/09) (T-508/08)

(12)

3. CHOIX DU SIGNE

Marque de couleur Marque auditive



Indiquer un code d’identification

internationalement reconnu (ex: n

°

RAL)



Marché spécifique



Exigence d’une représentation graphique claire, durable, objective …

ex: portée musicale

ex: fichier sonore format MP3 et sonagramme

 Rugissement d’un lion (Metro-Goldwyn-Mayer)

 AAaaaaah-i-ah-i-aaaah-i-ah-i-ah !

(Bruxelles, 8 juin 2011)

(13)

3. CHOIX DU SIGNE

Marque de mouvement Marque olfactive

 «Odeur de l’herbe fraîchement coupée» (balles de tennis)

 «Exigences de représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, une description, le dépôt d’un échantillon ou une combinaison de ces éléments »

(arrêt Sieckmann, C-273/00)

(14)

Office Benelux de la PropriétéIntellectuelle (OBPI) / Office de l‘Harmonisation dans le marché Intérieur (OHMI) peuvent refuser d‘enregistrer une marque lorsqu‘ils considèrent que:

(a) La marque est de nature à tromper le public (nature, qualité, provenance géographique des produits / services) ex: «WineOh!»refusépour boissons non-alcooliques

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT

(b) La marque est contraire aux bonnes mœurs ou àl’ordre public

ex: ancien blason soviétique: marque communautaire refusée pour être contraire àl’ordre public en Hongrie, Lettonie et République tchèque (T-232/10)

ex: « screw you »: admis pour préservatifs et jouets sexuels, refusépour lunettes de soleil et boissons alcooliques (R 495/2005-6)

4.1 Motifs absolus de refus d’enregistrement

(T-336/08)

(c) La marque est dépourvue de caractère distinctif (pas d’indication d’origine commerciale, formule promotionnelle, signes décoratifs, slogan publicitaire)

ex: «Real People, Real Solutions»refusépour services informatiques (T-130/01)

(15)

(d) La marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ( = énumération non-limitative de signes descriptifs)



Pour être refusée, il suffit qu’une signification parmi d’autres de la marque soit descriptive (ex: Win DVD

Creator: T-105/06)



Pour être refusée, la marque doit être composée exclusivement d’un ou plusieurs signes descriptifs du produit / service

-> solution: rajouter un élément distinctif (ex: Ice Tea / Lipton Ice Tea)



Analyse à faire pour chaque produit / service et en fonction du territoire

questions linguistiques (marques communautaires) (ex: « Ellos » pour chaussures pour hommes)



Possibilité d’acquisition du caractère distinctif par usage (ex: « Rice Krispies », « Chocovit »)



La jurisprudence peut être très divergente

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT

(16)

Marques refusées Marques enregistrées

PARCELFACTORY

(distribution de marchandises, paquets)

EUROCOOL

(entreposage de marchandises réfrigérées)

CHOCO4YOU

(produits de chocolat)

ELEVATORSHOP

(ascenseurs et services d’installation)

FUNDMARKET

(services financiers)

EUROHYPO

(services financiers)

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT

(revêtements de sol)

(17)

(e) Marques de forme: exclusion de signes constitués exclusivement par la forme(i) qui est imposée par la nature même du produit, (ii) qui donne une valeur substantielleau produit ou (iii) qui est nécessaireàl’obtention d’un résultat

technique

(f) La marque est constituée de ou contient des reproductions ou imitations d’emblèmesd’Etat, signes officielsde contrôle et emblèmes d’organisations gouvernementales (liste OMPI)

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT

(C-208/08) (T-127/02)

(18)

Une marque demandée peut être refusée à l’enregistrement àla demande du titulaire d’une marque (ou d’un autre droit) antérieure = la marque doit être disponible sinon: risque de procédure d’oppositiondevant l’office d’enregistrement

exemples de risques de confusion exemples de risques de confusion ::

4.2 Motifs relatifs de refus d’enregistrement

(a) Cas les plus courants:

 Signes identiques pour des produits / services identiques

ex: Lancôme (cosmétiques) / Lancôme (crèmes, gels, marques à usage cosmétique)

 Signes similaires / identiques pour des produits / services similaires / identiques + risque de confusion dans l’esprit du public

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT

CALIDA

(chaussures)

(Division d’opposition)

HELLA

(boissons non alcooliques, boissons énergétiques)

(boissons non alcooliques, limonades, …)

(T-522/10) (vêtements)

(19)

– Signes similaires / identiques – Produits / services différents – Marque renommée antérieure

– Risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit / porte préjudice au caractère distinctif ou àla renommée de la marque antérieure

ex: MERCEDES (refusée pour produits de nettoyage)

ex: VIAGUARA (boissons alcoolisées et non alcooliques) refusée suite

à opposition par VIAGRA (produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires) (T-332/10)

– Marque antérieure non enregistrée ou autre signe utilisédans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

– Si certaines conditions sont remplies dans la législation du pays de la marque ou du signe concerné(-> possibilité d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente)

ex: nom commercial antérieur

(b) En outre, pour les marques communautaires:

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT



Attention !

Appréciation territoriale: Pour empêcher l’enregistrement d’une marque communautaire:

l’existence d’une marque antérieure dans un seul pays suffit

(20)

(21)

Avant de déposer un signe comme marque :

 Vérifier la disponibilité: recherche d’antériorités (marques, dénominations sociales, noms commerciaux)

 Vérifier son aptitude àêtre enregistréecomme marque

 Réfléchir àla protection souhaitée (territoire, produits/services)

Si pas disponible ou situation pas claire :

 Analyse des risques

 Accord de coexistence

 Changement de signe Récapitulatif

4. OBSTACLES A L’ENREGISTREMENT

(22)

5. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT

Dépôt OBPI / OHMI

Refus motifs absolus Opposition

Décision OBPI / OHMI Décision OBPI / OHMI

Marque refusée

Marque acceptée

Marque refusée Marque

acceptée Marque enregistrée

±4/6 mois(OBPI)

±8/12 mois (OHMI)

Appel OBPI: Cour d’appel La Haye, Bruxelles, Luxembourg

Appel OHMI: Chambres d’appel OHMI, Tribunal U.E. Luxembourg Marque acceptée

(23)

6. LA MARQUE ENREGISTREE

6.1 Etendue du droit

Droit exclusif sur un signe pour un produit / service déterminédans un territoire déterminé

6.2 Durée

10 ans àpartir du dépôt, renouvelable sans limite

6.3 Droits conférés

(a)Interdiction de faire usagedans la vie des affaires

 d’un signe identique pour des produits / services identiques

 d’un signe identique / similaire pour des produits ou services identiques / similaires s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public

 d’un signe identique / similaire pour des produits ou services différents, si la marque antérieure a une renommée et que l’usage risque de tirer indûment profit ou de porter préjudice au caractère distinctif ou àla renommée de la marque antérieure

 d’un signe àdes fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif risque de tirer indûment profit ou de porter préjudice au caractère distinctif ou àla renommée de la marque antérieure (= spécifique au Benelux)

(24)

(b)Opposition / Demande en annulation d’une marque postérieure (c)Mesures de réparation

 dommages et intérêts

 cession du bénéfice

 destruction des marchandises

 publication du jugement

(d)Accorder des licences / constituer des sûretés, etc.

Respect de la marque d’autrui

: la bonne foi n’est pas une excuse !

6. LA MARQUE ENREGISTREE

6.4 Limites

Ne permet pas d’interdire àun tiers d’utiliser dans la vie des affaires:

 son nom ou son adresse

 la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit (ex: accessoires / pièces détachées)

 droit antérieur de portée locale

 …

(25)

1. Définition

2. Création & enregistrement

3. Protection & surveillance

La marque

(26)

(a) Utiliser la marque et documenter l’usage de la marque



éviter le risque de perte pour non-usage (obligation d’usage: 5 ans)



prouver la renommée / le caractère distinctif de la marque

(b) Veille de marques nouvellement déposées / de signes utilisés

(c) Agir contre l’usage / l’enregistrement d’une marque ou d’un signe similaire par autrui pour des produits / services similaires

(d) Attention ! Demandes en annulation / interdictions d’usage restent possibles après l’enregistrement de votre marque

CONSEILS PRATIQUES

(27)

1. Définition

2. Caractéristiques 3. Choix

4. Conflits

Nom de

domaine

(28)

= traduction de l’adresse IP / identification d’un site internet

= composé d’une racine et d’une extension

« Représentation alphanumérique d’une adresse

numérique IP (Internet Protocol) permettant à un utilisateur de se connecter à un site web »

ex: www.allenovery.com > 192.168.0.1

1. DEFINITION

(29)

1. Définition

2. Caractéristiques

3. Choix 4. Conflits

Nom de

domaine

(30)

 Unicité: premier venu, premier servi

 Différents niveaux

– Noms de domaine de premier niveau génériques (gTLD: .com, .info, .org, .edu, …):

-> nouveau: . brand, .generic-specific, .geographic(.nike, .ibm, .bank, .paris) – Noms de domaine de premier niveau géographique (ccTLD: .lu, .fr, .ch, .eu, …) – Noms de domaine de deuxième niveau (ex: www.gouvernement.lu)

 Gestionpar des «gestionnaires de domaine »:

– ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

– Délégation àdes bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registry) pour les suffixes géographiques (ex: Restena pour .lu) et génériques (ex: Verisignpour .com) – Agent d’enregistrement (registrar)

 Soumis àdes restrictions/ règles locales(ex: Charte Restena, conditions générales registrar) –pas de législation spécifique

 Protection àdurée indéterminée(àcondition de renouveler !)

2. CARACTERISTIQUES

(31)

1. Définition

2. Caractéristiques

3. Choix

4. Conflits

Nom de

domaine

(32)

3. CHOIX

 Différentes extensions / noms de domaine – activité future

 Nom de domaine doit être disponible (principe d’unicité)

 La disponibilité peut être vérifiée en ligne -> Vérification littérale (lettre par lettre)

ex1. luxinnovation.lu > «158.64.1.23,2001:a18:1::23»

ex2. luxinnovations.lu > «non-enregistré»

 Enregistrement d’un nom de domaine peut violer des droits de tiers -> Vérification existence autres droits antérieurs

ex: noms commerciaux, marques, …

 Protégez votre nom de domaine par d’autres droits: marque

(33)

3. CHOIX

(34)

3. CHOIX

(35)

1. Définition

2. Caractéristiques 3. Choix

4. Conflits

Nom de

domaine

(36)

4. CONFLITS

4.1 Problèmes

(a) Cybersquatting

Activitéqui consiste àenregistrer un nom de domaine dans le but de le revendre, d’en tirer profit ou de causer préjudice à un tiers (usurpation)

Certains cybersquattersredirigent le trafic vers leur propre site web ex: «Kichechef»(TA Lux. 23 avril 2008)

(b) Conflit « classique»

Opposition d’un droit antérieur (marque, nom commercial …) àun nom de domaine

ex: marque «Phytolux»/ phytolux.lu –phytolux.com (TA 22 novembre 2007) : interdiction d’usage ex: marque «Autoccasion»/ autoccasion.lu (TA Lux. 16 novembre 2007) : annulation marque !

ex: nom de domaine (e.a.) luxembourg-shopping.lu / (e.a.) luxembourgshopping.lu (Arrêt réf. 26 février 2002) : pas d’interdiction

(37)

4. CONFLITS

4.2 Recours

(a) Procédure uniforme de résolution de litiges (UDRP)

 Essentiellement noms de domaine génériques (.com, .net, .orgetc.)

 Procédure administrative contractuellement prévue lors de l’enregistrement du nom de domaine

 Plainte auprès d’institutions de règlement des litiges agréée par l’ICANN

 Conditions:

 nom de domaine enregistréest similaire au point de prêter à confusion àla marque du requérant

 titulaire du nom de domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime au nom

 nom de domaine a étéenregistréet est utiliséde mauvaise foi

 Sanctions:

 transfert du nom de domaine

 radiation du nom de domaine

ex: volvoconcept.com, legolandhotels.org, swarowskioutlet.net (b) Recours auprès du bureau d’enregistrement

 Courrier (circonstancié) au bureau d’enregistrement

 Effet éventuel: gel du nom de domaine litigieux: impossibilitépour le titulaire de transférer jusqu’àla résolution du litige (cf. conditions générales)

 En pratique: parfois problématique sauf intervention d’une décision judiciaire

Conseil pratique: faire constater le site litigieux

par un huissier (constat spécial)

(38)

Objectif(entre autres): voir interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signeidentique ou similaire (s’il y a risque de confusion) àla marque pour des produits identiques ou similaires + dommages / intérêts

Conditions

–Ressemblance entre la marque et le nom de domaine –Usage dans la vie des affaires

–Ressemblance des produits et services concernés –Risque de confusion dans esprit du public

Objectif

Action en cessation, protection du nom commercial, de la dénomination sociale, d’un signe distinctif

Conditions

–Ressemblance entre signe et nom de domaine –Risque de confusion dans l’esprit du public –Situation de concurrence

Objectif

–Action en cessation, dommages/intérêts Conditions

–Faute, dommage, lien de causalité

4. CONFLITS

ACTION

EN CONTREFAÇON DE MARQUE

ACTION

EN CONCURRENCE DÉLOYALE

ACTION EN RESPONSABILITE

(c) Recours judiciaires

(39)

Marques et noms de domaine:

éléments essentiels du capital de

l’entreprise

(40)

1. MARQUES ET NOMS DE DOMAINE: VALEUR ESSENTIELLE DANS LES ENTREPRISES

Les noms de domaine les plus onéreux 1 -insure.com : $16 millions (2009) 2 -sex.com : $14 millions (2006) 3 -fund.com : $9.99 millions (2008) 4 -porn.com : $9.5 millions (2007) 5 -business.com : $7.5 millions (1999) 6 -diamond.com : $7.5 millions (2006) 7 -beer.com : $7 millions (2004) 8 -israel.com : $5.8 millions (2004) 9 -casino.com : $5.5 millions (2003) 10 -toys.com : $5.1 millions (2009)

2. ACTES D’EXPLOITATION



Vente



Licence



Gage / sûreté

(41)

3. ARTICLE 50BIS LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

Exonération de 80% des revenus nets positifs dégagés par

Droits d’auteur sur logiciels

Brevets

Dessins / modèles

Marques

Noms de domaine

Revenus visés

Revenus perçus àtitre de rémunération pour la concession de l’usage d’un DPI (licences d’exploitation –pas sur ventes directes)

Plus-values réalisées lors de la cession d’un DPI

Conditions

Acquisition / constitution DPI après 31/12/2007

Pas d’acquisition d’une sociétéassociée

Attention aux contrats: répartition des redevances

(42)