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Contrat de licence et faillite: quelle protection du preneur de licence ?
DE WERRA, Jacques
DE WERRA, Jacques. Contrat de licence et faillite: quelle protection du preneur de licence ? Expert Focus , 2017, vol. 17, no. 8, p. 474
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E X P E RT FO C U S 2017 | 8
L’arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2016 du 15 septembre 2016 confirme qu’un preneur de licence de marque qui n’a pas inscrit la licence au registre des marques ne peut pas faire valoir cette licence à l’encontre du tiers qui a acquis la marque dans la faillite de la société titu- laire de celle-ci.
Contrat de vente d’actifs. Le litige ayant conduit à cet arrêt trouve sa source dans un contrat de vente d’actifs (Asset Pur- chase Agreement, APA) conclu le 9 décembre 2009 par lequel une société vendeuse (A AG) qui était active dans le domaine de l’édition a transféré à une société acheteuse une marque
«D» (et d’autres actifs de propriété intellectuelle) conjointe- ment avec ses activités d’édition en matière d’architecture et de design. Dans cette transaction, A AG a toutefois conservé une activité d’édition dans les domaines «Science, Techno- logy, Medicine» (STM) pour laquelle elle s’est vue octroyer une licence exclusive non limitée dans le temps pour l’usage de la désignation «D» seulement en lien avec des publications dans les domaines STM [1].
Une action judiciaire en violation des droits sur la marque. L’acheteuse de la marque «D» a ensuite transféré tous ses droits et obligations découlant du contrat de vente (notamment la marque «D») à une société fille qui est par la suite tombée en faillite (le 6 mars 2012). Par contrat du 24 avril 2012, la marque a alors été acquise dans le cadre de cette fail- lite par une autre société (C GmbH) conjointement avec les ac- tivités d’édition en matière d’architecture et de design. Deux jours après la conclusion de ce contrat (soit le 26 avril 2012), la société ayant initialement vendu la marque (soit A AG) a re- quis l’inscription de la licence exclusive au registre suisse des marques auprès de l’Institut suisse de la propriété intellec- tuelle, requête qui a été rejetée par décision du 21 janvier 2013.
Le 23 mai 2013, C GmbH, en sa qualité de titulaire de la marque «D», a intenté devant les tribunaux compétents de Bâle-Ville une action judiciaire contre A AG en violation des droits sur sa marque qui visait en substance à faire interdire
à A AG tout usage de la marque en lien avec des activités d’édi- tion. A AG s’est opposée à cette action en faisant notamment valoir le bénéfice de la licence de marque découlant de l’APA.
Pas de protection du preneur de licence. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a donné raison à C GmbH en confirmant que le contrat de licence ne confère qu’un droit relatif en fa- veur du preneur de licence à l’encontre du donneur de li- cence et ne lui confère ainsi aucun droit (réel) sur la marque qui serait opposable aux tiers. Seule l’inscription d’une li- cence au registre des marques a le potentiel de protéger le pre- neur de licence à l’encontre d’un tiers acquéreur de celle-ci, cette inscription ayant alors un effet constitutif. Le Tribunal fédéral constatant ainsi que la licence n’a pas été inscrite au registre des marques, cette licence n’est pas opposable à la so- ciété acquéreuse (soit C GmbH).
Importance et portée de cet arrêt. Cet arrêt est important à plusieurs titres. Il montre tout d’abord les difficultés qui peuvent résulter de transactions commerciales par lesquelles des parties conservent un usage parallèle de mêmes signes distinctifs. Il rappelle ainsi la récente affaire «von Roll», qui a donné lieu à deux arrêts du Tribunal fédéral [2], dans la- quelle les parties à une opération de spin-off avaient convenu que chacune d’elles pouvait continuer à utiliser les termes
«von Roll» à certaines conditions. Cet arrêt montre aussi l’avantage de l’inscription d’une licence au registre du droit concerné, inscription qui avait en l’espèce été très tardive- ment sollicitée – sans succès – par la preneuse de licence. Il fait ainsi écho à un autre arrêt récent du Tribunal fédéral rendu en matière d’inscription d’une licence de brevet [3]
dans lequel le Tribunal fédéral a tranché que la licence ne pouvait pas être inscrite sans l’aval de la donneuse de licence.
Cette jurisprudence démontre enfin les risques courus par les preneurs de licence en cas de faillite du titulaire du droit de propriété intellectuelle faisant l’objet de la licence, risques auxquels les preneurs de licence (et leurs conseillers juri-
diques) doivent être très attentifs. n
Notes: 1) La clause litigieuse du contrat de vente concerné (Asset Purchase Agreement) comportait ainsi à son art. 12 (intitulé: «Business Name, Trade- marks and Domain Names») que «12.2 The Purchaser herewith grants an exclusive and royalty free license tothe Vendor entitling the Vendor to use the trade name ‹D›, however, only within the scope of the publishing of STM publications for an unlimited period of time». 2) Arrêts 4A_553/2014 et 4A_467/2015. 3) ATF 135 III 656.
CONTRAT DE LICENCE ET FAILLITE: QUELLE PROTECTION DU PRENEUR DE LICENCE ?
J A C Q U E S D E W E R R A
JACQUES DE WERRA, PROFESSEUR, FACULTÉ DE DROIT, UNIVERSITÉ DE GENÈVE,
VICE-RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, GENÈVE
